21 W (pat) 41/05

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 41/05 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am 28. April 2009 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 44 11 871.6-54 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2009 unter Mitwirkung des - 2 - Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart - 3 - beschlossen: Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 K des deutschen Patent- und Markenamts hat die am 6. April 1994 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Elektro- nisch modulierbare thermische Strahlungsquelle und Verfahren zur Herstellung derselben" durch Beschluss vom 18. März 2005 zurückgewiesen. Der Zurückwei- sungsbeschluss, dem die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 15 vom 19. Dezember 2002 lediglich mit einem korrigierten Schreibfehler im Anspruch 1 zugrunde lagen, war damit begründet worden, dass der Gegenstand des Patent- anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tä- tigkeit beruhe. Der Antrag der Anmelderin, hilfsweise eine Anhörung durchzufüh- ren, wurde mangels Sachdienlichkeit abgelehnt. In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2009 über die Beschwerde ge- gen den Zurückweisungsbeschluss hat die Anmelderin erklärt, die Anmeldung zu- rückzunehmen und nur noch beantragt, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. - 4 - Mit Schriftsatz vom 13. Februar 2009 hat die Anmelderin gegenüber dem DPMA die Patentanmeldung zurückgenommen. II. 1. Das Beschwerdeverfahren ist nur noch hinsichtlich des Antrags auf Rückzah- lung der Beschwerdegebühr anhängig. Mit ihrer in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung, nur noch den im Beschwerdeschriftsatz gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr weiter zu verfolgen und die Anmeldung zurücknehmen zu wollen, hat die Anmel- derin zum Ausdruck gebracht, dass sie ihr Beschwerdebegehren in der Hauptsa- che nicht weiterverfolgt, also die Beschwerde insoweit zurückgenommen. 2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann auch angeordnet werden, wenn die Anmeldung oder die Beschwerde zurückgenommen wird (§ 80 Abs. 4 PatG; vgl. ergänzend Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 80 Rdnr. 113 Satz 2 und Keuken- schrijver/Busse, PatG. 5. Aufl. (2003), § 80 Rdnr. 133). Die Billigkeit der antragsgemäßen Zurückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich vorliegend daraus, dass die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung abge- lehnt hat, ohne dass die von ihr dafür genannten, oder auch andere Gründe dies rechtfertigen könnten. Zur Frage der Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhand- lung im Prüfungsverfahren hat der 7. Senat in seiner Leitsatzentscheidung 7 W (pat) 57/03 vom 22. Juni 2005 (BPatGE 49, 111 = Mitt. 2005, 554 = BlPMZ 2006, 66 (LS) – Anhörung im Prüfungsverfahren) im Leitsatz ausgeführt: "Widerspricht der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und beantragt zugleich, für den Fall des Fortbestehens der Be- - 5 - denken der Prüfungsstelle, die Anberaumung einer Anhörung, ist die Anhörung in der Regel sachdienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden." Nach Auffassung des 7. Senats ist bei einem solchen Verfahrensstand eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, in- dem der Anmelderin und dem Prüfer die Möglichkeit geboten ist, ihre gegensätzli- chen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern und ggfls. zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelan- gen. In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des 34. Senats vom 16. April 2007 (34 W (pat) 6/07), in der er unter Hinweis auf die o. g. Entscheidung des 7. Senats sowie auf eine weitere des 34. Senats vom 31. August 2006 (34 W (pat) 4/03) festgestellt hat, dass er die Durchführung einer Anhörung in jedem Verfahren grundsätzlich für sachdienlich ansieht. Darüber hinaus weist der 34. Senat explizit daraufhin, dass seine von Prüfern oft herangezogene Entscheidung vom 7. Oktober 1975 (34 W (pat) 93/74, BPatGE 18, 30 = BlPMZ 1976, 138) in Teilen überholt ist. Diesen Auffassungen schließt sich der entscheidende Senat ausdrücklich an. Dies stellt kein Abrücken von seiner bisherigen Rechtsprechung dar, denn der Ent- scheidung vom 12. Dezember 2006 (21 W (pat) 14/05), in der die Anhörung aus- nahmsweise für nicht sachdienlich erachtet wurde, lag ein völlig anderer Sachver- halt zugrunde. Auch der vorliegend von der Prüfungsstelle zur Begründung der Ablehnung der beantragten Anhörung genannten Entscheidung des 23. Senats vom 22. Oktober 1998 (23 W (pat) 35/97) lag ein nicht vergleichbarer Sachverhalt zu- grunde, da dort – zur Wahrung des rechtlichen Gehörs – ein weiterer Prüfungsbe- scheid erlassen worden war. - 6 - Im vorliegenden Fall leidet das Prüfungsverfahren angesichts der grundsätzlichen Sachdienlichkeit einer Anhörung an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbe- handlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden. Dr. Winterfeldt Hartlieb Dr. Morawek Bernhart Pü