21 W (pat) 48/09

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 48/09 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 15. Mai 2014 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2007 046 453.5-35 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 15. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vor- sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, der Rich- ter Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth beschlossen: 1.) Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2.) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. - 2 - G r ü n d e I Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 046 453.5 ist am 28. September 2007 mit der Bezeichnung „Simulationsverfahren und Simulations- system“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 16. April 2009 offengelegt worden. Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften D1 WO 03/096255 A2 D2 EP 1 657 677 A1 in Betracht gezogen worden. Mit Beschluss vom 23. Januar 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B die Anmeldung auf der Grundlage des ursprünglichen Anspruchs 1 zurückgewiesen. In der Begründung ist ausgeführt worden, dass das im Anspruch 1 angegebene Verfahren dem Patentschutz wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit nicht zugänglich sei. Ferner könne dahinstehen, ob die Druckschrift D1 allein oder in Kombination mit der Druckschrift D2 den Gegenstand des Anspruchs 1 nahele- ge. Die hilfsweise beantragte Anhörung sei nicht sachdienlich. - 3 - Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die mit Schriftsatz vom 28. Mai 2009 beantragt: - den Zurückweisungsbeschluss vom 23. Januar 2009 aufzuhe- ben und die Anmeldung zur weiteren Sachprüfung an die Prü- fungsstelle zurückzuverweisen, - hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen, - zusätzlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Mit Schriftsatz vom 8. März 2010 hat ein Dritter weitere sechs Druckschriften zum Stand der Technik eingeführt, unter anderem die Druckschrift: D3 BUTZ, Torsten, et. al.: Pre-and Intra-operative Planning and Simulation of Percutaneous Tumor Ablation. In: Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention- MICCAI 2000. Springer, Berlin Heidelberg, 2000, S. 317-326. Mit Schriftsatz vom 29. April 2014 hat die Anmelderin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen; im Termin ist sie - wie angekündigt - nicht er- schienen. Der geltende, ursprünglich eingereichte Anspruch 1 lautet gegliedert: M1 Simulationsverfahren zur Simulation eines Ablationsprozes- ses in einem Gewebevolumen M2 auf Basis von mit einem bildgebenden System akquirierten Bilddaten (BD) des Gewebevolumens, M3 wobei aus den Bilddaten (BD) ein Zielgewebe (1) identifiziert wird und - 4 - M4a zu diesem Zielgewebe (1) M4b auf Basis von hinterlegten Ablations-Modelldaten (MO) M4 ein Prozess-Modell der zu erwartenden Ablationsentwicklung M4c in Abhängigkeit von definierten und/oder definierbaren Prozess-Parametern (PA) (M4) generiert wird. Wegen des nebengeordneten Patentanspruchs 20 und der übrigen Patentansprü- che sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II 1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache ist die Beschwerde nicht begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann. 2. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]) ein Simulationsverfahren zur Simulation eines Ablationsprozesses in einem Gewebevolumen auf Basis von mit einem bildgebenden System akquirier- ten Bilddaten des Gewebevolumens. Weiterhin betrifft sie ein Simulationssystem zur Simulation eines Ablationsprozesses in einem Gewebevolumen. - 5 - Die Ablation von Gewebe in einem Gewebevolumen dient üblicherweise der Ent- fernung von krankhaften Gewebeteilen, beispielsweise von bösartigen Tumoren. Bei der Ablation erfolgt die Zerstörung entweder durch „Vergiften“ des Gewebes, zum Beispiel durch lokale Injektion von Alkohol oder Zytostatika, durch lokale Käl- tetherapie, das heißt durch Vereisen, oder durch lokale Hitzetherapie, das heißt durch „Verkochen“ (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]). Für die Hitzetherapie ist neben der Laserablation die Hochfrequenz-Ablation be- kannt. Hierbei wird unter Verwendung von bildgebenden Verfahren eine als Anten- ne wirkende Sonde in den Tumor eingebracht. Die eingebrachte Hochfrequenz- strahlung zerstört das Gewebe in der unmittelbaren Umgebung der Sonde, abhän- gig von der zugeführten Leistung und der Einschaltdauer des Systems. Diese Pa- rameter werden - basierend auf Messreihen aus Experimenten - anhand der Tu- morgröße vorab eingestellt. Ist der zu behandelnde Tumor größer als die maximale Therapiereichweite, so wird mit mehreren Sonden gleichzeitig gearbeitet. Alterna- tiv dazu kann die Sonde nacheinander an mehreren Positionen im Tumor aktiviert werden. Die Zielsetzung dieses Eingriffes ist es, das Tumorgewebe komplett zu zerstören, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu beeinträchtigen. Hierbei müs- sen die Planungsdaten, z. B. Größe, Position und Form eines Tumors, und die Möglichkeiten des thermischen Verfahrens aufeinander abgestimmt werden. Je- doch erfolgt dies derzeit meist intuitiv, die Qualität schwankt entsprechend der Er- fahrung des Behandlungspersonals (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]). - 6 - Die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens ist aufgrund zweier technischer Schwie- rigkeiten begrenzt. Erstens verliert das Gewebe mit zunehmender Hitzeeinwirkung die Eigenschaft, Wärme zu leiten, so dass im Verlauf der Therapie die Reichweite der Ablation zunehmend geringer wird. Zweitens gehen Experimente, auf denen die Therapie basiert, von einer homogenen Wärmeausbreitung von der Sonde in das umgebende Gewebe aus. Bewegte Flüssigkeiten, wie zum Beispiel die Lym- phe in den Lymphbahnen oder das Blut in den Blutgefäßen, führen jedoch zu einer lokalen Wärmeabfuhr und damit dort zu einem schwer voraussehbaren und daher üblicherweise reduzierten Therapieerfolg (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004]). Berücksichtigt man diese Schwierigkeiten und zieht in Erwägung, dass der Erfolg eines operativen Eingriffs entscheidend von der Erfahrung der behandelnden Per- son abhängt, so ist es besonders wünschenswert, ein Simulationsverfahren bereit- zustellen, mit welchem unter möglichst realitätsnahen Voraussetzungen eine Simu- lation eines Ablationsprozesses der eingangs beschriebenen Art durchgeführt wer- den kann (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0005]). Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0006]) zugrunde, ein entsprechendes Simulationsverfahren bereitzustellen. Weiterhin soll ein für das Simulationsverfahren geeignetes Simulationssystem zur Verfügung ge- stellt werden. Als hier zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Medizintech- nik mit Universitätsstudium an, der als Systemingenieur sowohl auf dem Gebiet der Bilddatenverarbeitung bei bildgebenden, medizinischen Systemen als auch auf dem Gebiet der HF-Hyperthermie-Ablation über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügt und dabei eng mit einem, diese Ablationen durchführenden Chirurgen zu- sammenarbeitet. 3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterfällt nicht dem Patentierungs- schluss nach § 2a PatG. - 7 - Die Prüfungsstelle hatte die Anmeldung zurückgewiesen, da ihrer Meinung nach das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 dem Patentschutz wegen mangelnder ge- werblicher Anwendbarkeit nicht zugänglich sei. Es weise nämlich im Merkmal M3 den Verfahrensschritt auf, wonach „aus den Bilddaten (BD) ein Zielgewebe (1) identifiziert“ werden soll, und richte sich damit an den diagnostisch und schließlich therapeutisch tätig werdenden Arzt. Dagegen ist der Senat jedoch davon überzeugt, dass der Gegenstand des Patent- anspruchs 1 nicht unter den Patentierungsschluss nach § 2a PatG fällt. Aus der ursprünglichen Beschreibung ergibt sich nämlich, dass der Patentan- spruch 1 ein Verfahren zum Gegenstand hat, bei dem ein Ablationsprozess, also eine Hitzebehandlung von Zielgewebe in einem auf einem Rechner, durchgeführt, so dass es sich hierbei um die Auswertung und/oder Verarbeitung von Bilddaten handelt. Auch die übrigen Merkmale im Patentanspruch 1 kennzeichnen das Simulations- verfahren näher, wobei mit Simulation das Generieren eines Prozess-Modells für eine Ablation gemeint ist, ohne dass dabei das Simulationsverfahren tatsächlich in einen realen Ablationsprozess im Gewebevolumen des Patienten im Sinne eines chirurgischen Eingriffs am Menschen eingreift. Auch die Voraussetzungen eines diagnostischen Verfahrens sind nicht gegeben. Damit betrifft der Patentanspruch 1 letztlich ein Datenverarbeitungsverfahren zur Verarbeitung von Bilddaten und weiteren Daten (beispielsweise aus einer Daten- bank), das nicht unter den Patentierungssausschluss nach § 2a PatG fällt und das zudem auch nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen ist, weil es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst (BGH GRUR 2010, 613-616 - Dynamische Dokumentengenerierung). - 8 - 4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist jedoch in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann (§ 34 Abs. 4 PatG). Bei dieser Beurteilung müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Erfindung benötigt, nicht im Patentanspruch enthalten sein; es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (BGH GRUR 2003, 223-226 – Kupplungsvorrichtung II). Dem Fachmann braucht also im Patentanspruch nicht in allen Einzelheiten vorgeschrieben zu werden, was er zu tun hat. Es reicht aus, wenn dem Fachmann die entscheidende Richtung an- gegeben wird, in der er - ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit, aber auch ohne am Wortlaut zu haften, allein auf Grund seines dem Durchschnitt ent- sprechenden Fachwissens - mit Erfolg weiterarbeiten und die jeweils günstigste Lösung auffinden kann. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn es sich als erfor- derlich erweist, zur Ermittlung der günstigsten Lösung noch Versuche anzustellen, sofern diese das übliche Maß nicht überschreiten und keine erfinderischen Überle- gungen erfordern (BGH GRUR 1972, 702-707 - Wasseraufbereitung, BGH GRUR 1968, 311, 313 - Garmachverfahren). Jedoch ist ein Vorschlag, den ein Durchschnittsfachmann nur mit großen Schwierigkeiten und nicht oder nur durch Zufall ohne vorherige Misserfolge praktisch verwirklichen kann, wenn er den von einem Patent angestrebten Erfolg erreichen will, keine ausreichend offenbarte technische Lehre (BGH GRUR 1980, 166-169 - Doppelachsaggregat). Abschließend ist also eine Erfindung dann ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (BGH GRUR 2010, 916-918 - Klammernahtgerät). Diesen Rechtsgrundsätzen folgend genügt die vorliegende Anmeldung nicht den an sie zu stellenden Anforderungen. - 9 - Das beanspruchte Verfahren nach Anspruch 1 will ein Prozess-Modell der zu er- wartenden Ablationsentwicklung generieren (M4), und zwar - zu einem Zielgewebe (M4a) - auf Basis von hinterlegten Ablations-Modelldaten (M4b) - in Abhängigkeit von definierten/definierbaren Prozess-Parame- tern (M4c). Das Simulationsverfahren geht demnach zunächst von Ablations-Modelldaten aus. Den Begriff „Ablations-Modell“ erläutert die Beschreibung dabei wie folgt (siehe Abs. [0048]): Ein durch Messreihen generiertes Ablationsmodell (Schritt V.), bei- spielsweise auf Basis von Erfahrungswerten aus real durchgeführ- ten Ablationen oder von sonstigen Gewebeuntersuchungen, wird bereitgestellt und in der Folge mit dem segmentierten Zielgewebe überlagert (Modellüberlagerung; Schritt VI.). Das Ablationsmodell und/oder die hierfür benötigten Daten können z. B. von den Her- stellern der Ablationssonden zur Verfügung gestellt werden, die die erforderlichen Untersuchungen und Tests in der Regel ohnehin durchführen. Nähere Angaben darüber, wie ein Ablationsmodell aussehen könnte, sind ebenso wenig angegeben wie ein Beispiel für ein von einem Hersteller von Ablationsson- den zur Verfügung gestelltes Ablationsmodell. Soweit der Fachmann in Verbin- dung mit seinem Fachwissen ein Ablationsmodell als ein Gewebevolumen ver- steht, das sich in Versuchen von realen Ablationen unter bestimmten Bedingun- gen ergeben hat, wird ein Ablationsmodell dadurch gekennzeichnet sein, dass es zum Einen von, diese Bedingungen repräsentierenden Daten abhängt und zum Anderen in seinen Eigenschaften von wieder anderen Daten charakterisiert wird, - 10 - wobei diese beiden Daten gemeinsam sich unter die „Ablations-Modelldaten“ sub- sumieren lassen. Des Weiteren zieht das Simulationsverfahren auch bestimmte Prozess-Parameter heran, die vorab definiert und/oder definierbar sind. Um nun anhand dieser Ausgangsdaten (Ablations-Modell, Prozess-Parameter) ei- ne Simulation durchzuführen mit dem Ziel ein Prozess-Modell einer zu erwarten- den Ablation zu generieren, ist es im Sinne einer vollständigen Offenbarung ge- mäß § 34 Abs. 4 PatG erforderlich, dass in der Anmeldung beispielsweise For- meln, Gleichungen, Algorithmen, Diagrammen, Kennlinien o. ä. offenbart werden, die einen Zusammenhang herstellen zwischen vorgegebenen, aber nicht näher beschriebenen Ablations-Modelldaten und definierbaren und/oder definierten Pro- zess-Parametern. Da aber die Anmeldung weder eine der obigen Möglichkeiten nutzt noch andere Angaben enthält, die geeignet wären, einen funktionalen Zu- sammenhang zwischen Prozess-Parametern und Daten von Ablationsmodellen aufzuzeigen, fehlen in der gesamten Anmeldung die notwendigen Informationen, die den Durchschnittsfachmann befähigen würden, das beanspruchte Simulations- verfahren ohne eigenes erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierig- keiten auszuführen. Auch für den einfachsten Fall der Simulation werden keinerlei Zusammenhänge zwischen Prozess-Parametern und Daten von Ablationsmodellen dargelegt. Viel- mehr stellen sich hier die Fragen, ob mit „die zugeführte Energie“ die Art der Ener- gie oder die Energiemenge gemeint ist und welche Dimension „die Energie“ hat. Insbesondere ist hier fraglich, ob die „Energie“ in der Einheit „Joule“ oder eher in der Einheit „Watt“ anzugeben ist. In dem zitierten Absatz hängt nämlich der Ra- dius von der „Energie“ und der Einwirkungsdauer ab, so dass der Fachmann im Hinblick auf die physikalische Grundformel „Energie = Leistung mal Zeit“ geneigt ist anzunehmen, dass entgegen dem Wortlaut der Beschreibung wohl nicht die Energie in Joule, sondern eher die Leistung in Watt gemeint ist. - 11 - Dieser Offenbarungsmangel besteht auch bei einer Betrachtung der Ausführungen in den Abs. [0051] bis [0054] der Beschreibung in Verbindung mit den Fig. 5 bis 7, die den einfachsten Fall einer Simulation weiter ausbilden. Die dortigen Ausfüh- rungen stellen darauf ab, dass ein (zusammengesetztes) Prozess-Modell für ein Zielgewebe mit einem beliebigen Raumvolumen dadurch generiert werden soll, dass einzelne kugelförmige Ablationsbereiche kombiniert werden, so dass das Vo- lumen des Zielgewebes möglichst genau ausgefüllt wird. Zwar mag hier das Be- stimmen der Eintragungsorte, d. h. der Mittelpunkte der kugelförmigen Ablations- bereiche, als Berechnung einer Simulation dem Fachmann auf der Grundlage der das Zielgebiet enthaltenden Bilddaten noch als bekannt zuzuschreiben sein, so stellt sich auch hier das Problem, wie der Radius jeweils im Rahmen einer Simula- tion einzustellen ist. Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann, erfüllt die Patentanmeldung nicht die Anforderungen des § 34 Abs. 4 PatG, was zur Zurück- weisung der Beschwerde führt. Aufgrund der Antragsbindung fallen damit notwendigerweise auch der Nebenan- spruch 20 und die übrigen Unteransprüche (vgl. BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektri- sches Speicherheizgerät). 5. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, wenn bei ord- nungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Be- schwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110, § 73 Rdn. 124, 125). - 12 - So ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn ein schwerwiegen- der Verfahrensverstoß vorliegt, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, insbe- sondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also möglicher- weise anders gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte a. a. O., § 73, Rdn. 132, 135). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht hier der Billigkeit, da die Durchführung der von der Anmelderin beantragten Anhörung sachdienlich gewe- sen wäre (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG). Eine einmalige Anhörung ist grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 46 Rdn. 8 sowie BPatG, Beschluss vom 28. April 2009 – 21 W (pat) 41/05 m. w. N.). Sie ist immer sach- dienlich, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn eine mündliche Erörterung eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinander- setzung verspricht. Die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur in Be- tracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (vgl. Schulte a. a. O., § 46, Rdn. 9). Die Prüfungsstelle hat im Zurückweisungsbeschluss die beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt, ohne dafür nähere Gründe zu nennen. Objektive Gründe, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhörung rechtfertigen können, sind jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere gab die Anmelderin keinen Anlass für die Vermutung, durch die beantragte Anhörung das Verfahren lediglich verzögern zu wollen. Vielmehr hat die Anmelderin in ihrer Eingabe auf den Erstbescheid zur Sa- che Stellung genommen und ihre Bereitschaft erklärt, im weiteren Verfahren Ände- rungen vornehmen zu wollen, sowie ihren Bedarf nach weiterer Erörterung klar zum Ausdruck gebracht. Bei einem solchen Verfahrensstand mit fortbestehenden Meinungsverschiedenhei- ten ist eine Anhörung sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem der Anmelderin und dem Prüfer die Möglichkeit gegeben ist, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern, etwa bestehende Differenzen auszuräumen und so eventuell zu einem Einvernehmen bezüglich ei- - 13 - ner gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen. Dabei ist eine Anhörung in der Regel auch dann sachdienlich, wenn der Anmelder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prü- fungsstelle gegen das Patentbegehren widerspricht und keine geänderten Patent- ansprüche vorgelegt werden (vgl. BPatGE 49, 111 - Anhörung im Prüfungsverfah- ren). Damit leidet das Prüfungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbe- handlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden. III Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus- übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens aus- drücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergan- gen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Ver- fahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 14 - Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse- nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge- reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab- lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden. Dr. Häußler Hartlieb Veit Schmidt-Bilkenroth Pü