21 W (pat) 45/09

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 45/09 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 24. Januar 2012 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2008 011 014.0-35 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Kätker, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 011 014.0-35 ist am 25. Februar 2008 mit der Bezeichnung "Medizinisches Kissen" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Die Offenlegung ist am 10. September 2009 erfolgt. Zum Stand der Technik hat die Prüfungsstelle folgende Druckschriften genannt: D1 DE 84 11 550 U1 D2 DE 100 52 193 A1 D3 DE 10 2005 006 775 A1 D4 US 4 870 666 D5 US 2008/0009713 A1. In der ursprünglichen Beschreibung der Anmeldung sind ferner noch die Druck- schriften D6 DE 10 2005 028 746 A1 D7 Nagel, M.; Hoheisel, M.; Petzold, R.; Kalender, W.; Krause, U.: Needle and catheter navigation using electromagnetic tracking for computer-assisted C-arm CT interventions. In: Medical Imaging 2007: Visualization and Image-Guided Pro- - 3 - cedures, edited by Kevin R. Cleary, Michael I. Miga, Proc. of SPIE, Vol. 6509. URL: http://dx.doi.org/10.1117/12.709435 zitiert worden. Mit Eingabe vom 28. November 2008 hat die Anmelderin u. a. geänderte Patent- ansprüche eingereicht und auf deren Grundlage die Erteilung eines Patents, hilfs- weise die Anberaumung einer mündlichen Anhörung beantragt. Mit Beschluss vom 28. Januar 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B die Anmeldung zurückgewiesen, da ihrer Meinung nach der Gegenstand des am 28. November 2008 eingereichten Anspruchs 1 gegenüber dem aus der Druck- schrift D1 bekannten Stand der Technik nicht erfinderisch sei. Im Übrigen hat die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung für nicht sachdienlich erachtet. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. In der mündlichen Verhandlung vom 24. Januar 2012 beantragt die Anmelderin: den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den am 13. Januar 2012 eingegangenen Ansprü- chen 1 bis 17, den am 1. Dezember 2008 eingegangenen Be- schreibungsseiten 3-4b, 6, im Übrigen (Beschreibungsseiten 1, 2, 5, 7 bis 11; Zeichnung Fig. 1 und 2) mit den ursprünglich einge- reichten Unterlagen zu erteilen, hilfsweise das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung ein- gereichten Ansprüchen 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag, im Übrigen gemäß Hauptantrag zu erteilen. - 4 - Der danach geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet gegliedert (Änderun- gen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 sind markiert): Anspruch 1 gemäß Hauptantrag: M1 Medizinisches Kissen (20), aufweisend M2 - wenigstens einen röntgenpositiven und/oder M3 wenigstens einen elektromagnetischen Marker (22, 23), M4 wobei der wenigstens eine elektromagnetische Marker (23) wenigstens vier, relativ zueinander räumlich verschieden ausgerichtete Empfangsspulen aufweist, sowie M5a - ein weiches, M5b unter einer Gewichtskraft eines Patienten (P) nachgiebiges und sich zumindest teilweise an die Körperoberfläche des Patienten (P) anpassendes M5 Füllmaterial (24), M6 wobei das Füllmaterial (24) derart in dem Kissen (20) ange- ordnet ist, dass es sich bei Verwendung des Kissens (20) zwischen der Körperoberfläche des Patienten (P) und dem wenigstens einen röntgenpositiven und/oder dem wenigs- tens einen elektromagnetischen Marker (22, 23) befindet, M7 und wobei das Füllmaterial (24) ein formbarer und/oder elastischer Schaumstoff oder eine gelförmige Flüssigkeit ist. - 5 - Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet gegliedert (Änderungen gegenüber dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sind markiert): Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag: M0 Einrichtung umfassend M0a ein C-Bogen-Röntgengerät (2), M0b ein elektromagnetisches Navigationssystem (11) und M1’ ein medizinisches Kissen (20), welches aufweist M2 - wenigstens einen röntgenpositiven und M3 wenigstens einen elektromagnetischen Marker (22, 23), M4 wobei der wenigstens eine elektromagnetische Marker (23) wenigstens vier, relativ zueinander räumlich verschieden ausgerichtete Empfangsspulen aufweist, sowie M5a - ein weiches, M5b unter einer Gewichtskraft eines Patienten (P) nachgiebiges und sich zumindest teilweise an die Körperoberfläche des Patienten (P) anpassendes M5 Füllmaterial (24), - 6 - M6 wobei das Füllmaterial (24) derart in dem Kissen (20) ange- ordnet ist, dass es sich bei Verwendung des Kissens (20) zwischen der Körperoberfläche des Patienten (P) und dem wenigstens einen röntgenpositiven und dem wenigstens ei- nen elektromagnetischen Marker (22, 23) befindet, M7 und wobei das Füllmaterial (24) ein formbarer und/oder elastischer Schaumstoff oder eine gelförmige Flüssigkeit ist, M8 und wobei das Kissen (20) ein Interface (30) zur elektri- schen Kontaktierung des wenigstens einen elektromagneti- schen Markers (23) aufweist, und M9 wobei die Einrichtung dazu ausgelegt ist, mit Hilfe des Kis- sens (20) eine Registrierung des Navigationssystems (11) und des C-Bogen-Röntgengeräts (2) durchzuführen und/oder das Kissen (20) als Referenzsystem bei einer Ka- theternavigation zu verwenden, und M10 wobei der wenigstens eine röntgenpositive Marker (22) Blei aufweist. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. - 7 - II 1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat insoweit Erfolg, als sie zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt. Sie ist aber nicht begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 weder in der Fassung des Hauptantrags noch in der Fassung des Hilfsantrags als patentfähig, da er jeweils auf keiner erfinderischen Tätigkeit be- ruht. 2. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift, Abs. [0001] - [0004]) ein medizinisches Kissen zur Unterstützung einer Navigation eines medizinischen Objektes im Körper eines Patienten. Bei minimal-invasiven Eingriffen werden medizinische Instrumente in den Körper eines Patienten einge- führt, die dann optisch für einen den Eingriff durchführenden Arzt nicht mehr sicht- bar sind. Zur Navigation des Instrumentes im Körper des Patienten muss dieses daher in geeigneter Weise für den Arzt in Bildinformationen visualisiert werden. Fortschritte in der 3D-Röntgenbildgebung erlauben dabei inzwischen 3D-Abbildun- gen von Organen und auch von Instrumenten, welche sich im Körper eines Lebe- wesens befinden. Wie in der Beschreibungseinleitung weiter (siehe Offenlegungsschrift, Abs. [0006] - [0008]) ausgeführt wird, ist im Aufsatz "Needle and catheter navigation using electromagnetic tracking for computer-assisted C-arm CT interventions" (= Druck- schrift D7) ein elektromagnetisches Navigationssystem beschrieben, mit dem die Position und Orientierung eines medizinischen Instrumentes ermittelt werden kann. Ferner weist dieses System ein "registration panel" mit fünf Röntgenmarkern und einem elektromagnetischen Sensor zur Verbesserung der Genauigkeit der Or- tung von Instrumenten und zur Verbesserung der Ermittlung der Koordinatentrans- formationen zwischen einem Bildkoordinatensystem eines CT-Geräts und dem dem Bildkoordinatensystem zugeordneten Navigationssystem auf. Das "registra- tion panel", das nicht nur zur Registrierung, sondern auch als Referenzsystem - 8 - während der Navigation von Instrumenten verwendet wird, hat den Nachteil, dass es für den Patienten unbequem ist und bei längeren Eingriffen Druckstellen bzw. Druckverletzungen am Patienten auftreten können. Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe (siehe Offenlegungsschrift, Abs. [0009]) zugrunde, diese Beeinträchtigungen des Patienten möglichst zu vermeiden. 3. Zum Hauptantrag: 3.1 Die Patentansprüche 1 bis 17 nach Hauptantrag sind zulässig. Der Patentan- spruch 1 umfasst die Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1, 3 und 11, wobei lediglich noch im Merkmal M1 das Bezugszeichen eingefügt und in den Merkmalen M2 und M6 die den röntgenpositiven und den elektromagnetischen Marker verknüpfende Konjunktion von "und/oder" nach "und" geändert wurde. Der Patentanspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Patentanspruch 2, wobei auch hier die Worte "und/oder" durch "und" ersetzt wurden. Die Patentansprüche 3 bis 9 entsprechen den ursprünglichen Patentansprüchen 4 bis 10, die Patentansprü- che 10 bis 17 den ursprünglichen Patentansprüchen 12 bis 19. 3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 mag zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann, einen Diplom-In- genieur der Fachrichtung Medizintechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Kon- struktion und Entwicklung von Vorrichtungen auf dem Gebiet der bildgestützten Navigation von Instrumenten bei operativen Eingriffen, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D7 ergibt. Die Druckschrift D1 betrifft (siehe Seite 1 Zeilen 8-26) ein Diagnostikgerät für die Erzeugung von Schichtbildern eines Aufnahmeobjektes mit einer Lagerstatt, mit einer Messanordnung zur Bildung von Messsignalen, die von der Stoffverteilung im Aufnahmeobjekt abhängen, und mit einem Rechner zur Berechnung von Bild- punktinformationen der untersuchten Körperschicht aus den Messsignalen. Insbe- - 9 - sondere handelt es sich dabei um einen Computertomographen. Um nun einen automatischen Selbstabgleich des CT-Systems und eine quantitative Auswertung von Transversalschichtbildern zu ermöglichen, sind Referenzkörper mit bekannten Schwächungskoeffizienten vorgesehen. Die Referenzkörper werden bei der Ab- tastung des Patienten in einem Computertomographen automatisch mit abgetastet und im Querschnittsbild wiedergegeben, wodurch eine Referenzmessung bei in Körpernähe positionierten Referenzkörpern möglich ist. Die Druckschrift D1 schlägt nun vor (siehe Seite 3 Zeilen 4 - 10), dass die Referenzkörper in Lage- rungskissen für den Patienten angeordnet sind. Demnach werden Lagerungskis- sen, die für die Lagerung des Patienten an sich ohnehin bereits vorhanden sind, in einfacher Weise mit Öffnungen versehen, in die die Referenzkörper einbringbar sind. Die Ausführungsbeispiele (siehe Fig. 1, 2; Seite 4 Zeilen 8-26) zeigen Lage- rungskissen 9, 10, 15, 16 (= Merkmal M1) mit ein oder mehreren Referenzkör- pern 11, 12, 17, 18 (= Merkmal M2), die im Inneren des Lagerungskissens (= Merkmal M6) vorgesehen sind. Die Referenzkörper 11, 12 weisen bekannte Schwächungskoeffizienten auf und werden demgemäß im Bild auf dem Sichtge- rät 8 wiedergegeben. Die Kissen bestehen aus Schaumstoff (= Merkmal M5, M5a, M7), der, wie der Figur 1 zu entnehmen ist, unter dem Körpergewicht des Patien- ten 4 nachgibt (= Merkmal M5b). Auf diese Weise werden die Referenzkörper gleichzeitig gegen den Körper abgepolstert. Zwar dienen die in der Druckschrift D1 genannten Referenzkörper primär nicht der Ortung oder Positionsbestimmung wie die röntgenpositiven Marker gemäß Merk- mal M2 des Gegenstands des Anspruchs 1, sondern ermöglichen mit ihren be- kannten Schwächungskoeffizienten eine geräteunabhängige Normierung; damit sind sie aber allemal auch als "röntgenpositiv" anzusehen. Letztlich kommt es auf diesen Unterschied nach der Überzeugung des Senats aber gar nicht an, denn die Druckschrift D1 lehrt vorrangig, Referenzkörper gleich welcher Art, die aus techni- schen Gründen nahe am Patientenkörper liegen müssen, vorteilhafterweise in ein Kissen einzubringen. Dadurch werden die Referenzkörper im Röntgenbild mit dem - 10 - interessierenden Körperbereich wiedergegeben und gleichzeitig gegen den Pa- tientenkörper abgepolstert. Auch wenn die Druckschrift D1 ein Kissen mit Referenzkörpern für ein im Ver- gleich zum Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung bereits technisch überholtes CT-System vorschlägt, wird sich der Fachmann diesen Grundgedanken auch bei einem neuartigen System mit entsprechend neuartigen Referenzkörpern, wie es aus der Druckschrift D7 bekannt ist, zunutze machen. So beschreibt die Druckschrift D7 (siehe Bezeichnung) ein System zur Nadel- und Katheter-Navigation für computergestützte operative Eingriffe unter CT-Bildge- bung. Dieses System umfasst zum Einen ein C-Bogen-Röntgen-CT-Gerät (siehe Abstract, Seite 2 vorletzter Abs., Fig. 1 rechts unten, Seite 3 dritter Abs.), zum An- deren ein Nadel- und Katheter-Ortungssystem (siehe Seite 2 letzter Abs. bis Sei- te 3 erster Abs.) mit einem Feldgenerator, der im Operationsgebiet ein elektro- magnetisches Wechselfeld erzeugt. Dieses Feld induziert Spannungen in Spulen, die in dem vom Operateur geführten Instrument (Nadel, Katheter) eingebaut sind. Diese induzierten Spannungen werden vom Ortungssystem gemessen, woraus die Position und Orientierung des Instruments im Raum berechnet wird. Um nun eine bildgestützte Navigation des Instruments zu ermöglichen, sind das CT-Gerät und das Ortungssystem miteinander gekoppelt. Ferner muss eine Bild-zu-Patien- ten-Registrierung zwischen dem bildgebenden C-Bogen-Röntgen-CT-Gerät und dem Ortungssystem vorgenommen werden. Dazu ist (siehe Seite 3 zweiter Abs.) ein Registrierungspanel ‚registration panel’ vorgesehen, das während des CT- Scans unter den Patienten gelegt wird. Dieses Registrierungspanel weist fünf Marker, die im CT-Bild automatisch detek- tiert werden können (= Merkmal M2), und einen Sensor mit sechs Freiheitsgraden, der vom Ortungssystem detektierbar ist (= Merkmale M3, M4), auf. - 11 - In der Druckschrift D7 wird weiter ausgeführt, dass (siehe Seite 3 Abs. 2) das Re- gistrierungspanel nicht nur zur Registrierung, sondern auch als Referenzsystem für die Führung von medizinischen Instrumenten während der Operation verwen- det wird. Überdies wird (siehe Seite 4 Abs. 2) zur Reduzierung von Patientenbe- wegungen eine Patienten-Fixierungseinrichtung eingesetzt. Dabei wird eine luftge- füllte, weiche Matratze vakuumiert, wodurch die Matratze fest wird und den Patien- ten sicher auf dem OP-Tisch fixiert. Zur Vorbereitung des Eingriffs wird (siehe Sei- te 4 Abs. 4) der Patient auf dem OP-Tisch platziert, das Registrierungspanel unter den Patienten gelegt und schließlich der Patient mit der Fixierungseinrichtung im- mobilisiert. Aus der Tatsache, dass während des gesamten Eingriffs der Patient auf dem Re- gistrierungspanel aufliegt und zudem noch immobilisiert wird, entnimmt der Fach- mann der Druckschrift D7 ohne Weiteres, dass das Registrierungspanel mit den auf Seite 3 Abs. 2 angegebenen Maßen und dem in der Fig. 1 gezeigten kantigen Gehäuse gegen den Körper drückt, was zu Druckstellen bis hin zu leichten Druck- schmerzen führen kann. Um hier nun für Abhilfe zu sorgen, wird der Fachmann das gegen den Körper drü- ckende Registrierungspanel abpolstern und dieses gemäß der Lehre der Druck- schrift D1 in ein Kissen einbringen, womit er auf naheliegende Weise zum Gegen- stand des Anspruchs 1 gelangt. 3.3 Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag nicht patentfä- hig ist, fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch die auf den Pa- tentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 17 nach Hauptantrag (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). - 12 - 4. Zum Hilfsantrag: 4.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ergänzt worden um - die Merkmale M0 und M0a, die in der ursprünglichen Beschrei- bung auf Seite 7 Zeilen 1 - 6 (siehe Abs. [0027] und [0028] in der Offenlegungsschrift) offenbart sind, - das Merkmal M0b, das in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 8 Zeilen 1 - 2 (siehe Abs. [0031] in der Offenlegungs- schrift) offenbart ist, - das Merkmal M8, das in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 10 Zeilen 12 - 17 (siehe Abs. [0039] in der Offenlegungs- schrift) offenbart ist, - das Merkmal M9, das in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 10 Zeilen 28 - 35 (siehe Abs. [0042] in der Offenlegungs- schrift) offenbart ist, - und das Merkmal M10, das im ursprünglichen Anspruch 10 of- fenbart ist. Das geänderte Merkmal M1’, wonach das medizinische Kissen nun Teil der bean- spruchten Einrichtung ist, kann im Hinblick auf die ursprüngliche Beschreibung auf Seite 8 Zeilen 28 - 33 (siehe Abs. [0033] in der Offenlegungsschrift) als offenbart angesehen werden. Der Patentanspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Patentanspruch 2, wobei die Worte "und/oder" durch "und" ersetzt wurden. Die Patentansprüche 3 bis 8 ent- sprechen den ursprünglichen Patentansprüchen 4 bis 9, die Patentansprüche 9 bis 10 den ursprünglichen Patentansprüchen 12 bis 13 und die Patentansprü- che 11 bis 15 den ursprünglichen Patentansprüchen 15 bis 19. - 13 - Auch wenn die oben aufgezählten, im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ergänz- ten Merkmale M0, M0a, M0b, M8, M9 und M10 an sich in den ursprünglichen Un- terlagen offenbart sind, hat der Senat Bedenken an der Zulässigkeit des Patentan- spruchs 1. Dessen Gegenstand weicht nämlich von dem ab, was der Fachmann den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, insbesondere dem ursprünglichen An- spruch 1, der ursprünglichen Bezeichnung, den geschilderten Nachteilen beim Stand der Technik und der sich daraus ergebenden Aufgabe (siehe Offenlegungs- schrift, Abs. [0008] und [0009]) und der Beschreibung des Ausführungsbeispiels (siehe Offenlegungsschrift, Abs. [0025] und [0033]) als zur Erfindung gehörend entnimmt. 4.2 Ob aber nun der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag zulässig ist, kann letztlich dahinstehen, weil sein Gegenstand auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht. Wie bereits ausgeführt wurde, ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech- nik gemäß den Druckschriften D1 und D7. Diese Bewertung trifft auch auf den Ge- genstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag zu, da seine zusätzlichen Merkma- le M0, M0a, M0b, M8 und M9 ebenfalls aus der Druckschrift D7 bekannt und das noch verbleibende zusätzliche Merkmal M10 dem Wissen und Können des Fach- manns zuzuschreiben sind. So umfasst das aus der Druckschrift D7 bekannte System zur Nadel- und Kathe- ter-Navigation für computergestützte operative Eingriffe unter CT-Bildgebung näm- lich - ein C-Bogen-Röntgen-CT-Gerät (siehe Abstract, Seite 2 vorletz- ter Abs., Fig. 1 rechts unten, Seite 3 dritter Abs.) (= Merk- mal M0, M0a), - ein Nadel- und Katheter-Ortungssystem (siehe Seite 2 letz- ter Abs. bis Seite 3 erster Abs.) (= Merkmal M0b) und - 14 - - ein Registrierungspanel mit 5 im CT-Bild automatisch detektier- baren Markern (= Merkmal M2) und einem vom Ortungssystem detektierbaren Sensor mit sechs Freiheitsgraden (= Merkma- le M3, M4). Wie bereits ausgeführt wurde, sind in den vom Operateur geführten Instrumenten (Nadel, Katheter) Spulen eingebaut (siehe Seite 2 letzter Abs. bis Seite 3 ers- ter Abs.). Zur Berechnung von Position und Orientierung des Instruments im Raum werden die durch das elektromagnetische Wechselfeld in den Spulen indu- zierten Spannungen vom Ortungssystem gemessen. Hierzu wird nun in der Druck- schrift D7 weiter ausgeführt, dass die Instrumente über eine Sensorschnittstellen- einheit SIU an eine Steuerschnittstelle angeschlossen sind, die wiederum aufbe- reitete Navigationsdaten an einen seriellen Anschluss des Navigationssystems lie- fert. Zu Beginn des Eingriffs wird (siehe Seite 4 Abs. 6) das gewünschte Instru- ment der sterilen Verpackung entnommen und an das Navigationssystem ange- schlossen. Auf gleiche Weise wird auch der im Registrierungspanel befindliche Sensor vom Ortungssystem detektiert, so dass der Fachmann der Druckschrift D7 selbstver- ständlich entnimmt, dass dazu das Registrierungspanel eine geeignete Schnittstel- le (= Merkmal M8) aufweisen muss, damit es ebenso an das Navigationssystem angeschlossen werden kann. Dieses Registrierungspanel ist (siehe Seite 3 zweiter Abs.) für die Bild-zu-Patien- ten-Registrierung zwischen dem bildgebenden C-Bogen-Röntgen-CT-Gerät und dem Ortungssystem, die miteinander gekoppelt sind, vorgesehen; es dient aber auch als Referenzsystem für die Führung von medizinischen Instrumenten wäh- rend der Operation (= Merkmal M9). - 15 - Damit sind neben den Merkmalen M2, M3 und M4 auch die zusätzlichen Merkma- le M0, M0a, M0b, M8 und M9 aus der Druckschrift D7 bekannt, was der Vertreter der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt hat. Was schließlich das noch verbleibende zusätzliche Merkmal M10 anbelangt, wird in der Druckschrift D7 ausgeführt, dass (siehe Seite 3 zweiter Abs.) die im Re- gistrierungspanel befindlichen und im CT-Bild automatisch detektierbaren Rönt- gen-Marker einen Durchmesser von 4,5 mm haben. Aufgrund seines physikali- schen Grundwissens weiß der Fachmann, dass Blei einen sehr hohen Schwä- chungskoeffizienten hat und sich daher als Absorber für Röntgenstrahlen sehr gut eignet. Entsprechend ist die zum Schwächungskoeffizienten indirekt proportionale Halbwertsdicke bei Blei sehr gering. Entsprechend wird der Fachmann ganz selbstverständlich Blei als Material für die Röntgen-Marker gemäß Merkmal M10 einsetzen, damit sich diese bei möglichst geringem Durchmesser dennoch scharf und deutlich vom Patientenkörper abgrenzen, wodurch letztlich die in der Druck- schrift D7 angegebene automatische Detektion der Röntgen-Marker im CT-Bild erst möglich wird. Damit beruht nach Überzeugung des Senats der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag auf keiner erfinderischen Tätigkeit, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D7 in Ver- bindung mit dem Wissen und Können des Fachmanns ergibt. 4.3 Da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht patentfähig ist, fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch die auf den Pa- tentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 nach Hilfsantrag (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). - 16 - 5. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Billigkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich vorliegend bereits daraus, dass die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung abgelehnt hat, ohne dass sie dafür ir- gendwelche Gründe genannt hat. Die bloße Feststellung der Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss, die Anhörung sei im vorliegenden Fall nicht sachdienlich, ist als formelhaft und damit als nicht ausreichende Begründung für die Versagung der beantragten Anhörung anzusehen. Zur Frage der Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfah- ren hat im Übrigen der 7. Senat in seiner Leitsatzentscheidung 7 W (pat) 57/03 vom 22. Juni 2005 (BPatGE 49, 111 = Mitt. 2005, 554 = BlPMZ 2006, 66 (LS) - Anhörung im Prüfungsverfahren) im Leitsatz ausgeführt: "Widerspricht der An- melder unter Angabe von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungs- bescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und beantragt zugleich, für den Fall des Fortbestehens der Bedenken der Prü- fungsstelle, die Anberaumung einer Anhörung, ist die Anhörung in der Regel sach- dienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden." Nach Auffassung des 7. Senats ist bei einem solchen Verfahrensstand eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem der Anmelde- rin und dem Prüfer die Möglichkeit geboten ist, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern und ggfls. zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen. In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des 34. Senats vom 16. April 2007 (34 W (pat) 6/07), in der er unter Hinweis auf die o. g. Entscheidung des 7. Senats festgestellt hat, dass er die Durchführung einer Anhörung in jedem Verfahren grundsätzlich für sachdienlich ansieht. - 17 - Diesen Auffassungen hat sich der entscheidende Senat in der Vergangenheit schon angeschlossen (siehe Entscheidung 21 W (pat) 41/05 vom 28. April 2009) und er hält auch im vorliegenden Fall ausdrücklich daran fest. Die Anmelderin hat nämlich in ihrer Eingabe vom 28. November 2008 ausführlich begründet, warum ihrer Meinung nach die Druckschrift D1 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder neuheitsschädlich vorwegnehme noch dem Fachmann nahelege. Ferner hat sie auch zu den übrigen, von der Prüfungsstelle entgegenge- haltenen Druckschriften D2 bis D5 Stellung genommen und schließlich ausgeführt, weshalb auch die Kombination der Lehren aus den Druckschriften D1 bis D5 den beanspruchten Gegenstand nicht nahelegen würden. Damit leidet das Prüfungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbe- handlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden. Dr. Winterfeldt Kätker Veit Schmidt-Bilkenroth Pü