29 W (pat) 182/02

BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 182/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 86 830.8 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink - 2 - beschlossen: Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 23. Juli 2002 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsfüh- rung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" zurückgewiesen wurde. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke XtraRoaming ist am 27. November 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 9: Elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichts- apparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeich- nung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chip-Karten; Datenverarbeitungs- geräte und Computer; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; - 3 - Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für die Telekommunikation; Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenver- arbeitungsgeräten und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Juli 2002 als freihaltebedürftige und nicht un- terscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei dem Bestandteil "Xtra" han- dele es sich um eine werbeübliche Schreibweise des Wortes "extra", das als be- schreibender Hinweis auf eine besondere und außergewöhnliche Qualität ge- bräuchlich sei. In der Gesamtheit bedeute das Zeichen daher soviel wie "beson- ders gutes, außergewöhnliches Roaming" und weise in Verbindung mit den bean- spruchten Waren und Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass diese geeignet und bestimmt seien, dem Käufer ein besonders gutes Roaming zu verschaffen. Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zwar handele es sich bei "Roaming" im Zusammenhang mit Mobilfunk um einen Fachbegriff, der den Wechsel zwischen Funknetzen oder Funkzellen bezeichne. Außerhalb des Mobilfunkbereichs sei das Wort aber nur in der Bedeutung von "Herumwandern, Schlendern" gebräuchlich. Der Bestandteil "Xtra" werde in der Werbesprache nicht anstelle des Wortes "extra" verwendet. Außerdem habe der Begriff "extra" nur in Verbindung mit einem nachfolgenden Adjektiv oder Adverb die Bedeutung von "besonders". Als sprach- - 4 - unübliche Phantasiebezeichnung sei "XtraRoaming" daher weder freihaltebedürf- tig noch fehle ihm die erforderliche Unterscheidungskraft. Dementsprechend gebe es sowohl hinsichtlich des Bestandteils "Xtra" als auch hinsichtlich des Bestand- teils "Roaming" insbesondere in den Klassen 9 und 38 einschlägige Voreintragun- gen. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Anmelderin seit 1997 einen gro- ßen Teil ihrer Waren und Dienstleistungen mit Marken kennzeichne, die mit dem Präfix "Xtra" gebildet seien. Angesichts der Marktstellung der Anmelderin und der erheblichen Werbeaufwendungen für die Einführung und Marktdurchsetzung der "XtraCard" genieße die "Xtra"-Markenfamilie bei den beteiligten Verkehrskreisen eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Stammbestandteils "Xtra" hat die Anmelderin das Ergebnis einer im Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung vorgelegt. Danach gaben 51% der Gesamtbevölkerung und 75% der 14- bis 29-jährigen an, die Bezeichnung "Xtra" im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört oder gesehen zu haben. Die Frage, ob die mit "Xtra" bezeichneten Produkte und Dienstleistungen im Mobil- funkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter kämen, wurde von 33% der be- fragten Gesamtbevölkerung und 54% in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen be- jaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils "Xtra" eine Abwandlung dieses Bestandteils bzw eine Abwandlung der eingetragenen Marke "XtraCard" erkenne und das Zeichen daher ohne weiteres als Unternehmenshinweis verstehe. Sie beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. - 5 - II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Dem angemel- deten Zeichen fehlt mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne- wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die an- gemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterschei- dungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Einer Wortmarke fehlt nur dann die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein ge- bräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer- bung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Ersteres ist hier der Fall. 1. Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahr- nehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen rich- ten (vgl EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo; EuG WRP 2002, 426 – LITE). Als Ab- nehmer bzw Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt der normale Endverbraucher in Betracht, der als durchschnittlich informiert, auf- merksam und verständig anzusehen ist (vgl EuGH GRUR Int 1998, 795 – Gut Springenheide; BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II). - 6 - 2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Begriffen "Xtra" und "Roaming" zusammengesetzt. Dass es sich bei dem englischen Wort "Roaming" um einen Fachbegriff des Mobilfunks handelt, der den Wechsel zwischen mehre- ren Mobilfunknetzen beschreibt, haben Anmelderin und Markenstelle insoweit übereinstimmend dargelegt. Bei "Xtra" handelt es sich um eine werbeübliche Ab- wandlung des Wortes "extra". Die Verkürzung der Vorsilbe "Ex" auf den Buchsta- ben "X" ist ein in der Werbesprache häufig verwendetes Gestaltungsmittel (vgl BPatG 24 W (pat) 270/97 - XPERTWARE; 26 W (pat) 46/01 – X-TRA; 27 W pat) 153/97 - X-tra; 28 W (pat) 159/99 – XTREME; 28 W (pat) 59/00 - XPERT; 30 W (pat) 3/02 - PlantXpert). In Kombination mit Substantiven kennzeichnet der Begriff "Extra" eine Sache als etwas Zusätzliches, Besonderes, zB Extrablatt, Extraklasse, Extrawurst (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, CD-ROM) und gehört damit zu einem der sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkommenden und in ihr verwurzelten Wortbildungselemente. Dementsprechend dient er auch als allgemeines Werbeschlagwort und findet für Waren und Dienstleistungen jedweder Art Verwendung, so auch im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet. 3. Als eine Kombination zweier schutzunfähiger Begriffe fehlt dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. In der Gesamtheit bedeutet "XtraRoaming" nämlich soviel wie "Extra-Roaming" und enthält damit auch in der Verbindung der beiden Bestandteile keinen Aussagegehalt, der über eine beschreibende Bedeu- tung hinausgeht. Wie bereits erwähnt bezeichnet der Begriff "Roaming" die Mög- lichkeit eines Mobilfunkteilnehmers, sein Mobilfunkgerät auch in Mobilfunknetzen zu nutzen, bei denen er nicht Kunde ist, und er beschreibt daher unmittelbar die Dienstleistung des Mobilfunks sowie die zugehörigen Geräte, die die Inanspruch- nahme des Roamings ermöglichen. Wegen des engen sachlichen Zusammen- hangs des Wechsels zwischen mehreren Mobilfunknetzen und dem Erstellen der Software, die das Roaming technisch ermöglicht, bzw der Projektierung und Pla- nung der zugehörigen Netzwerke und Vermittlungsstellen, erschließt sich auch bezüglich dieser Dienstleistungen der beschreibende Aussagegehalt unmittelbar. - 7 - Da das Roaming eine wesentliche Voraussetzung für die ständige Erreichbarkeit bzw die ständige Verfügbarkeit mobiler Dienste und damit von zunehmender Be- deutung für die Wirtschaftlichkeit von Arbeitsabläufen ist, werden die technischen Möglichkeiten des Roamings außerdem fortlaufend weiterentwickelt, um bei- spielsweise einen Wechsel zwischen verschiedenen Übertragungstechniken bzw den sogenannten Mobilfunkgenerationen 2G und 3G zu ermöglichen (vgl zB Funkschau 10/2003, S 20 – Multi-Access-Roaming; telekom praxis 2003, 32 - UMTS im Zeitdilemma). Der Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen in Ver- bindung mit den nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen daher le- diglich einen Hinweis auf ein zusätzliches Roaming-Angebot erkennen und nicht einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter. Im Bereich des Mobilfunks, dem die in Klasse 9 beanspruchten Apparate, Instrumente, Geräte, Datenaufzeichnungs- träger und Chip-Karten sowie die Dienstleistung der Telekommunikation und die ergänzenden Dienstleistungen im Bereich der Programmierung und Projektierung zugerechnet werden können, ist dieser Bedeutungsgehalt für das angesprochene Publikum auch ohne weiteres verständlich. Die begriffliche Unschärfe des Begriffs "XtraRoaming" steht der Annahme einer beschreibenden Angabe dabei nicht ent- gegen. Denn auch wenn sich daraus nicht konkret entnehmen lässt, worin das Besondere des Roaming-Angebots besteht, ist das betroffene Sachgebiet durch den Fachbegriff "Roaming" eingegrenzt und damit ausreichend beschrieben (vgl BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). 4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombina- tionsmarken mit den Bestandteilen "Extra" und "Roaming" führt zu keiner anderen Beurteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebun- dene Entscheidung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbe- handlung im Unrecht hat (vgl EuG MarkenR 2002, 260 – SAT.2). - 8 - 5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt hat, wie die Beschwerdeführerin dies für den Bestandteil "Xtra" in Anspruch nimmt, wird der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung "XtraRoa- ming" keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl BGH GRUR 1983, 245 – BEKA Robusta; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 325; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468). Weder aus der von der Anmelderin vorgetragenen intensiven Benutzung einer Vielzahl von "Xtra"-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch aus einer etwai- gen Durchsetzung des Bestandteils "Xtra" alleine kann die Schutzfähigkeit abge- leitet werden. 5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils "Xtra" bezieht sich ausschließlich auf den Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung von vorneherein schon nur für die Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt. Darüber hinaus genügt die Verkehrsbefragung aber auch nicht den von der stän- digen Rechtsprechung für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprü- chen. Die Produkte und Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die Allgemeinheit der Bevölkerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mo- bilfunkdienstleistungen und –geräten von Kindern und Jugendlichen über die ge- samte berufstätige Bevölkerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, ist für den Senat das Ergebnis der Befragung unter den 14- bis 27jährigen nicht von Bedeutung. Diese Altersgruppe mag zwar als die begehrteste Zielgruppe derarti- ger Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, sie ist jedoch nicht aus- schlaggebend für die Bestimmung der Verkehrskreise im markenrechtlichen Sinne. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom Februar 2001 unter der sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren einen Zuordnungs- grad von 33% für die Bezeichnung "Xtra" als Hinweis auf einen Anbieter im Mo- - 9 - bilfunkbereich ergibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter dem vom Bundesge- richtshof in ständiger Rechtsprechung verlangten Durchsetzungsgrad von min- destens 50%, die auch auf Zustimmung in der Literatur trifft (vgl BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 432; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003, § 8 Rdn 336; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 8 Rdn 468). 5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellen (vgl EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrs- durchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand und die Dauer der Benutzung, berücksichtigen wollte, können die hierzu von der Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung von "Xtra" herangezogen werden. Nach dem Vortrag der Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die An- melderin den Bestandteil "Xtra" stets in Kombination mit anderen Begriffen zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Wer- beaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den Bestandteil "Xtra" alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerde- führerin benutzten Marken mit dem Bestandteil "Xtra" und zum anderen eben nur für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestand- teils "Xtra". Auch soweit der für die Marke "XtraCard" getätigte Werbeaufwand ge- sondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von "Xtra" gelten. 5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durch- führung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Be- schwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Be- - 10 - schwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine an- deren Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zweieinhalb Jahren als nicht zu weit zurückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen. 6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Ein- beziehung der in der Entscheidung "BEKA Robusta" des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen: 6.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein mehrgliedriges Kennzei- chen, sondern um eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Be- standteils "Roaming" ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die Mehrteiligkeit des Zeichens ableiten lässt (vgl BPatG 29 W (pat) 208/01 - TeleOffice; 30 W (pat) 244/01 – orderView; 32 W (pat) 281/02 – kochSensor; 33 W (pat) 142/00 - EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne weiteres übertragbar. 6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleis- tungen als Sachaussage geeigneten Sinngehalt, in dem der Verkehr das als ver- kehrsbekannt unterstellte Element "Xtra" nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt. Der in der Entscheidung "BEKA Robusta" formulierte Grundsatz, wonach ein aus zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, be- ruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines verkehrsbekannten Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil re- gelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung ent- wickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof - 11 - wiederholt diese Einzelfallprüfung zur Wahrnehmung mehrgliedriger Zeichen durch den Verkehr betont (zB BGH GRUR 1999, 241 – Lions; GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH; WRP 2003, 1228 – City Plus). Dabei ergibt sich für den Senat im vorliegenden Fall Folgendes: Der Bestandteil "Xtra" ist in seiner Verbin- dung mit dem weiteren Wort "Roaming" zu einem neuen Gesamtbegriff mit einem eigenständigen, die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt ge- worden, der vom angesprochenen Publikum nur als solcher und nicht als Kombi- nation eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden wird. Denn als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich das Wort "extra" zu einer beliebigen Anzahl von Begriffen verbinden, bei denen jeweils der weitere Bestandteil die Sachaussage enthält. Dementsprechend ergab die Recherche des Senats in der Wortschatz-Datenbank der Universität Leipzig rund 1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff "Extra" und rund 1.100 Treffer für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil "Extra-" (ohne Mehrfachnen- nung, vgl www.wortschatz.uni-leipzig.de). Auf Grund der sprachüblichen Wortbil- dung und der Häufigkeit der Verwendung von "extra" im allgemeinen Sprach- gebrauch erkennt der Verkehr den Bestandteil "Xtra" daher in dem angemeldeten Zeichen nur in seiner beschreibenden Bedeutung. Sein unter Umständen mögli- cher Charakter als herkunftshinweisender Stamm einer Serienmarke ist darin untergegangen und tritt in der Wahrnehmung des Verkehrs vollkommen zurück. 6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Besitz- standswahrung und nicht – wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchset- zung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des Eintragungsverfahrens. 7. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung, Unternehmens- verwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" ist jedoch die Unterscheidungskraft zu bejahen. Zwar handelt es sich dabei um Dienstleistungen, die auch im Wege des Mobilfunks und damit unter Einsatz von - 12 - Roaming angeboten oder in Anspruch genommen werden können. Insoweit be- steht aber zum Roaming als einer besonderen Modalität des Mobilfunks nur ein mittelbarer Zusammenhang, denn diese Dienstleistungen sind ihrer Art nach un- abhängig von der technischen Infrastruktur, mit der sie erbracht werden. Das Wort "XtraRoaming" bezeichnet oder beschreibt weder wesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen noch lässt sich ihm für diese Dienstleistungen ein im Vorder- grund stehender Begriffsgehalt zuordnen, der die Verkehrskreise von der Vorstel- lung wegführen könnte, es mit einem Unternehmenshinweis zu tun zu haben. Grabrucker Ri'in Pagenberg ist auf Dienstreise und kann daher nicht unterzeich- nen. Grabrucker Fink Hu