6 W 15/20

Leitsatz: Die Frage, ob § 52 Abs. 4 DesignG einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhält, kann dahinstehen, wenn die Beauftragung eines Patentanwalts zur sachgerechten Rechtsverteidigung jedenfalls nach § 91 ZPO erforderlich war. Eine Aussetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens zwecks Vorlage an das Bundesverfassungsgericht ist in einem solchen Fall daher nicht veranlasst. Die Beschwerde wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen. Der Beschwerdewert beträgt € 6.855,09. I. Die Antragstellerin beanstandet mit der Beschwerde die Festsetzung der Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts auf Antragsgegnerseite. Der Senat hat mit Beschluss vom 10.8.2017 der Antragstellerin gemäß § 516 IIII ZPO die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt, nachdem die Antragstellerin die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückgenommen hat (Bl. 1480 d.A.). Die Antragsgegnerinnen haben mit Kostenfestsetzungsantrag vom 1.12.2017 unter anderem Patentanwaltskosten in Höhe von € 6.328,40 sowie Reisekosten des Patentanwalts in Höhe von € 526,69 geltend gemacht (Bl. 1718 d.A.). Das Landgericht hat mit Beschluss vom 13.11.2019 die Erstattung der Kosten durch die Antragstellerin angeordnet. Dagegen wendet sie sich mit der sofortigen Beschwerde, mit der sie die Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses begehrt, soweit Kosten für den Patentanwalt geltend gemacht wurden. Außerdem beantragt sie, das Kostenfestsetzungsverfahren insoweit gemäß § 148 ZPO bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über ihre Verfassungsbeschwerde vom 6.8.2018 (Az. 1 BvR 1684/18) auszusetzen. Die Antragsgegnerinnen beantragen, die sofortige Beschwerde zurückzuweisen. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. 1. Über die Beschwerde war gemäß § 568 ZPO durch den Einzelrichter zu entscheiden, da die in Satz 2 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 2. Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts erstattungsfähig sind. a) Bei dem vorliegenden Eilverfahren handelt es sich um eine Designsache. Nach § 52 IV DesignG sind hierbei die Kosten zu erstatten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen. Es reicht aus, dass der Patentanwalt einen Gebührenanspruch gegenüber seinem Auftraggeber erlangt hat und dass die Mitwirkung im Rechtsstreit angezeigt worden ist (vgl. BGH GRUR 2003, 639 Rn. 12, 13 - Kosten des Patentanwalts; Senat, GRUR-RR 2013, 184; Beschl. v. 5.11.2015 - 6 W 89/15, juris m.w.N.). Dann sind die Patentanwaltskosten im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen. b) Die Antragsgegnerinnen haben die Mitwirkung des Patentanwalts zu Beginn des Berufungsverfahrens mit Schriftsatz vom 10.4.2017 angezeigt (Bl. 816 d.A.). Dass dieser im Berufungsverfahren auch tatsächlich tätig geworden ist, wird von der Antragstellerin mit der Beschwerde nicht in Abrede gestellt. Es kommt entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht darauf an, ob der Patentanwalt auf Vorarbeiten in vorausgegangenen Parallelverfahren zurückgreifen konnte. Seine Mitwirkung ergibt sich im Übrigen daraus, dass er an der mündlichen Verhandlung am 10.8.2017 teilgenommen hat. 3. Dem Aussetzungsantrag war nicht zu entsprechen. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist ihre in einem früheren Kostenfestsetzungsverfahren erhobene Verfassungsbeschwerde (Az. 1 BvR 1684/18) nicht vorgreiflich i.S.d. § 148 ZPO. a) Die Verfassungsbeschwerde vom 6.8.2018 (Az. 1 BvR 1684/18; Anlage Ast 56, Bl. 2314 d.A.) richtet sich unter anderem gegen die Beschwerdeentscheidung gegen die erstinstanzliche Kostenfestsetzung im hiesigen Rechtsstreit (Az. 6 W 108/17). Die Antragstellerin beruft sich darauf, § 52 IV DesignG sei nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 I GG und dem Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) vereinbar, weil nach dieser Bestimmung die Patentanwaltskosten ohne Prüfung der Erforderlichkeit erstattungsfähig seien. Diese Rechtsfrage ist nicht nur Gegenstand der Verfassungsbeschwerde der Antragstellerin, sondern auch einer vom erkennenden Senat zugelassenen, beim BGH anhängigen Rechtsbeschwerde (OLG Frankfurt, Beschl. v. 22.1.2020 - 6 W 2/20 -, juris). In der Entscheidung hat der Senat in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung anderer Oberlandesgerichte (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, MDR 1998, 1311; OLG München, GRUR-RR 2004, 224; KG, Beschluss vom 30.07.2018, 19 W 149/17, BeckRS 2018, 29685; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 2018, § 140 Rn. 67) die verfassungsrechtliche Kritik an der Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten ohne Erforderlichkeitsprüfung zwar nicht geteilt, aber insbesondere vor dem Hintergrund der kürzlich auch vom BGH zum Ausdruck gebrachten Zweifel eine höchstrichterliche Klärung für erforderlich gehalten (vgl. BGH GRUR 2019, 983, Rnr. 10 - Kosten des Patentanwaltes V). b) Für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind diese Fragen nicht entscheidungserheblich. Denn vorliegend war die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich (§ 91 I ZPO). Die Erforderlichkeit ist gegeben, wenn für die Rechtsverteidigung Aufgaben zu übernehmen sind, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand bzw. zum vorbekannten Formenstand - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (vgl. BGH GRUR 2011, 754 Rn. 24 - Kosten des Patentanwalts II). Das vorliegende Verfahren betrifft eine komplexe Designstreitsache. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin handelt es sich nicht um einen einfach gelagerten Fall. Dies lässt schon der für ein Eilverfahren außergewöhnliche Umfang der Verfahrensakten erkennen. Es ging um umsatzträchtige Designentwicklungen zweier weltweit führender Sportartikelhersteller. Dabei musste in erheblichem Umfang zum vorbekannten Formenstand recherchiert werden. Außerdem stellte sich als eine der zentralen Fragen die ausschließliche technische Bedingtheit der Merkmale des Verfügungsmusters (Art. 8 I GGV). Derartige Fragestellungen gehören zum typischen Aufgabengebiet eines Patentanwalts. An der Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts ändert auch der Umstand nichts, dass die Prozessbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz sind und eine besondere Fachkompetenz im Designrecht für sich in Anspruch nehmen. Die Antragsgegnerin muss sich nicht darauf verweisen lassen, technische Fragen könnten auch von ihren Fachanwälten geprüft werden, wenn sie in den typischen Aufgabenbereich eines Patentanwalts fallen. Selbst wenn § 52 IV DesignG für verfassungswidrig erklärt werden sollte, wären daher im Streitfall die Kosten jedenfalls nach § 91 I ZPO erstattungsfähig. c) Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin darauf, die Mitwirkung des Patentanwalts sei nicht zur Prozessförderung geeignet gewesen, weil die behauptete ausschließliche technische Bedingtheit der Verfügungsmuster vom Senat in einem vorausgegangenen Verfahren bereits verneint worden war bzw. „ersichtlich neben der Sache“ lag. Die Antragsgegnerinnen sind nicht daran gehindert, sich in einem neuen Verfahren umfassend zu verteidigen und zu versuchen, das Gericht von früheren Positionen abzubringen. Die Prüfung technischer Fragen wird auch nicht dadurch entbehrlich, dass die technische Bedingtheit bestimmter Gestaltungsmerkmale im Ergebnis verneint wird. Allein entscheidend ist, dass im vorliegenden Verfahren die technische Bedingtheit zentraler Merkmale des Designs in Rede stand und ausführlich thematisiert wurde. Die Antragstellerin hat sich bereits in der Antragsschrift mit der technischen Bedingtheit nach Art. 8 I GGV befasst. In ihrer Berufungsschrift hat sie sich auf 17 Seiten allein mit der ihrer Ansicht nach nicht gegebenen technischen Bedingtheit des Merkmals der Partikelstruktur auseinandergesetzt. Die Antragsgegnerin hatte daher Anlass, sich zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung damit ebenfalls gründlich auseinanderzusetzen. 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO) liegen nicht vor.