X ZR 17/15

ECLI:DE:BGH:2017:280317UXZR17.15.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 17/15 Verkündet am: 28. März 2017 Hartmann Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm für Recht erkannt: Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 9. September 2014 wird auf Kos- ten der Klägerin zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 371 954 (Streitpatents), das am 7. Juni 2003 unter Inanspruchnahme der Priorität von zwei deutschen Anmel- dungen vom 14. Juni 2002 und vom 27. Februar 2003 angemeldet wurde und eine Waage betrifft. Im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, an dem die Klägerin als Einsprechende beteiligt war, hat die Einspruchsabtei- lung das Streitpatent in geänderter Fassung mit neun Patentansprüchen auf- rechterhalten. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin ist erfolglos geblieben (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 18. Januar 2013 - T 1906/11-3.4.02). In der nunmehr geltenden Fassung lautet Patentan- 1 - 3 - spruch 1, auf den sich die übrigen Patentansprüche rückbeziehen, in der Ver- fahrenssprache wie folgt: "Waage mit einer Tragplatte zur Aufnahme einer zu wiegenden Masse und mit einer elektrischen Schaltvorrichtung zur Aus- oder Anwahl einer Funktion der Waage, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltvorrichtung einen kapazitiven Näherungsschalter mit ei- ner an der Tragplatte angeordneten Elektrode zur Überwachung der Umgebungskapazität der Elektrode aufweist, wobei die Trag- platte aus einem elektrisch nicht leitenden Material besteht und die Elektrode unter der Tragplatte angeordnet ist und die mit der elektrischen Schaltvorrichtung erfolgende Aus- oder Anwahl einer Funktion im Einschalten der Waage besteht." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents ge- he über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und sei weder ausführbar offenbart noch patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents an- strebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet. 2 3 4 - 4 - I. Das Streitpatent betrifft eine elektrische Waage mit einer Tragplatte zur Aufnahme einer zu wiegenden Masse. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sind solche Waa- gen im Stand der Technik beispielsweise als elektrische Personenwaagen zum Messen und Anzeigen des Gewichts einer auf der Tragplatte stehenden Person bekannt. Zur Aktivierung derartiger Waagen - so erläutert die Streitpatent- schrift - seien im Stand der Technik unterschiedliche Konstruktionen bekannt. Es gebe Messsysteme, die ständig betriebsbereit seien und die Waage über Gewichtsveränderungen auf der Tragplatte aktivierten. Nachteilig an derartigen Messsystemen sei, dass sie ständig Strom aufnähmen und daher einen hohen Energiebedarf aufwiesen. Bekannt seien auch Waagen, bei denen der Bedarf an elektrischer Energie mittels einer Schaltvorrichtung auf den reinen Mess- und Anzeigevorgang beschränkt werden könne. Die Schaltvorrichtung könne in einem mit dem Fuß zu betätigenden Kontaktschalter bestehen. Nachteilig hie- ran sei, dass ein solcher Kontaktschalter aufwändig zu verkabeln sei und der Benutzer den Schalter genau treffen müsse, um die Waage einzuschalten. Be- kannt sei auch ein Akustikschalter, der auf Schwingungen durch Antippen der Waage reagiere. Allerdings reagierten Schalter dieses Typs nicht nur auf beab- sichtigte Aktionen des Benutzers, sondern unkontrolliert und unerwünscht auch auf Fremdgeräusche. Schließlich seien auch Systeme bekannt, die über me- chanische Schalter, Näherungssensoren sowie sprachgesteuerte Sensoren aktiviert werden könnten. 2. Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der Aufgabe in der Streitpatentschrift angenommen, diese bestehe darin, eine Waage bereitzustellen, die eine einfache Schaltmöglichkeit von hoher Funkti- onssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Herstell- und Betriebskosten aufweise. Die Bezugnahme auf eine einfache und funktionssichere Schaltung enthält in- 5 6 7 - 5 - dessen bereits einen Hinweis auf den Lösungsansatz. Die dem Streitpatent zu- grunde liegende Aufgabe ist daher allgemeiner darin zu sehen, eine Waage zur Verfügung zu stellen, die in ihrer Bedienung einfach und funktionssicher ist und deren Herstellungs- und Betriebskosten niedrig sind. Zur Lösung dieses Prob- lems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung eine Waage vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichen- de Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Die Waage (1) weist auf 1.1 eine Tragplatte (4) [M1 teilweise] und 1.2 eine elektrische Schaltvorrichtung (16, 24) [M2 teilwei- se]. 2. Die Tragplatte (4) 2.1 dient der Aufnahme einer zu wiegenden Masse [M1] und 2.2 besteht aus einem elektrisch nicht leitenden Material [M6]. 3. Die elektrische Schaltvorrichtung (16, 24) 3.1 dient der Aus- oder Anwahl einer Funktion der Waage (1) [M2], die im Einschalten der Waage (1) besteht [M8], und 3.2 weist einen kapazitiven Näherungsschalter auf [M3]. 4. Der kapazitive Näherungsschalter weist eine Elektrode (18, 38, 44) auf [M3 und M4 (teilweise)], die 4.1 der Überwachung der Umgebungskapazität der Elekt- rode (18, 38, 44) dient [M5] und 4.2 unter der Tragplatte (4) angeordnet ist [M4 und M7]. - 6 - II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht unzulässig erweitert. Merkmal 4, wonach die zum Einschalten dienende Elektrode unter der Tragplat- te angeordnet sei, sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart. Dort sei ausgeführt, dass die Ausbildung der Elektrode grundsätzlich nicht be- schränkt sei. Nach den als vorteilhaft geschilderten Ausführungsbeispielen kön- ne die Elektrode eine elektrisch leitende Druckschicht, eine elektrisch leitende Bedampfungsschicht oder ein elektrisch leitendes Metallelement aufweisen, die auf oder unter der Tragplatte angebracht sein könnten. Das in den Figuren 1 und 2 gezeigte erste Ausführungsbeispiel weise eine aus einer unter der Trag- platte aufgebrachten, elektrisch leitenden Druckschicht bestehende erste Elekt- rode und eine aus einer Bedampfungsschicht bestehende zweite Elektrode auf. Bei dem in der Figur 3 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel bestehe die Elektrode in einem unter der Tragplatte angeklebten elektrisch leitenden Me- tallelement. Daraus entnehme der Fachmann - ein Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Waagen -, dass die Beschaffenheit der Elektrode beliebig sei und die Anordnung auf der unteren Fläche der Tragplatte keinen Einschränkun- gen unterliege. Der Gegenstand der Erfindung sei auch so deutlich und vollständig of- fenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne. Ob die Elektrode direkt an der Tragplatte oder etwas davon entfernt angebracht sei, spiele für die Funktion der Waage ebenso wenig eine Rolle wie die Anordnung der Elektronik der Sen- soreinheit im Verhältnis zur Elektrode. 8 9 10 - 7 - Schließlich sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Das deutsche Gebrauchsmuster 201 10 961 (K8) betreffe eine Vorrich- tung zum Messen des menschlichen Körperfetts, die - wie aus Figur 6 ersicht- lich - auch als Badezimmerwaage ausgestaltet sein könne. In dieser Form wei- se die Vorrichtung wie das Streitpatent nach Merkmalsgruppe 1 eine Tragplatte und eine elektrische Schaltvorrichtung auf. Da der Wert des Körperfetts mit Hil- fe von an der Tragplatte angeordneten Elektroden durch Ermittlung des elektri- schen Widerstands von Körperteilen erfasst werden solle, sei für den Fach- mann auch erkennbar, dass die Tragplatte, auf der der Benutzer zur Erhebung der Messdaten stehe, aus einem elektrisch nicht leitenden Material bestehen müsse, um zu vermeiden, dass die Widerstandsmessung verfälscht werde. Damit sei auch die Merkmalsgruppe 2 offenbart. Bei dem Leistungsschalter der Vorrichtung handle es sich nach dem Verständnis des Fachmanns um einen Ein- und Ausschalter, mit dem sowohl die Körperfettmessvorrichtung als auch die Waage bedient werden könne, so dass auch Merkmal 3.1 verwirklicht sei. Allerdings fehle es an einer Offenbarung von Merkmal 3.2 und der Merkmals- gruppe 4, weil der Leistungsschalter nach der K8 offensichtlich als mechani- scher Druckschalter und nicht als kapazitiver Näherungsschalter ausgestaltet und überdies nicht zwingend unter der Tragplatte angeordnet sei. Auch die auf die internationale Anmeldung 96/13098 (K9) zurückgehen- de europäische Patentschrift 795 233 (in deutscher Übersetzung als K10 vorge- legt), die kapazitive Berührungssensoren betreffe, offenbare keinen kapazitiven Näherungsschalter im Sinne der Merkmalsgruppe 4. Bei der in der K10 be- schriebenen Schaltvorrichtung in Form eines Berührungsfleckens werde die kapazitive Ladung nicht lediglich durch Annäherung, sondern nur bei Berührung durch einen Benutzer verändert. Außerdem seien an dem Substrat anders als 11 12 13 - 8 - an der Tragplatte des Streitpatents zwei Elektroden angeordnet. Auch wenn nach den Ausführungen in der K10 der dort beschriebene Schalter als Ersatz für herkömmliche Schalter insbesondere in Räumen in Betracht komme, in de- nen, wie beispielsweise in Küchen, Flüssigkeiten verwendet würden, fehle es doch an einem Hinweis auf eine mögliche Verwendung des Schalters für Waa- gen. Um zu dem kapazitiven Näherungsschalter des Streitpatents zu gelan- gen, hätte der Fachmann ausgehend von der K8 daher mehrere nicht nahelie- gende Schritte ergreifen müssen. Er hätte zunächst überhaupt in Erwägung ziehen müssen, den gut funktionierenden Druckschalter der K8 zu ersetzen. Schon dafür habe die K8 dem Fachmann keine Veranlassung gegeben, nach- dem dort keine Nachteile des Druckschalters geschildert seien. Ein etwa er- strebter Schutz vor Feuchtigkeit oder Spritzwasser sei auch durch Abdichtung des mechanischen Schalters auf einfache Weise zu erreichen gewesen. Dass dem Fachmann Näherungsschalter als solche bekannt gewesen seien, reiche als Anregung nicht aus. Auch der Umstand, dass ein kapazitiver Näherungs- schalter eine relativ komplizierte Steuerung erfordere, spreche dagegen, dass der Fachmann für eine Waage anstelle eines mechanischen Druckschalters einen kapazitiven Näherungsschalter in Erwägung ziehe. Selbst wenn der Fachmann einen entsprechenden Austausch in Betracht zöge, brächte er den Schalter nicht an der Unterseite der Tragplatte, sondern der Einfachheit halber an derselben Stelle an, wo sich der zu ersetzende mechanische Druckschalter wie auch die übrigen Schalter und Messelektroden der in der K8 beschriebenen Vorrichtung befänden, nämlich - wie aus der Figur 6 ersichtlich - oberhalb der Tragplatte. Nachdem die Entgegenhaltungen K8 und K10 unterschiedliche Ge- genstände beträfen, sei auch nicht anzunehmen, dass der Fachmann eine Kombination der Druckschriften K8 und K10 in Erwägung ziehe und den Berüh- rungsschalter der K10 auf die Tragplatte der K8 übertrage. Im Übrigen gebe die 14 - 9 - K10 auch keine Anregung, den Schalter der K10, der nur auf Berührung an- spreche, als kapazitiven Näherungsschalter im Sinne des Streitpatents auszu- bilden. Auch wenn der in der K10 beschriebene Schalter kapazitiv sei, unter- scheide er sich dennoch von dem erfindungsgemäßen kapazitiven Näherungs- schalter. Bei einer Waage sei es vorteilhaft, wenn sie bereits eingeschaltet sei, bevor der Fuß des Nutzers die Oberfläche berühre, da hierdurch Fehlmessun- gen vermieden werden könnten. Hingegen sei es bei einem Kochfeld aus Si- cherheitsgründen geboten, dass dieses sich erst bei Berührung einschalte, um sicherzustellen, dass es nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werde, etwa wenn eine Person vorbeigeht. Entsprechendes gelte in Bezug auf die US-Patentschrift 5 572 205 (K12), die ebenfalls einen kapazitiven Berührungssensor betreffe, der beispielsweise zur Bedienung einer Glaskeramikplatte eingesetzt werden könne. Der Katalog der S. Ltd. (K25) zeige eine elektronische Waage, die über einen Tippschalter eingeschaltet werde. Diese Entgegenhal- tung gehe nicht über den Offenbarungsgehalt der K8 hinaus, so dass dem Fachmann auch hiermit der Gegenstand des Streitpatents nicht nahegelegt werde. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand. 1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinausgeht. Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich aus Merkmal 4.2 keine unzulässige Erweiterung, weil in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen die 15 16 17 18 19 - 10 - Anordnung der Elektrode unter der Tragplatte nur für Elektroden in Form einer elektrisch leitenden Druck- oder Bedampfungsschicht offenbart wäre, während im Übrigen, wenn die Elektroden nicht näher spezifiziert sind oder wenn es sich um eine Elektrode in Form eines aufklebbaren Metallelements handelt, lediglich eine Anordnung an der Tragplatte beschrieben wäre. In der Anmeldung des Streitpatents (BK14) wird es als besonders vor- teilhaft geschildert, wenn die Elektrode eine elektrisch leitende Druck- oder Be- dampfungsschicht auf oder unter der Tragplatte aufweist (Abs. 7 und 8). An an- derer Stelle heißt es, Druck- und/oder Bedampfungsschicht könnten ohne Be- einträchtigung der Funktion auch auf einer der schmalen Seitenflächen der Tragplatte angeordnet sein (Abs. 16 a.E.). Danach ist in der Anmeldung schon für Elektroden, die als elektrisch leitende Druck- oder Bedampfungsschicht ausgebildet sind, nicht zwingend eine bestimmte Art der Anordnung an der Tragplatte vorgeschrieben. Überdies ist in der Anmeldung ausgeführt, dass die Ausbildung der Elektrode nicht beschränkt sei (Abs. 7 Z. 22-23). Für den Fach- mann ist damit aus den Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig erkenn- bar, dass nach der Erfindung die Anordnung unter der Tragplatte nicht auf Elektroden von einer bestimmten Beschaffenheit beschränkt ist, sondern eine derartige Anordnung vielmehr für alle Arten von Elektroden in Betracht kommt. Damit stellt es keine unzulässige Erweiterung dar, wenn nunmehr - anders als in den Anmeldeunterlagen - für alle Arten von Elektroden und insbesondere auch für Elektroden in Form eines aufklebbaren Metallelements nur noch eine Anordnung unter der Tragplatte beansprucht wird. 2. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. 20 21 - 11 - a) Die Klägerin stellt zwar nicht in Abrede, dass die mit dem Streitpatent beanspruchte Lehre zum technischen Handeln nachvollziehbar und grundsätz- lich ausführbar ist, macht jedoch geltend, dass nach dem Vortrag der Beklagten im vorangegangenen Einspruchsverfahren und im Verletzungsrechtsstreit die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe nur gelöst und die angestrebten Vorteile nur erreicht werden könnten, wenn es sich um eine batteriebetriebene Waage handle und die Elektrode des kapazitiven Näherungsschalters von der Elektronik der Sensoreinheit entkoppelt und unmittelbar an und dabei unter der Tragplatte angeordnet sei. Da diese demnach für die Erfindung wesentlichen Merkmale in den ursprünglichen Anmeldunterlagen nicht enthalten seien, fehle es an einer für die Ausführbarkeit hinreichenden Offenbarung. b) Dieser Argumentation der Klägerin kann nicht beigetreten werden. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenba- rung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am An- melde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Es ist also nicht erforderlich, dass bereits der Patentan- spruch alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthält. Viel- mehr genügt es, wenn der Fachmann die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den Ausführungsbeispielen entnehmen kann (BGH, Urteil vom 18. Juni 2013 - X ZR 35/12, GRUR 2013, 1121 Rn. 46 - Halbleiterdotierung; Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung). Das Patentgericht hat festgestellt, dass die erfindungsgemäße Waage auch ohne die von der Klägerin angeführ- ten Merkmale funktionsfähig sei. Wenn die Elektrode nicht direkt an der Trag- platte angebracht sei, bestehe allenfalls ein erhöhter Strombedarf und zwar un- abhängig davon, ob die Waage mittels Batterie oder einer anderen Stromquelle 22 23 - 12 - betrieben werde. Dies stellt auch die Klägerin nicht in Frage. Dass die mit dem Streitpatent angestrebten Verbesserungen mit spezifischen Ausgestaltungen der im Grundsatz offenbarten Merkmale möglicherweise in höherem Maße er- reicht werden können, führt nicht zur Nichtigkeit wegen unzureichender Offen- barung, wenn dem Fachmann - wie im Streitfall - mit der Beschreibung und den dargestellten Ausführungsbeispielen genügend Informationen an die Hand ge- geben werden, den Gegenstand des Streitpatents nachzuarbeiten. 3. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan- spruch 1 als patentfähig angesehen. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird durch die Entgegenhaltungen K8 oder K9 bzw. K10 weder vorweggenom- men noch wird er dem Fachmann, gegen dessen zutreffende Definition im an- gefochtenen Urteil die Parteien keine Einwände erhoben haben, durch diese Entgegenhaltungen nahegelegt. a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist entgegen den von der Klägerin geäußerten Zweifeln neu. aa) Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 201 10 961 (K8) betrifft eine Vorrichtung zum Messen des menschlichen Körperfetts, die auch in der Form einer Badezimmerwaage hergestellt sein kann (S. 7, letzter Absatz). In dieser Ausführungsform, die Gegenstand von Schutzanspruch 3 und in Figur 6 der K8 dargestellt ist, besteht die Vorrichtung aus einem Gehäuse, auf dem der Benut- zer wie auf einer herkömmlichen Personenwaage stehen soll. Auf der Oberseite des Gehäuses befinden sich eine LCD-Anzeige, ein Leistungsschalter sowie mehrere Einstelltasten, über die für die Ermittlung des Körperfetts relevante, nicht mit der Vorrichtung messbare Daten, wie beispielsweise die Körpergröße, eingegeben werden können. Ferner sind in dem Gehäuse zwei Elektrodenpaa- re angebracht, die bei Berührung mit den Füßen des Benutzers einen Strom- 24 25 26 - 13 - kreis bilden und den elektrischen Widerstand des Körpers messen. Über den Leistungsschalter wird die Leistung ein- oder ausgeschaltet, die Stromversor- gung gesteuert und einer im Gehäuse befindlichen, mit der LCD-Anzeige ver- bundenen CPU Leistung zugeführt. Steht ein Benutzer auf der Waage, werden das Gewicht, die über die Einstelltasten eingegebenen Angaben sowie der über die Elektrodenpaare gemessene Körperwiderstand an die CPU weitergegeben, die auf dieser Basis den Wert des Körperfetts ermittelt. Zur Ausgestaltung des Leistungsschalters enthält die K8 keine Angaben. Nach den von der Berufung nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts handelt es sich hierbei um einen mechanischen Druckschalter. Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, sind damit jedenfalls Merkmal 3.2 und die Merkmalsgruppe 4 nicht offen- bart. bb) Die internationale Anmeldung 96/13098 (K9) - die vom Patentgericht herangezogene, aus dieser Anmeldung hervorgegangene europäische Patent- schrift 795 233 (deutsche Übersetzung 695 27 646 T2 = K10) ist nach dem Pri- oritätstag des Streitpatents veröffentlicht und gehört daher nicht zum Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ - betrifft einen kapazitiven Berührungssensor (capacitive touch sensor), der an einer Seite eines Substrats angebracht ist und eine gesteuerte Einrichtung aktiviert, indem er einen Benutzerkontakt auf der gegenüberliegenden Seite des Substrats erfasst. Nach den Ausführungen in der Beschreibung wird der Berührungssensor oder Berührungsflecken (touch pad) aktiviert, indem ein Benutzer das Substrat mit einem Körperteil, beispiels- weise mit der Fingerspitze, berührt. Der Berührungssensor könne - so heißt es weiter - herkömmliche Schalter, die zum Ein- oder Ausschalten einer Vorrich- tung oder zum Auslösen anderer Funktionen dienten, ersetzen. Er eigne sich gut zur Verwendung in einer Küche oder einer anderen Umgebung, in der Was- ser, Fett und andere Flüssigkeiten üblich seien, beispielsweise für Küchenher- de, Backöfen oder Kochfelder (K9 S. 4 Z. 15 bis S. 5 Z. 5). Die Verwendung des 27 - 14 - beschriebenen kapazitiven Berührungssensors im Zusammenhang mit einer Waage wird nicht beschrieben, so dass es zumindest an einer Offenbarung der Merkmale 1 und 2.1 fehlt. b) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann weder aus der K8 noch aus der Kombination mit der K9 bzw. K10 eine Anregung erhielt, den mechanischen Leistungsschalter der Vorrichtung nach K8 durch einen kapazitiven Näherungsschalter mit einer unter der Trag- platte angeordneten Elektrode zu ersetzen. aa) Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung er- worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfin- dungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anre- gungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rn. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 - einteilige Öse). In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann An- regungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimm- ter Weise weiterzuentwickeln, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwor- tung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfor- dert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann be- achtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übli- 28 29 30 - 15 - che Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürf- nisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehen- den Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 Rn. 17 - Installiereinrichtung II). bb) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ergibt sich schon aus der K8 für den Fachmann kein Anlass, nach Alternativen für den dort offen- barten mechanischen Druckschalter zu suchen. Die K8 befasst sich mit dem Problem, wie der Einfluss der Feuchtigkeit und Oberflächenstruktur der Haut an den Fingern eines Benutzers bei der Messung des Körperfetts reduziert und so eine höhere Messgenauigkeit erreicht werden kann. In Bezug auf den - neben weiteren Schaltern auf der Oberseite der Tragplatte angebrachten - Leistungs- schalter zum Ein- und Ausschalten der Vorrichtung beschränkt sich die K8 hin- gegen auf Angaben zu dessen Funktion und enthält auch bei der Darstellung der Ausführung in Form einer Badezimmerwaage keinerlei Hinweise auf mögli- che oder mit der Erfindung eventuell bereits in Angriff genommene technische Probleme des Leistungsschalters, beispielsweise aufgrund der in einem Bade- zimmer üblicherweise herrschenden Feuchtigkeit oder aufgrund von Spritzwas- ser. cc) Soweit die Klägerin geltend macht, der Fachmann habe aufgrund seines Fachwissens und der Entgegenhaltung K9 Anlass gehabt, bei der elektrischen Schaltvorrichtung der Waage den in der K8 offenbarten mechani- schen Druckschalter durch einen kapazitiven Näherungsschalter zu ersetzen, kann dem nicht beigetreten werden. (1) Allerdings steht der Annahme der Klägerin nicht notwendigerweise entgegen, dass die Entgegenhaltung K9 die Verwendung eines kapazitiven Nä- 31 32 33 - 16 - herungsschalters nicht für eine Waage vorsieht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine Veranlassung zur Heranziehung einer techni- schen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Viel- zahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standardrepertoire des angesprochenen Fach- manns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; s. auch Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, BGHZ 200, 229 Rn. 38 - Kollagenase I). (2) Diese Voraussetzungen sind im Streitfall indessen nicht gegeben. Zwar ist davon auszugehen, dass dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt kapazi- tive Näherungsschalter grundsätzlich bekannt waren. Das Patentgericht hat aber zutreffend angenommen, dass diese Kenntnis für sich nicht als Anregung dafür ausreicht, bei der in der K8 offenbarten Waage den Einschalter durch ei- nen kapazitiven Näherungsschalter zu ersetzen. Wie schon die Technische Be- schwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 18. Januar 2013 (T 1906/11 - 3.4.02, BK3) ausgeführt hat, ist bereits fraglich, ob der Fachmann, der eine Waage mit niedrigen Betriebskosten entwickeln will, für die Einschaltfunktion überhaupt einen kapazitiven Näherungsschalter in Be- tracht gezogen hätte, da ein solcher im Gegensatz zu einem mechanischen Schalter auch im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht und damit densel- ben Nachteil aufweist, wie die in der Beschreibung des Streitpatents bei der Darstellung des Standes der Technik genannten ständig in Betrieb befindlichen Messsysteme (Beschr. Abs. 4). Zu der Erkenntnis, dass der Stromverbrauch 34 - 17 - gegebenenfalls hinreichend gering gehalten werden kann, lenkte die Fokussie- rung der K9 auf Küchenherde und dergleichen nicht hin. Auch der Umstand, dass im Badezimmer stets mit Feuchtigkeit und Spritzwasser zu rechnen ist, wird den Fachmann nicht zwangsläufig dazu ver- anlassen, statt eines mechanischen Schalters einen kapazitiven Näherungs- schalter vorzusehen. Bei der K9 geht es zwar unter anderem darum, durch Wasser oder andere Flüssigkeiten verursachte Fehlfunktionen der Berührungs- felder zu vermeiden. Allerdings hat diese Entgegenhaltung Fehlfunktionen im Blick, die ausgeführt werden, weil auf dem Substrat befindliches Wasser für die von dem elektrischen Berührungsflecken erzeugten elektrischen Felder als Lei- ter wirkt und infolgedessen die Elektrizität dem Wasser folgt, anstatt sich gleichmäßig auf dem Feld zu verteilen. Ferner soll der Berührungssensor nach der K9 dem unerwünschten Übersprechen (crosstalk) zwischen benachbarten Berührungsfeldern entgegenwirken, das auftritt, wenn die von den Berührungs- feldern erzeugten elektrischen Felder interferieren, und dazu führen kann, dass der falsche Berührungsflecken oder mehrere statt nur einer von mehreren Be- rührungsflecken aktiviert werden. Diese Probleme treten vor allem bei Kochfel- dern auf, die die K9 vorrangig im Blick hat. Sie stellen sich jedoch nicht bei ei- ner Waage mit einem mechanischen Druckschalter, wie sie in der K8 offenbart ist. Auch aus diesem Grund erscheint es nicht naheliegend, dass der Fach- mann den in der K9 offenbarten Berührungssensor, der auf die Lösung einer anderen technischen Aufgabe abzielt, als Alternative zu einem mechanischen Druckschalter in Betracht gezogen hätte. In diesem Zusammenhang hat bereits das Patentgericht nachvollziehbar dargelegt, dass ein mechanischer Druck- schalter mit einer entsprechenden Abdichtung wirksam vor Feuchtigkeit ge- schützt werden kann, ohne dass es einer aufwändigen Änderung der elektri- schen Schaltvorrichtung bedürfte. Hinzu kommt, dass der in der K9 offenbarte Berührungssensor aufgrund der dort gestellten Aufgabe, Fehlfunktionen auf- 35 - 18 - grund von Störungen des von dem Berührungssensor erzeugten elektrischen Feldes zu vermeiden, eine aufwändige Gestaltung mit zwei Elektroden aufweist. Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt ist, eine Waage mit niedrigen Her- stellungs- und Betriebskosten zur Verfügung zu stellen, wird daher den dort of- fenbarten kapazitiven Berührungssensor nicht für eine Waage in Betracht zie- hen. Im Übrigen erhielte er durch die K9 ohnehin keine Anregung, den Nähe- rungsschalter wie beim Streitpatent auszugestalten und mit nur einer Elektrode zu versehen. Einer Übertragung des kapazitiven Berührungssensors der K9 auf die Tragplatte einer Waage stehen schließlich auch die sich entsprechend der jeweiligen Verwendung unterscheidenden Erwartungen an die Funktion eines Näherungs- oder Berührungssensors entgegen. Während bei einem Kochfeld sichergestellt sein muss, dass es nur eingeschaltet wird, wenn ein genau defi- nierter Punkt berührt wird, wird es bei einer Waage - wie die Erläuterungen in der Streitpatentschrift zeigen (Beschr. Abs. 2) - als nachteilig empfunden, eine ganz bestimmte Stelle auf der Tragplatte treffen zu müssen. Außerdem ist es bei einem Kochfeld aus Sicherheitsgründen von Vorteil, wenn die Berührung von einer gewissen zeitlichen Dauer sein muss, bevor es aktiviert wird. Demge- genüber ist es bei einer Waage im Interesse einer einfachen Handhabung er- wünscht, dass sie durch eine nur leichte und kurze Berührung an einer beliebi- gen Stelle oder gar durch eine bloße Annäherung aktiviert werden kann. IV. Ob sich der Prüfungsumfang des Berufungsgerichts nach § 117 PatG in Verbindung mit den entsprechend anzuwendenden Vorschriften der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO auf das von der Kläge- rin erstmals mit der Berufungsbegründung vorgelegte deutsche Gebrauchsmus- ter 298 22 566 (BK10) erstreckt, kann dahin gestellt bleiben. Denn dem Fach- mann wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung auch nicht durch die BK10 nahegelegt. 36 - 19 - Diese Entgegenhaltung betrifft einen kapazitiven Näherungssensor, der nach der dem Gebrauchsmuster zugrunde liegenden Aufgabenstellung nicht nur mit geringstem schaltungs- und herstellungstechnischem Aufwand zu reali- sieren und für vielfältige, alltägliche Anwendungen, wie beim Objektschutz, in der Haustechnik, im Sanitärbereich, in der Heiztechnik oder der Kraftfahrzeug- technik, einsetzbar sein, sondern auch einen hohen Grad an Betriebssicherheit und Störunempfindlichkeit aufweisen soll (S. 2 und S. 11). Jedoch gilt auch in- soweit wie in Bezug auf die Entgegenhaltung K9, dass der Fachmann keine hinreichende Veranlassung hatte, den mechanischen Druckschalter der K8 durch einen kapazitiven Näherungssensor zu ersetzen, zumal ihm zur Erhö- hung der Funktionssicherheit einfachere Möglichkeiten, wie die Abdichtung des Schalters zum Schutz vor Spritzwasser, zur Verfügung standen, um die gestell- te Aufgabe zu lösen. 37 - 20 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Gröning Bacher Deichfuß Kober-Dehm Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.09.2014 - 4 Ni 9/13 (EP) - 38