X ZB 5/13

Patentierbarkeit eines zweckgebundenen Stoffschutzes bei therapeutischer Anwendungsmodalität • Zweckgebundener Stoffschutz für ein Medikament kann auch Anwendungsanweisungen (z. B. Ruhigstellen der Hand) umfassen, sofern sie die Wirkung des Stoffs beeinflussen. • Bei der Prüfung der Patentfähigkeit sind auch Anwendungsmodalitäten zu berücksichtigen, die nicht nur die Krankheit oder Dosierung betreffen, sofern sie technisch mit der Wirkung des Stoffs verbunden sind. • Ein Gericht darf seine Entscheidung nicht auf eine selbständig tragende Erwägung stützen, ohne den Beteiligten zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Anmelderin beantragte Schutz für Kollagenase zur Behandlung der Dupuytren-Krankheit; Anspruch verlangt Injektion in fibrösen Strang mit wenigstens 8.000 ABC-Einheiten in einer Konzentration von etwa 15.000–75.000 ABC-Einheiten/ml und sofortige Ruhigstellung der Hand für mehrere Stunden. Patentamt und Patentgericht wiesen die Anmeldung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zurück; das Patentgericht hielt insbesondere das Ruhigstellen der Hand für eine nicht zu berücksichtigende therapeutische Anweisung oder jedenfalls für vom Fachmann nahelegend. Die Anmelderin wandte sich mit Zulassung der Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof. Streitpunkt war, ob die Maßnahme des Ruhigstellens bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist und ob das Patentgericht die Anmelderin hinreichend gehört hat. • Patentfähigkeit kann für zweckgebundenen Stoffschutz gewährt werden; dies umfasst auch Anwendungsmerkmale, die die Eignung des Stoffs für einen bestimmten therapeutischen Einsatz kennzeichnen (§ 3 Abs.4 PatG, Art.54 Abs.5 EPÜ). • Die Rechtsprechung des BGH und die Praxis des EPA lassen zu, dass nicht nur andere Krankheiten oder Dosierungen, sondern jede spezifische, neue und erfinderische Anwendungsmodalität patentierbar sein kann. • Aspekte der Anwendung sind zu berücksichtigen, soweit sie in Zusammenhang mit den Eigenschaften und der Wirkung des Stoffs stehen; bloße, unabhängige therapeutische Maßnahmen bleiben unberücksichtigt (§ 2a Abs.1 Nr.2 PatG, Art.53c EPÜ). • Im vorliegenden Fall dient die Ruhigstellung der Hand dazu, das Abdiffundieren der injizierten hochdosierten Kollagenase zu verhindern und damit die Wirkung am Zielort zu verbessern; daher besteht ein objektiver Zusammenhang zur Wirkung des Stoffs und Merkmal 4 ist grundsätzlich zu berücksichtigen. • Das Patentgericht konnte jedoch die Anmeldung nicht endgültig wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit verwerfen, weil es die Anmelderin nicht vorab auf die selbständig tragende Erwägung hingewiesen hat, dass die Ruhigstellung dem Fachmann als alltägliche Maßnahme nahegelegen habe; dadurch wurde der Anmelderin die Möglichkeit zur ergänzenden Stellungnahme genommen. • Mangels vorheriger Hinweis und möglicher ergänzender Sachaufklärung hat die Entscheidung des Patentgerichts Verfahrensfehler; deshalb ist Aufhebung und Zurückverweisung geboten. Der Beschluss des Patentgerichts wird aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen. Der BGH stellt klar, dass Anwendungsmodalitäten wie das sofortige Ruhigstellen der Hand nach Injektion bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen sind, wenn sie objektiv darauf gerichtet sind, die Wirkung des verabreichten Stoffs zu ermöglichen oder zu verbessern (§ 3 Abs.4 PatG; § 2a Abs.1 Nr.2 PatG; Art.54 Abs.5, Art.53c EPÜ). Das Patentgericht durfte seine Entscheidung nicht auf die ergänzende Erwägung stützen, dass diese Maßnahme dem ärztlichen Alltag nahegelegen habe, ohne der Anmelderin zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; daher kann die Patentfähigkeit hier noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Sache wird zur erneuten Prüfung und Entscheidung, unter Berücksichtigung der von der Anmelderin noch darlegbaren Umstände, an das Patentgericht zurückverwiesen.