X ZB 6/13

Patentfähigkeit zweckgebundenen Stoffschutzes trotz anwendungsbezogener Maßnahme • Patentschutz für einen bekannten Stoff zur therapeutischen Anwendung kann auch dann in Betracht kommen, wenn die beanspruchte Neuerung in einer Anwendungsanweisung (z. B. Dosierung oder Verabreichungsmodalität) liegt (§ 3 Abs. 4 PatG, Art. 54 Abs. 5 EPÜ). • Therapiebezogene Anweisungen sind bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen, soweit sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder zu verbessern (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 53 c EPÜ). • Eine unmittelbar nach lokaler Injektion vorzunehmende Ruhigstellung des behandelten Körperteils ist nur dann als beanspruchungsrelevantes Merkmal zu werten, wenn ein sachlicher Zusammenhang zur Verbesserung oder Sicherung der Wirkungsweise des Stoffs besteht. • Die rechtliche Würdigung der konkreten Offenbarungen des Standes der Technik (z. B. D2, D3) und ihre Eignung zur Nahelageprüfung liegen im pflichtgemäßen Ermessen des Patentgerichts und sind revisionsgerichtlich nur auf Rechtsfehler kontrollierbar. Anmelderin begehrt Patent für die Verwendung von Kollagenase zur Behandlung der Peyronie-Krankheit; Anspruch 1 nennt Injektion in eine fibröse Plaque, pharmazeutisch verträgliche Trägersubstanz, Gesamtmenge mindestens ca. 20.000 ABC-Einheiten, Konzentration ca. 20.000–40.000 ABC-Einheiten/ml und sofortige Immobilisierung des Penis für mehrere Stunden. Das Patentamt und das Patentgericht hielten die Anmeldung für nicht erfinderisch und wiesen die Beschwerde zurück; das Patentgericht wertete die Ruhigstellung als nicht berücksichtigungsfähiges therapeutisches Verfahren bzw. sah alternativ Naheliegen der Ruhigstellung aus dem Stand der Technik. Die Anmelderin führte Rechtsbeschwerde beim BGH, der die Entscheidung aufhob und zur neuerlichen Verhandlung an das Patentgericht zurückwies. Relevante Entgegenhaltungen stammen insbesondere aus den Veröffentlichungen D3 (1985) und D2 (1993). • Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde und Aufhebung der angefochtenen Entscheidung; Zurückverweisung zur neuerlichen Sachprüfung. • Grundsatz: Zweckgebundener Stoffschutz ist auch dann möglich, wenn die beanspruchte Neuerung in Anweisungen zur Anwendung liegt; § 3 Abs. 4 PatG und Art. 54 Abs. 5 EPÜ stehen dem nicht entgegen (vgl. BGH-Rechtsprechung zu Dosierungsangaben). • Therapiebezogene Anweisungen sind nur dann unberücksichtigt zu lassen, wenn sie keinen Zusammenhang zur Wirkung des Stoffs haben. Sind sie objektiv darauf gerichtet, die Wirkung zu ermöglichen oder zu verbessern, sind sie bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 53 c EPÜ). • Im konkreten Fall hat die Anmeldung dargelegt, die unmittelbar nach Injektion vorzunehmende Ruhigstellung diene dazu, Extravasation der Kollagenase zu vermeiden und damit die Wirkung zu sichern; daher ist Merkmal 5 grundsätzlich zu berücksichtigen. • Zur Erfinderischkeitsprüfung hielt das Gericht die Dosierung (mind. 20.000 Einheiten) und die Konzentration (20.000–40.000 Einheiten/ml) für durch den Stand der Technik (D3, D2) nahegelegt; dies blieb in der Prüfung der Rechtsbeschwerde weitgehend unbeanstandet. • Rechtsfehlerhaft war jedoch die Feststellung, dass die Ruhigstellung des Penis bereits aus D3 oder D2 dem Fachmann nahegelegen habe. Die in D3 dokumentierte Ruhigstellung betraf eine Nachbehandlung zwei Wochen nach einer Nebenreaktion und begründet nicht die Schlussfolgerung, eine sofortige Ruhigstellung diene der Verbesserung der Wirkungsweise; entsprechende Anhaltspunkte fehlen. • Das Patentgericht hatte zudem nicht hinreichend zur Frage aufgeklärt, ob allgemeine Fachkenntnisse oder frühere Offenbarungen (insbesondere die Anmeldung aus Verfahren X ZB 5/13) dem Fachmann die Vorsorge durch Ruhigstellung nahegelegt hätten; insoweit ist weitere tatsächliche Aufklärung in der Beschwerdeinstanz erforderlich. Der Bundesgerichtshof hebt den Beschluss des Patentgerichts auf und verweist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurück. Entscheidungserheblich ist, dass anwendungsbezogene Maßnahmen wie Dosierung oder Verabreichungsmodalitäten patentfähig sein können, wenn sie in sachlichem Zusammenhang die Wirkung eines Stoffs beeinflussen; die sofortige Ruhigstellung des Penis ist daher bei der Patentwürdigkeitsprüfung zu berücksichtigen, weil sie nach der Anmeldung die Extravasation verhindern und somit die Wirkung der Kollagenase verbessern soll. Zugleich beanstandet der BGH die Annahme des Patentgerichts, diese Ruhigstellung sei bereits durch die angeführten Entgegenhaltungen nahegelegt; hierfür fehlen tragfähige Anhaltspunkte in D3/D2. Die Sache ist deshalb zur weiteren Aufklärung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen, wobei das Gericht insbesondere die Nahelagefrage zur Ruhigstellung unter Berücksichtigung ergänzter Vorträge neu zu prüfen hat.