X ZR 119/09

Teilnichtigkeit wegen unzulässiger Erweiterung; Patent für geänderten Anspruch teilweise aufrechterhalten • Ein ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbart nur das, was ihr für den Fachmann unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. • Eine Verallgemeinerung von Ausführungsmerkmalen ist zulässig, wenn die Anmeldung die verallgemeinerte technische Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit offenbart. • Die Prioritätsunterlagen können es rechtfertigen, dass ein Gegenstand auf eine der dort genannten Herstellungsarten (z. B. wirken/stricken) beschränkt wird, wenn für den Fachmann die Ausführungsbeispiele und die zuziehbaren Sachverständigen Hinweise auf diese Möglichkeit geben. • Ein Patentanspruch ist unzulässig erweitert, wenn ein darin enthaltener Begriff (hier: bestimmte kombinierte Bindung) nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgeht. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 779 851 über ein Schleifprodukt; die Klägerin stellte Nichtigkeitsantrag. Das Patent beanspruchte textile Schleifprodukte mit hervorstehenden Fadenteilen (Schlaufen) und als separate Agglomerate aufgebrachten Schleifmitteln; verschiedene Ausgestaltungen wurden in Anspruch genommen. Das Patentgericht erklärte das Patent für nichtig. In der Berufung verteidigte die Beklagte das Patent in geänderter Fassung; der Senat ließ Gutachten und Übersetzungen erstellen. Streitpunkte waren insbesondere die Frage, ob bestimmte Gewirk-Bindungsmerkmale ursprünglich offenbart waren, und die Patentfähigkeit des in Hilfsantrag 2 verbliebenen Anspruchs. • Der Senat prüfte Offenbarungsgehalt, Neuheit und erfinderische Tätigkeit bezogen auf die verteidigten Fassungen. Maßgeblich ist, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmbar ist. • Die in der zweitinstanzlichen Hauptfassung aufgenommenen Merkmale zur Kettengewirk-Kombination (Merkmale 1.2 und 1.2.1) gehen über den ursprünglich offenbarten Inhalt hinaus; die Anmeldung enthält keine hinreichend deutliche Offenbarung, dass eine kombinierte Bindung dieser allgemeinen Art zur Erfindung gehört. • Auch die Einschränkung auf eine Satin-/Trikot-Kombination (Hilfsantrag 1) ist unzulässig erweitert, weil die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass alle Varianten dieser Kombination (z. B. Trikot-/Satin-Anordnung) zur Erfindung gehören; aus Figuren und Beschreibung erschließt sich nur konkrete Ausgestaltung(en). • Zur Frage der Priorität und des Standes der Technik stellte der Senat fest, dass die Prioritätsdokumente (u. a. schwedische Anmeldung) die in Hilfsantrag 2 beanspruchte Ausgestaltung ausreichend stützen; ein einschlägiges Gebrauchsmuster war daher nicht standverweisend. • Der verbleibende (mit Hilfsantrag 2 verteidigte) Anspruch ist patentfähig: Er unterscheidet sich von den einschlägigen Entgegenhaltungen und war nicht nahegelegt; insbesondere ist die Kombination der Merkmale (durchlässiges Tuch, hervorstehende Schlaufen, Spalt zur Staubabfuhr, Schleifmittel auf der ebenen Seite) nicht aus dem Stand der Technik ableitbar. • Kostenentscheidung beruht auf §121 Abs.2 PatG und §92 Abs.1 ZPO; die weitergehende Berufung wurde zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof änderte das Berufungsurteil insoweit ab, dass das europäische Patent 779 851 für Deutschland in Bezug auf den nunmehr einzigen, mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruch aufrechterhalten wird; insoweit ist das Patent patentfähig. Die Verteidigung des Patents in den weitergehenden (haupt- und hilfsantraglichen) Fassungen war unzulässig, weil Merkmale zur Kettengewirk-Kombination nicht ursprünglich offenbart waren; eine weitere Einschränkung auf eine Satin-/Trikot-Bindung genügte nicht, da die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig die verallgemeinerte Variante deckte. Die Klage wurde insoweit abgewiesen, im Übrigen das Patent für nichtig erklärt. Die weitergehende Berufung wurde zurückgewiesen und die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben.