Xa ZB 36/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZB 36/08 vom 22. September 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schwingungsdämpfer GG Art. 103 Abs. 1; PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Verteidigt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nur einen von zwei ne- bengeordneten, im Wesentlichen inhaltsgleichen Patentansprüchen in einer beschränkten Fassung, verletzt es den Anspruch des Patentinhabers auf recht- liches Gehör, wenn die Patentabteilung oder das Patentgericht ohne weitere Anhaltspunkte annimmt, der Patentinhaber wolle den Gegenstand des be- schränkten Patentanspruchs nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des nicht beschränkten Patentanspruchs als rechtsbeständig er- weist, und das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit des Gegenstands des nicht beschränkten Patentanspruchs insgesamt widerruft. BGH, Beschluss vom 22. September 2009 - Xa ZB 36/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. September 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Rechtsbeschwerdeführerin wird der Beschluss des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 2008 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen. Beschwerdewert: 50.000 € Gründe: I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des deutschen Patents 199 14 504 (Streitpatents), das einen "hydraulischen Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungskraft" betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentan- sprüche. Patentanspruch 1 lautet: 1 - 3 - "Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungs- kraft, der einen Zylinder (2) aufweist, in welchen ein öliges Fluid eingefüllt ist, einen gleitbeweglich in dem Zylinder (2) angeordneten Kolben (5), eine Kolbenstange (6), deren eines Ende mit dem Kol- ben (5) verbunden ist, und deren anderes Ende nach außerhalb des Zylinders (2) verläuft, einen Hauptfluidkanal (16, 17, 18) und einen Hilfsfluidkanal (34a, 35a, 37a, 40), die beide mit dem Zylinder (2) verbunden sind, und in denen ein öliges Fluid infolge der Gleitbe- wegung des Kolbens fließt, ein Dämpfungsventil (34) des Vorsteu- ertyps, welches in dem Hauptfluidkanal angeordnet ist, eine feste Öffnung (34a), die in dem Hilfsfluidkanal angeordnet ist, und ein Drucksteuerventil (A), wobei der Druck zwischen der festen Öffnung (34a) des Hilfsfluidkanals und dem Drucksteuerventil (A) als Vor- steuerdruck für das Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps dient, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Drucksteuerventil (A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) auf- weist, der gemäß eines Schubes einer Magnetspule (55) bewegbar ist und direkt den Druck zum Öffnen eines Plattenventils (48) in Übereinstimmung mit der Bewegung des Plungerkolbens (46) steu- ert." Patentanspruch 5 lautet:2 "Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungs- kraft, der so aufgebaut ist, dass die Dämpfungskraft eingestellt wer- den kann, und aufweist: einen Zylinder (2), in welchen ein öliges Fluid eingefüllt ist; - 4 - einen Kolben (5), der gleitbeweglich so in dem Zylinder (2) ange- ordnet ist, dass darin eine Zylinderkammer ausgebildet wird; eine Kolbenstange (6), deren eines Ende von dem Kolben (5) aus nach außerhalb des Zylinders (2) verläuft; einen zwischen dem Zylinder (2) und einem äußeren Zylinder (3) vorgesehenen Vorratsbehälter (4), der zur Aufnahme eines Betriebsfluids vorgesehen ist; einen ersten Fluidkanal (17, 16, 18), der in dem Zylinder (2) ange- ordnet ist, um eine Fluidverbindung mit dem Vorratsbehälter (4) zur Verfügung zu stellen; ein Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps, welches in dem ersten Fluidkanal (17, 16, 18) zur Erzeugung einer Dämpfungskraft ange- ordnet ist; einen zweiten Fluidpfad (34a, 35a, 37a, 40), welcher das Dämp- fungsventil (34) des Vorsteuertyps umgeht und einen Vorsteuer- druck für das Dämpfungsventil des Vorsteuertyps zur Verfügung stellt; und ein Drucksteuerventil (A), welches in dem zweiten Fluidpfad angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Drucksteuerventil (A) einen gemäß dem Schub einer Magnetspule (55) bewegbaren Plungerkolben (46) aufweist, wobei das Drucksteuerventil (A) den Vorsteuerdruck des Dämpfungsventils (34) des Vorsteuertyps steu- ert, durch direktes Verändern des Drucks zum Öffnen eines Plat- tenventils (48) entsprechend der Bewegung des Plungerkolbens (46)." - 5 - Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentan- spruchs 1 sei nicht neu. Alle Merkmale seien durch die europäische Patent- schrift 0 490 262 (E1) sowie durch die deutsche Offenlegungsschrift 40 24 920 (E2) vorweggenommen. Dies gelte auch für Patentanspruch 5, der gegenüber Patentanspruch 1 nur unwesentliche Unterschiede aufweise. 3 Die Patentinhaberin hat zunächst die Teilung des Patents nach § 60 PatG erklärt. Später hat sie geänderte Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt. Sie hat beantragt, das Patent in geändertem Umfang auf- rechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage des als Hauptantrag beigefügten geänderten Patentanspruchs 1, hilfsweise auf der Grundlage des als Hilfsantrag beigefügten geänderten Anspruchs 1. Sodann hat sie die gestellten Anträge "der guten Ordnung halber" klargestellt. Sie hat beantragt, das Patent in geän- dertem Umfang aufrechtzuerhalten, und zwar auf der Grundlage der zunächst eingereichten Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag zusam- men mit den Patentansprüchen 2 bis 9 sowie den übrigen Unterlagen des Pa- tents in der erteilten Fassung. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent widerrufen.5 Mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhabe- rin, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör; außerdem sei die Entscheidung nicht mit Gründen ver- sehen. 6 II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Patentinhaberin Rechts- beschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend macht. Sie hat auch in der Sache Erfolg. 7 - 6 - 1. Das Patentgericht hat ausgeführt, es könne dahinstehen, ob die Pa- tentansprüche 1 bis 4 nach Haupt- und Hilfsantrag patentfähig seien, weil je- denfalls dem hydraulischen Schwingungsdämpfer nach dem erteilten und auch im Hilfsantrag identisch enthaltenen, nebengeordneten Patentanspruch 5 die Patentfähigkeit mangels Neuheit fehle. Alle Merkmale dieses Anspruchs seien aus der europäischen Patentschrift 0 490 262 bereits bekannt. Die übrigen Pa- tentansprüche fielen notwendigerweise zusammen mit dem nicht bestandsfähi- gen Patentanspruch 5. 8 2. Die Rechtsbeschwerde sieht eine Verletzung des Anspruchs auf recht- liches Gehör darin, dass das Patentgericht seiner Hinweispflicht nicht nachge- kommen sei. Die Patentansprüche 1 und 5 seien im Verfahrensverlauf stets parallel behandelt worden, da ihr Gegenstand weitgehend identisch sei. Es sei offensichtlich gewesen, dass das von der Patentinhaberin zur Abgrenzung zu den Entgegenhaltungen E1 und E2 gemäß Haupt- und Hilfsantrag jeweils auf- genommene zusätzliche Merkmal in gleicher Weise wie in Patentanspruch 1 in dem nebengeordneten Patentanspruch 5 habe ergänzt werden sollen. Selbst ohne ausdrückliche Bezugnahme sei dies als stillschweigend gewollt anzuse- hen gewesen. Vor diesem Hintergrund hätte es dem Patentgericht jedenfalls oblegen, für eine entsprechende Klarstellung Sorge zu tragen. Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei entscheidungserheblich, da nicht aus- zuschließen sei, dass die angefochtene Entscheidung zugunsten der Patentin- haberin ausgefallen wäre, wenn das Patentgericht die in Patentanspruch 1 vor- genommene Ergänzung auch im Rahmen der Prüfung des Patentanspruchs 5 mitberücksichtigt hätte. 9 - 7 - Einen nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG zu berücksichtigenden Begrün- dungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde darin, dass das Patentgericht es ha- be dahinstehen lassen, ob die selbständigen Patentansprüche 1 bis 4 nach Haupt- und Hilfsantrag patentfähig seien. Damit sei das Rechtsschutzbegehren der Patentinhaberin nicht vollständig beschieden worden. Ein Begründungs- mangel liege im Übrigen auch insoweit vor, als das Bundespatentgericht auf eine rein formale Betrachtung abgestellt habe, indem es lediglich den Wortlaut des nebengeordneten Patentanspruchs 5 wiederholt und mit denjenigen Be- zugszeichen versehen habe, die der Entgegenhaltung E1 zu entnehmen seien. Dies stelle keine nachvollziehbare Begründung dar. 10 3. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluss verlet- ze den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör, weil das Patentge- richt seinen Hinweispflichten nicht nachgekommen sei, ist begründet. 11 Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Be- deutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah- rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (BGHZ 173, 47 Tz. 30 - Informationsübermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.). 12 Der Anspruch eines Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör ist ver- letzt, wenn entscheidungserhebliches Vorbringen nicht berücksichtigt wird, ohne 13 - 8 - dass dies in den Vorschriften des Verfahrensrechts eine Stütze findet. So ver- hält es sich mit den Ergänzungen des Patentanspruchs 1, die die Patentinhabe- rin vorgenommen hat, um Bedenken gegen die Patentfähigkeit des Gegen- stands dieses Patentanspruchs in der Fassung des erteilten Patents Rechnung zu tragen. Das Patentgericht durfte nicht annehmen, die Patentinhaberin wolle den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung ihres Haupt- und Hilfsan- trags nur für den Fall verteidigen, dass sich auch der Gegenstand des Patent- anspruchs 5 in der Fassung des erteilten Patents als rechtsbeständig erweise. Es hätte daher vor seiner Entscheidung klären müssen, in welchem Umfang die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigen wollte. 14 Nach § 21 PatG darf ein Patent nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgründe reichen (BGHZ 173, 47 Tz. 19 - Informationsübermittlungsver- fahren II). Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheiz- gerät; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II) bei der Beurteilung der Patentfähigkeit auch im Einspruchsverfahren der Antrag des Patentinhabers maßgeblich; beantragt er, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz aufrechtzuerhalten, so rechtfertigt es den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan- spruchs aus dem Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist. Dabei darf je- doch nicht am Wortlaut der gestellten Anträge gehaftet werden. Vielmehr ist zur Auslegung des Antrags das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu be- rücksichtigen (BGHZ 173, 47 Tz. 23 - Informationsübermittlungsverfahren II). Sofern sich aus der Fassung des Antrags oder dem zu seiner Begründung Vor- gebrachten Zweifel an dem prozessualen Begehren ergeben, hat das Patentge- 15 - 9 - richt auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang der Patentinhaber das Patent (hilfsweise) verteidigen will. Solche Zweifel mussten sich hier dem Patentgericht aufdrängen. Aus dem zunächst gestellten Antrag ergab sich, dass es der Patentinhaberin darum ging, die zur Aufrechterhaltung des Streitpatents möglicherweise notwendigen Ergänzungen der Patentansprüche vorzunehmen. Dass diese Ergänzungen nur Patentanspruch 1 und nicht auch den nahezu wortgleichen Patentanspruch 5 betreffen sollten, lag mangels irgendwelcher Ausführungen oder sonstiger An- haltspunkte hierfür so fern, dass das Patentgericht bereits aus diesem Grunde Veranlassung gehabt hätte, eine Klärung herbeizuführen. Hinzu kommt, dass die Patentinhaberin mit einem Antrag, bei dem Patentanspruch 5 unverändert blieb, die Gefahr begründete, den Widerruf des Streitpatents insgesamt auszu- lösen, was sie mit der geänderten Fassung von Patentanspruch 1 ersichtlich gerade verhindern wollte. Hierfür gab es keinen plausiblen Grund. Bei dieser Sachlage war das Patentgericht, erst recht vor dem Hintergrund, dass seine Entscheidung über den Einspruch grundsätzlich nicht mehr anfechtbar ist, gehalten, für eine Klarstellung des Gewollten zu sorgen. 16 Hieran ändert sich nichts dadurch, dass die weitgehende Übereinstim- mung von Patentanspruch 1 und 5 im Verfahren bereits erörtert worden war, indem die Einsprechende in der Einspruchsbegründung dargelegt hatte, dass im Hinblick auf die sehr geringen Unterschiede zwischen Patentanspruch 1 und 5, die sie in einer Tabelle gegenübergestellt hatte, auch Patentanspruch 5 aus denselben Gründen wie Patentanspruch 1 nicht patentfähig sei. Auch wenn ein Gesichtspunkt von einer Partei eingeführt worden ist, besteht eine Hinweis- pflicht des Gerichts, wenn die andere Partei aufgrund eines erkennbaren Miss- verständnisses oder Rechtsirrtums hierauf nicht eingeht (BGH, Urt. v. 7.12.2000 17 - 10 - - I ZR 179/98, NJW 2001, 2548). Dies war hier der Fall. Das prozessuale Ver- halten der Patentinhaberin ließ nur den Schluss zu, dass sie Patentanspruch 5 und seine weitgehende sachliche Übereinstimmung mit Patentanspruch 1 aus den Augen verloren hatte. Eine andere sinnvolle Erklärung für das Verhalten der Patentinhaberin ist nicht erkennbar. III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 PatG.18 IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten. 19 Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Berger Bacher Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.07.2008 - 6 W (pat) 327/06 -