BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 23/07 vom 29. Juli 2008 in der Rechtsbeschwerdesache - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Gröning beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird der am 20. März 2007 verkündete Beschluss des 5. Senats (Gebrauchs- musterbeschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben, soweit über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 der Rechtsbeschwerdeführerin entschieden worden ist. Im Übrigen wird die Rechtsbeschwerde als unzulässig verworfen. Die Sache wird im Umfang der Aufhebung zur anderweiten Ver- handlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbe- schwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 75.000,-- € festgesetzt. Gründe: I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 299 24 199 mit der Bezeichnung "Telekommunikationsanordnung zur Übertra- gung von Rückkanaldaten einer Verbindung zwischen einem Endgerät und ei- 1 - 3 - nem Server eines Paketvermittlungsnetzes". Das Gebrauchsmuster, das am 1. August 2002 eingetragen worden ist, umfasst 38 Schutzansprüche. Der ein- getragene Schutzanspruch 1 lautet: "1. Telekommunikationsanordnung zur Übertragung von Rückka- nal-Daten in einer Verbindung zwischen einem Endgerät und einem Server eines Paketvermittlungsnetzes, zumindest auf ei- ner Teilstrecke des Rückkanals wahlweise schmalbandig über das Paketvermittlungsnetz und/oder POTS/ISDN-Leitungen und/oder breitbandig über einen Breitband-Rückkanal, mit: a) Mitteln zum Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endge- rät (1) und dem Server (4) über das Paketvermittlungsnetz (3), b) Mitteln zum schmalbandigen Übertragen von Rückkanal- Daten vom Server (4) zum Endgerät (1), c) Mitteln zum wiederholten Prüfen beim Server (4) und/oder einer Steuereinheit (5, 15), die Teil des Paketvermittlungs- netzes (3) ist oder zu diesem Zugang hat, ob ein durch den Nutzer des Endgerätes (1) oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine Rückka- nal-Datenübertragung via Breitband-Rückkanal oder zum Zuschalten einer Rückkanal-Datenübertragung via Breit- band-Rückkanal vorliegt, - 4 - d) Mitteln zum Wechseln auf eine Übertragung via Breitband- Rückkanal während der bestehenden Verbindung bei Vor- liegen eines entsprechenden Steuersignals, oder Mitteln zum Zuschalten eines derartigen Kanals, wobei Rückkanal- Daten zunächst breitbandig vom Server (4) zu einem Breit- band-Zugangsswitch (5) übertragen und dann vom Breit- band-Zugangsswitch (5) auf den Breitband-Rückkanal ge- geben werden, e) Mitteln zum Zurückwechseln auf eine schmalbandige Über- tragung der Rückkanal-Daten, sofern ein entsprechendes weiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkma- nagements vorliegt." Die Schutzansprüche 2 bis 22 betreffen Ausgestaltungen der Telekom- munikationsanordnung nach Schutzanspruch 1, einen Switch zur Übertragung von Rückkanaldaten in einer Verbindung zwischen einem Endgerät und einem Server eines Vermittlungsnetzes (Schutzanspruch 23 mit Ausgestaltungen in den Ansprüchen 24 bis 34) sowie eine Steuereinheit zur Verwendung in einer Telekommunikationsanordnung gemäß Anspruch 1 (Schutzanspruch 35 mit Ausgestaltungen in den Ansprüchen 36 bis 38). 2 Auf Antrag der Rechtsbeschwerdegegnerinnen zu 1 und 2 hat das Deut- sche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 27. September 2005 die teil- weise Löschung des Gebrauchsmusters angeordnet. Hiergegen haben die Rechtsbeschwerdegegnerinnen Beschwerde eingelegt. Das Bundespatentge- richt hat durch den angefochtenen Beschluss das Gebrauchsmuster, das die Rechtsbeschwerdeführerin in der Fassung von 4 Hilfsanträgen verteidigt hat, in 3 - 5 - vollem Umfang gelöscht. Das Bundespatentgericht hat auf Anregung der Rechtsbeschwerdeführerin und der Rechtsbeschwerdegegnerinnen die Rechts- beschwerde zugelassen. Es hat dazu in den Gründen ausgeführt, dies gesche- he im Hinblick auf die Rechtsfrage, ob die im Verfahren geltend gemachten Schutzansprüche gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen zu 1 bis 3 als Verfahrensansprüche oder als Vorrichtungsansprüche einzuordnen seien und somit dem Schutzausschluss des § 2 Nr. 3 GebrMG unterfielen. II. Die Rechtsbeschwerde ist durch diese Entscheidung des Bundespa- tentgerichts nur zugelassen, soweit über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 entschieden worden ist. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde be- schränkt die Nachprüfung zwar grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Rechts- frage, die das Beschwerdegericht für klärungsbedürftig gehalten hat; eine vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung auf eine solche Frage ist ohne Wirkung (st. Rspr. d. Sen.; zuletzt Beschl. v. 29.04.2003 - X ZB 4/01, GRUR 2003, 781 f. - Basisstation). Zulässig ist jedoch die Beschränkung des Rechtsmittels auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegen- standes, die sich auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann (BGH, Beschl. v. 28.04.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value; Beschl. v. 14.05.2008 - XII ZB 78/07; BGHZ 153, 358, 360 f.; BGH, Urt. v. 17.06.2004 - VII ZR 226/04, NJW 2004, 3264, 3265). Das Bundespatentgericht hat in den Gründen seiner Entscheidung eine solche Beschränkung vorgenommen. Nur für die Entscheidung über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 kam es auf die von ihm für klärungsbedürftig gehaltene Rechtsfrage an. Die Ent- scheidung über den Hilfsantrag 4 ist von dieser Rechtsfrage nicht betroffen. Das Bundespatentgericht hat insoweit die Löschung darauf gestützt, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 nicht auf einem erfinde- rischen Schritt beruhe. Die von ihm vorgenommene Beschränkung der Zulas- 4 - 6 - sung der Rechtsbeschwerde bezieht sich daher auf einen abtrennbaren Teil, der die Entscheidung ansonsten nicht betrifft. Die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde im Übrigen ergibt sich aus § 18 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 108 Abs. 1 PatG. 5 III. Soweit die Rechtsbeschwerde zulässig ist, führt sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 6 Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 ausgeführt: 7 Der auf eine Telekommunikationsanordnung gerichtete Schutzan- spruch 1 habe im Wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur Übertragung von Rückkanaldaten in einer Ebene-7-Verbindung gemäß dem OSI-Referenzmodell (L7-Verbindung) zwischen einem Endgerät und einem Server eines Paketver- mittlungsnetzes zum Gegenstand und betreffe deshalb ein Arbeitsverfahren, das gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen sei. Anspruch 1 habe in Bezug auf die wahlweise Übertragung der Rückkanal- daten zumindest auf einer Teilstrecke des Rückkanals schmalbandig über das Paketvermittlungsnetz und POTS/ISDN-Leitungen und/oder breitbandig über einen Breitband-Rückkanal eine zeitliche Abfolge von Schritten zum Gegens- tand, nämlich zunächst den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endgerät und dem Server über das Paketvermittlungsnetz, nachfolgend ein schmalban- diges Übertragen von Rückkanaldaten vom Server zum Endgerät, wobei die Daten vom Server zu einem Breitband-Zugangsswitch, vom Breitband- Zugangsswitch über das Paketvermittlungsnetz zu einem Einwählknoten und 8 - 7 - vom Einwählknoten an das Endgerät übertragen würden. Anschließend erfolge ein wiederholtes Prüfen beim Breitband-Zugangsswitch, ob ein durch den Nut- zer des Endgeräts oder ein Netzwerkmanagement ausgelöstes Steuersignal zum Übergang auf eine Rückkanal-Datenübertragung via Breitband-Rückkanal oder zum Zuschalten einer Rückkanal-Datenübertragung via Breitband- Rückkanal bis zum Endgerät vorliege. Falls der Prüfvorgang ergebe, dass ein entsprechendes Steuersignal vorliege, folge ein Wechseln auf eine Übertragung via Breitband-Rückkanal während der bestehenden Übertragung, oder es wer- de ein derartiger Kanal zugeschaltet, wobei in der Folge wiederum Rückkanal- daten zunächst breitbandig vom Server zum Breitband-Zugangsswitch und dann vom Breitband-Zugangsswitch auf den Breitband-Rückkanal bis zum End- gerät übertragen würden. Schließlich erfolge ein Zurückwechseln auf eine schmalbandige Übertragung der Rückkanaldaten, sofern beim Prüfen ein ent- sprechendes weiteres Steuersignal des Nutzers oder des Netzwerkmanage- ments vorliege. Eine solche zeitliche Abfolge von Arbeitsschritten stelle ein Ar- beitsverfahren dar. Die Rechtsbeschwerde macht demgegenüber geltend, das Bundespa- tentgericht habe sich nicht hinreichend am Inhalt der Schutzansprüche orien- tiert. Schutzanspruch 1 bezeichne eine Vorrichtung mit Mitteln zur Durchfüh- rung verschiedener Aufgaben und Befehle im Rahmen der Übertragung von Rückkanaldaten. Allerdings seien die Mittel nicht räumlich körperlich, sondern hinsichtlich ihrer Funktion umschrieben. Im Bereich der Telekommunikation und Datenübertragung würden Funktionen in aller Regel durch eine Kombination von Computer-Hardware und Software bereitgestellt. Die Umschreibung einer Funktion durch Mittel sei eine geeignete Formulierung, da eine weitergehende Beschreibung der gegenständlichen Ausgestaltung in der Regel nicht möglich sei. Die Mittel seien stets ein Mikroprozessor, der Befehle einer bestimmten 9 - 8 - Software ausführe und dadurch eine Funktion bereitstelle. Anders als bei me- chanischen Erfindungen existiere keine äußere Struktur oder gegenständliche Ausgestaltung, die eine Funktion bereitstellen würde. Die einzelnen Funktionen seien einer gegenständlichen Beschreibung nicht zugänglich. Anspruch 1 erhal- te seine strukturelle Substanz durch die Angabe eines "Endgeräts", eines "Ser- vers", eines "Paketvermittlungsnetzes", eines "Rückkanals", eines "Paketver- mittlungsnetzes", eines "Breitband-Rückkanals", eines "Breitband-Zugangs- switches" und eines "Einwählknotens". Wie diese Komponenten funktionell zu- sammen zu wirken hätten, werde durch die funktionellen Merkmale des An- spruchs angegeben, ohne dass dazu Hinweise auf eine gegenständliche Aus- gestaltung notwendig oder sinnvoll seien. IV. Über die Reichweite des Anwendungsbereichs von § 2 Nr. 3 GebrMG hat der Senat bereits entschieden (Beschl. v. 17.02.2004 - X ZB 9/03, GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge; Beschl. v. 05.10.2005 - X ZB 7/03, GRUR 2006, 135 ff. - Arzneimittelgebrauchsmuster). Bei Einführung dieser Regelung durch das Produktpirateriegesetz hat der Gesetzgeber die Absicht verfolgt, auf das bis dahin geltende Raumformerfordernis zu verzichten und erreichen wollen, dass alle technischen Erfindungen, also zum Beispiel auch gestaltlose Stoffe als Gebrauchsmuster geschützt werden können, wobei nur Verfahrenserfindungen ausgeschlossen bleiben sollten, da sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit für ein ungeprüftes Schutzrecht nicht eigneten (BT-Drucks. 11/5744, S. 31 ff.; BlPMZ 1990, 195, 199). In der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses wird als Grund dafür angeführt, dass bei Verfahrenserfindungen wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer Formeln es an einer Überprüfbarkeit auf Schutzfähigkeit und Schutzumfang mangele (Bericht S. 23; BlPMZ 1990, 195, 197). Die Vorschrift ordnet demgemäß an, dass Ver- fahren als Gebrauchsmuster nicht geschützt werden, wobei der Verfahrensbeg- 10 - 9 - riff der herkömmlichen Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes entspricht, und insbesondere Arbeitsverfah- ren und Herstellungsverfahren einschließt (Sen.Beschl. v. 17.02.2004 aaO S. 497). Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nicht um ein Arbeitsverfahren. Schutzanspruch 1 betrifft eine Anordnung, nämlich eine Telekommunikationsanordnung. Er beschreibt die bei dieser Anordnung zur Anwendung kommenden Arbeitsmittel nach Funk- tion und Arbeitsweise, die zugleich auch die Vorrichtung kennzeichnen. Ein sol- cher Vorrichtungsanspruch ist nach herkömmlicher Definition ein Erzeugnis- und kein Verfahrensanspruch (Benkard/Mellulis/Bacher Patentgesetz, 10. Aufl. § 1 Rdn. 23). Er unterfällt daher nicht dem Schutzrechtsausschluss des § 2 Nr. 3 GbrMG. 11 Das Bundespatentgericht wird seine Entscheidung über den Hauptantrag und die Hilfsanträge zu 1 bis 3 daher nicht auf § 2 Nr. 3 GebrMG stützen kön- nen. 12 - 10 - Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehal- ten. 13 Melullis Scharen Mühlens Asendorf Gröning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.03.2007 - 5 W(pat) 454/05 -

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