BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 2/04 vom 24. Februar 2005 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 397 17 463 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 MEY/Ella May Es gibt keinen Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orien- tiert. Liegen besondere Umstände vor, kann bei der Beurteilung der Verwechs- lungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung eine prägende Wir- kung zugemessen werden. Solche Umstände können in der kraft Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der nur aus dem Nachnamen gebildeten äl- teren Marke liegen. BGH, Beschl. v. 24. Februar 2005 - I ZB 2/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern- Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 27. Senats (Mar- ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Sep- tember 2003 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt. Gründe: I. Gegen die am 18. April 1997 angemeldete und am 14. Juli 1997 für die Waren "Bekleidungsstücke für Damen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" einge- tragene Wort-/Bildmarke Nr. 397 17 463 - 3 - hat die Widersprechende aus ihrer am 29. Mai 1987 für "Gestrickte und gewirk- te Leibwäsche" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 106 784 Widerspruch eingelegt. Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwi- schen den Marken fehle. Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke für "Bekleidungsstücke für Damen" an- geordnet. Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die teil- weise Löschung der angegriffenen Marke. II. Das Bundespatentgericht hat für den Bereich der Warenidentität die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Widerspruchsmarke und der angegrif- fenen Marke bejaht, weil diese gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Hierzu hat es ausgeführt: Die angegriffene Marke beanspruche hinsichtlich der "gestrickten und gewirkten Leibwäsche" Schutz für Waren, die von den Waren "Bekleidungs- stücke für Damen" identisch umfaßt seien. - 4 - Die der Widerspruchsmarke möglicherweise aufgrund ihrer gewissen Farblosigkeit von Hause aus anhaftende geringfügige Kennzeichnungsschwä- che sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke durch langjähri- ge und starke Benutzung - zugleich als wesentlicher Bestandteil des Firmen- namens der Widersprechenden - überwunden gewesen. Insoweit sei, da der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Kreis der angesprochenen Verbraucher in Westdeutschland wesentlich größer sei als in Ostdeutschland, im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke von einem etwa an die 40 % rei- chenden Bekanntheitsgrad und damit von einer zwar nicht starken, aber doch deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft und einem entsprechend erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Markenstelle habe zwar zutreffend angenommen, daß der die ange- griffene Marke allein kennzeichnende Name "Ella May" nicht von dem Bestand- teil "May" geprägt werde. Damit könne zwar nicht ohne weiteres eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken (im engeren Sinne) angenommen, wegen der durch umfangreiche Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht jedoch ausgeschlossen werden, daß ein noch be- achtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene Marke aufgrund ihres Bestandteils "May" mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringe. Bei einer solchen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die zugleich das Firmenkennzeichen des Inhabers der älteren Marke bilde, sei nicht auszu- schließen, daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit der jüngeren Kombinationsmarke annehme, der Träger des bekannten alleinste- henden Familiennamens oder ein Mitglied seiner Familie habe gerade den in der Kombinationsmarke enthaltenen Vornamen. - 5 - Diese Voraussetzungen seien vorliegend jedenfalls im mündlichen Ge- schäftsverkehr erfüllt. Der Verkehr könne, wenn er der angegriffenen Marke beispielsweise bei Verkaufsgesprächen oder bei mündlichen Empfehlungen, Nachfragen oder Auskünften begegne, irrtümlich annehmen, er habe die um den Vornamen "Ella" ergänzte bekannte ältere Marke vor sich. Eine solche fal- sche Zuordnung liege gerade im Bekleidungs- und Modebereich nahe. Denn dort werde zur Warenkennzeichnung eine beachtliche Zahl von Designernamen sowohl in Form der vollständigen Kombination von Vor- und Nachname als auch nur als Familienname und zudem teilweise allein der Vorname verwendet; des weiteren begegne der Verkehr dort Vornamen auch als Kennzeichen einer besonderen Produktlinie des Trägers des Nachnamens. Angesichts dieser ver- schiedenen Formen von Namenskennzeichnungen im Bekleidungsbereich kön- ne auch vorliegend die wie "Ella Mey" klingende jüngere Marke bei noch be- achtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung hervorru- fen, es handele sich - etwa zur Bezeichnung einer besonderen Wäscheserie für Damen - um ein um den Vornamen "Ella" ergänztes Kennzeichen des Wäsche- herstellers "MEY". III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Mar- keninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespa- tentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedenfalls in klang- licher Hinsicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler bejaht. 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstlei- - 6 - stungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem, m.w.N.; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unange- griffen ausgegangen. 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der mit der jüngeren Marke beanspruchte Schutz für "Bekleidungsstücke für Damen" die Waren "ge- strickte und gewirkte Leibwäsche" umfaßt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundes- patentgericht die Löschung der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei für die Wa- ren „Bekleidungsstücke für Damen“ angeordnet und nicht auf „gestrickte und gewirkte Leibwäsche für Damen“ beschränkt. Liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke hinsichtlich der übergreifend formulierten Ware zu löschen. Die mit der Entscheidung über den Widerspruch befaßten Instanzen sind nicht berechtigt, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren aus dem Oberbegriff vorzuneh- men (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, WRP 2005, 341, 343 - il Patrone/Il Portone, m.w.N.). Es ist allein Sache des Markeninhabers, das Wa- renverzeichnis dadurch umzuformulieren, daß er den Oberbegriff durch eine - 7 - - gegebenenfalls hilfsweise - Teilverzichtserklärung einschränkt. Das Bundes- patentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität ausgehen. 3. Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unbeanstan- det und ohne Rechtsfehler einen Erfahrungssatz verneint, wonach der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken sich allein oder vor- rangig an dem Nachnamen orientiere (vgl. BGHZ 139, 340, 351 – Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; vgl. auch Tyra, GRUR 2004, 981). Folge- richtig hat das Bundespatentgericht deshalb angenommen, daß innerhalb der erkennbar aus Vorname und Nachname gebildeten Marke "Ella May" dem Nachnamen nur bei Vorliegen besonderer Umstände eine die Gesamtbezeich- nung prägende Bedeutung zugemessen werden kann. Solche Umstände hat es im Streitfall indessen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde zutreffend in der durch die festgestellte hohe Verkehrsbekanntheit gesteigerten Kennzeich- nungskraft der Widerspruchsmarke „MEY“ gesehen. 4. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungs- kraft des prioritätsälteren Zeichens ein wesentlicher Faktor, sei es als Kenn- zeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung gewonnene Stärke (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari- Pferd). Besteht das Widerspruchszeichen nur aus dem (hier klanglich) überein- stimmenden Teil, ist dessen kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft auch bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob dieser - 8 - Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Wi- derspruchsmarke kraft Benutzung angenommen und hierzu darauf abgestellt, daß diese im Kollisionszeitpunkt im Bundesdurchschnitt bei 34 % und in den alten Bundesländern sogar bei 40 % der angesprochenen Verbraucher bekannt gewesen sei. Entgegen der Rechtsbeschwerde erweist sich dies als rechtsfeh- lerfrei. Das Bundespatentgericht hat nicht aus einer nur regional beschränkten Verkehrsbekanntheit eine für das gesamte Bundesgebiet wirkende erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke zugesprochen, sondern aus den vorliegenden Marktzahlen, die einen Durchschnittswert für das gesamte Bundesgebiet wider- spiegeln, auf eine entsprechende Stärkung der Marke geschlossen. Es ist dabei verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, wenn als Beleg für die besondere Bekanntheit der im gesamten Wirtschaftsraum vertriebenen Markenware auch Zahlen herangezogen werden, die nur für einen Teil der Bundesrepublik gelten. 5. Die Rechtsbeschwerde zeigt in ihren weiteren Erwägungen, mit denen sie die vom Bundespatentgericht festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr der so geprägten angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Zweifel zieht, keinen die Rechtsbeschwerde begründenden Fehler der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf. - 9 - IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen. Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant Schaffert Bergmann

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