I ZB 12/02

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 12/02 vom 16. Dezember 2004 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Markenanmeldung Nr. 398 38 287.5 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja BerlinCard MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 a) Einer Bezeichnung, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betrifft, fehlt die Unterscheidungskraft nur, wenn sie einen so engen be- schreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstlei- stungen aufweist, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und deshalb in der Bezeich- nung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. b) Allein mit der Feststellung, der Verkehr verstehe die Verwendung der Be- zeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit (einer Vielzahl von) Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als Hinweis darauf, daß die Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines so benannten "Kartensy- stems" erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, kann das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft wegen eines engen beschreiben- den Bezugs der angemeldeten Marke zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht begründet werden. BGH, Beschl. v. 16. Dezember 2004 - I ZB 12/02 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 14. März 2002 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgeho- ben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt. Gründe: I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 9. Juli 1998 eingereichten Anmel- dung Markenschutz für die Bezeichnung "BerlinCard" für eine Vielzahl von Wa- ren und Dienstleistungen, nämlich für - 3 - - 4 - - 5 - Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmel- dung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils aus- genommen Datenspeicherkarten" zuzulassen, zurückgewiesen (BPatGE 45, 60 = GRUR 2002, 693). Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung stünden für sämtliche mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Verwendung der Be- zeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kar- tensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, aus- schließlich einen Sachhinweis sehen. Dieser besage, daß die jeweilige Ware und/oder Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welches wie eine "elektronische Geldbörse" bzw. eine "Rabattkarte" oder "Mitgliedskar- te" funktioniere, erhältlich sei oder in Anspruch genommen werden könne. Des- halb werde der Verkehr in "BerlinCard" keine Marke der beanspruchten einzel- nen Waren und Dienstleistungen sehen. Aus der Sicht der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere auch des maßgeblichen durch- schnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau- - 6 - chers, erschließe sich die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin". Derartige Karten gewährten als sogenannte "Ausweiskarten" oder "Mitgliedskarten" auch ohne Zahlungsfunktion Vergünstigungen unterschiedlicher Art oder dienten als bloße Berechtigungskarte z.B. für kostenfreien Zugang. Hierbei zeige insbe- sondere die erhebliche Anzahl von sogenannten "Städtekarten", daß sich das zunehmende Angebot multifunktionaler Karten auch auf den Bereich geogra- phischer Anbindung an ein regionales Anbietersystem erstrecke. Diese würden von der Stadtverwaltung selbst oder von sonstigen einzelnen privaten regiona- len Anbietern bzw. von einem Anbieterverbund wie z.B. dem Einzelhändlerver- bund einer Stadt, bestimmten Dienstleistungsunternehmen wie z.B. städtischen oder privaten Verkehrsbetrieben und Reiseunternehmen oder von Trägern kul- tureller Einrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen Le- bens etabliert. Der Verkehr werde daher in "BerlinCard" in bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keinen Hinweis auf eine betriebliche Ursprungs- identität dieser Waren oder Dienstleistungen selbst sehen. Das gelte auch dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder beansprucht werden könnten oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang stünden. Denn der Verkehr verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienst- leistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitglieds- system, dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren könne und welches ihm besondere Erleichterungen oder Vergünstigungen gewähre. Der Verbraucher nehme bei der aus "Card" und dem geographischen Zusatz "Berlin" gebildeten Bezeich- nung nicht an, es handele sich um den Hinweis auf eine betriebliche Ursprungs- identität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wie z.B. "Computer, - 7 - Bilder, Finanz-, Immobilienwesen; Telekommunikation …, Bewirtung und Ver- pflegung von Gästen; Veranstaltung von Reisen" selbst. Unerheblich sei, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der angemeldeten Bezeichnung die Art und/oder den konkreten Leistungsumfang eines derartigen Kartensystems erkennen könnten, da hierdurch das eindeutige Verständnis des Verkehrs von "BerlinCard" als allgemeine und unmißverständ- liche Sachbezeichnung für ein Zahlungs- oder Berechtigungssystem nicht be- rührt werde. Die angemeldete Bezeichnung stelle auch keine durch die konkre- te Schreibweise oder die Verwendung des englischen Wortbestandteils "Card" vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Gesamtbezeichnung für ein derar- tiges regionales Kartensystem dar, wie bereits die von der Anmelderin selbst genannte stattliche Anzahl von entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KölnCard, RügenCard, CityCard, NorderneyCard oder MünchenCard" belege. Der angemeldeten Bezeichnung sei eine Unterscheidungskraft nicht schon deshalb zuzusprechen, weil es sich nicht um eine die Waren oder Dienst- leistungen selbst unmittelbar betreffende Beschaffenheits- bzw. Merkmalsan- gabe handele. Die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft dürfe nicht auf die dem eigenständigen Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachaussagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs könne es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen, insbe- sondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw. solchen mit ledig- lich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlag- wörtern, welche dem Schutzhindernis an beschreibenden Angaben i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu den allgemein ge- bräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählten. - 8 - Aufgrund der getroffenen tatsächlichen Feststellungen sei vorliegend das angemeldete Zeichen auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als beschreibende freihaltungsbedürftige Merkmalsangabe von der Eintragung ausgeschlossen. Denn es sei hinreichend belegt, daß "BerlinCard" - insbesondere für den geo- graphischen Raum Berlin - als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken er- schließender und unmittelbar beschreibender Sachhinweis für ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bzw. einen unmittel- bar mit diesem in Beziehung stehenden Umstand dienen könne und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit, insbe- sondere der Mitbewerber, unterliege. III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe- schwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entschei- dung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. 1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen inne- wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaßt wird, ist der angemeldeten - 9 - Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterschei- dungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel ver- steht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - antiKALK). Bei Angaben, die sich auf Umstände be- ziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine (geringe) Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die An- gabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS). Denn nur dann ist die An- nahme gerechtfertigt, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. 2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, daß die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht ausreichen, um jegliche Unterscheidungskraft der Bezeichnung "BerlinCard" für alle angemeldeten Waren und Dienstleistun- gen zu verneinen. a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich oder in Anspruch genommen werden könnten und sich dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung "Berlin- Card" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin" erschließe. - 10 - b) Diese Feststellungen genügen aber zur Annahme eines hinreichend engen beschreibenden Bezugs zu allen angemeldeten Waren und Dienstlei- stungen nicht. Die Bezeichnung "BerlinCard" ist, worauf die Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist, im Streitfall nicht für eine "Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern für einzelne Waren wie Computer, Lampen, Zeitschriften, Aktenordner etc. und für Dienst- leistungen wie Immobilienvermittlung und -verwaltung, Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckerei- erzeugnissen etc. angemeldet worden. Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, wird allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwi- schen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, ist weder festgestellt noch er- sichtlich, daß bei Kartensystemen der vom Bundespatentgericht angesproche- nen Art die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen mit der Bezeichnung des Kartensystems gekennzeichnet werden. Das Bundespatentgericht hat wei- ter nur auf die bloße Möglichkeit abgestellt, daß die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten. Es hat aber keine Feststellungen dazu getroffen, ob alle oder nur einzelne der angemeldeten Waren oder Dienstlei- stungen üblicherweise im Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten wer- den, ob dies gegebenenfalls bei allen Arten von Kartensystemen der Fall ist, insbesondere auch bei solchen, deren Bezeichnung wie die angemeldete aus der Anfügung des Begriffs "Card" an eine geographische Angabe gebildet ist, und ob der Verkehr eine geographische Angabe der vorliegenden Art bei ein- zelnen Waren oder Dienstleistungen zu deren Herkunft oder Verwendungsmög- - 11 - lichkeit in eine unmittelbare Beziehung setzt. Bei dieser Sachlage besteht ent- gegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein hinreichender Anhalt da- für, der angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung "BerlinCard", wenn sie als Kennzeichnungsmittel verwendet wird, nicht als Unterscheidungsmittel, sondern ohne weiteres und ohne Unklarheiten lediglich als beschreibenden Sachhinweis für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auffassen. 3. Soweit das Bundespatentgericht weiter aufgrund der von ihm getroffe- nen tatsächlichen Feststellungen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, kann seine Entscheidung gleichfalls aus den oben ge- nannten Gründen keinen Bestand haben. Beschreibt eine Angabe Umstände, die nicht hinreichend eng mit der Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug ste- hen, so darf deren Anmeldung als Marke nicht wegen eines Freihaltebedürfnis- ses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden (BGH GRUR 1998, 465, 467 - BONUS; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE). 4. Danach ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu- rückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das für die Prüfung, ob die Ein- tragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft oder wegen eines Freihaltebedürfnisses zu versagen ist, die für jede der ange- meldeten Waren und Dienstleistungen zu treffende Feststellung nachzuholen haben wird, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug zu - 12 - den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zu- sammenhangs mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geographischen Bezugs. Ullmann Pokrant Büscher Schaffert Bergmann