6 U 148/16

Die Zwangsvollstreckung aus Ziffern 2 bis 4 (Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung) des Urteils des Landgerichts Mannheim vom 20. September 2016 – 2 O 114/15 – wird gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt. Die Sicherheit wird für die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung (Tenor Ziffern 4.1, 4.2) auf jeweils 8.000 €, für die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Tenor Ziffern 2, 3) auf jeweils 20.000 € und wegen der Kosten auf 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags festgesetzt. Der weitergehende Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen. I. Die Beklagten sind durch Urteil des Landgerichts Mannheim vom 20. September 2016 (2 O 114/15) wegen (mittelbarer) Verletzung des Verfahrensanspruchs 1 sowie wegen Verletzung des Vorrichtungsanspruchs 12 des Klagepatents EP 1 697 061 zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf aus den Vertriebswegen und Vernichtung verurteilt. Dagegen wenden sie sich mit ihrer Berufung, über die noch nicht entschieden ist. In dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren hat das Bundespatentgericht am 29. März 2017 Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 19. Juli 2017 bestimmt und mitgeteilt, dass es vorläufig zu der Auffassung neigt, dass die Ansprüche 1 und 12 des Klagepatents in Zusammenschau der Entgegenhaltungen D3 und D4 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen (Anlagen B 12, B 13). Die Beklagte beantragt daraufhin, die Zwangsvollstreckung der Klägerin aus dem Urteil des Landgerichts Mannheim vom 20. Oktober 2016, Aktenzeichen 2 O 114/15, erforderlichenfalls gegen Sicherheitsleistung, die in das Ermessen des Senats gestellt wird, einstweilen einzustellen. Die Klägerin tritt dem Antrag entgegen. II. Der Einstellungsantrag ist nur teilweise zulässig. Im zulässigen Umfang hat er in der Sache überwiegend Erfolg. 1. Der Zulässigkeit des erneuten Einstellungsantrags steht allerdings nicht entgegen, dass die Beklagte im laufenden Berufungsverfahren schon früher mit Schriftsatz vom 15. November 2016 erfolglos (Senatsbeschluss vom 22. Dezember 2016) die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung beantragt hat. Die einstweilige Vollstreckungsregelung nach §§ 707, 719 ZPO unterliegt wegen ihres vorläufigen Charakters der jederzeitigen Möglichkeit der Überprüfung und Abänderung durch das Gericht (MüKo.ZPO/Götz, 5. Aufl., § 707 Rn. 22; Zöller/Herget, ZPO, 31. Aufl., § 719 Rn. 10). Mit dem Hinweis des Bundespatentgerichts vom 29. März 2017 liegen veränderte Umstände vor, die eine erneute Beurteilung rechtfertigen. 2. Das Rechtsschutzbedürfnis für den Einstellungsantrag besteht aber nur insoweit, als die Klägerin die vom Landgericht festgesetzte Sicherheit durch Bürgschaft geleistet hat und die Zwangsvollstreckung betreibt oder jederzeit betreiben könnte. Dies trifft hier – wie bereits im Senatsbeschluss vom 22. Dezember 2016 dargelegt – allein auf die Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung zu, nicht aber für den Unterlassungsanspruch. Dass die Klägerin inzwischen auch die Voraussetzungen für eine Vollstreckung der Verurteilung zur Unterlassung (Tenor Ziffern 1.1 und 1.2) geschaffen hätte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Insoweit fehlt es damit an einem Bedürfnis für die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung. Zwar wird mit der Vollstreckung der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen der Unterlassungsanspruch faktisch in wesentlichem Umfang mit durchgesetzt. Die Verpflichtung, im eigenen Besitz befindliche Gegenstände zu vernichten und gleichwohl in Verkehr gebrachte Geräte umgehend wieder zurückzurufen, nimmt dem Schuldner regelmäßig die Möglichkeit, die angegriffenen Erzeugnisse weiterhin in Verkehr zu bringen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Kap H Rn. 14). Deshalb dürfte es in der Regel sachgerecht sein, für die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung als Sicherheit einen einzigen Betrag festzusetzen. Hat aber das Landgericht – wie hier – gesonderte Vollstreckungssicherheiten festgesetzt und hat der Gläubiger die für die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs (§ 890 ZPO) festgesetzte Sicherheit nicht geleistet, droht dem Schuldner insoweit auch keine Vollstreckung. Seinen berechtigten Interessen ist in diesem Fall schon durch die einstweilige Einstellung der Vollstreckung aus dem Rückrufs- und Vernichtungsanspruch Genüge getan. 2. Der Einstellungsantrag ist im zulässigen Umfang (überwiegend) begründet. a) Allerdings scheidet eine Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung im Streitfall aus. Sie setzt nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 Satz 2 ZPO voraus, dass der Schuldner glaubhaft macht, dass er zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Daran fehlt es hier. b) Demgegenüber sind die Voraussetzungen für eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO gegeben. Hat das Bundespatentgericht – wie hier – durch einen qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG zu erkennen gegeben, dass es das Klageschutzrecht bei vorläufiger Würdigung in seinem der Verurteilung zugrundeliegenden Umfang nicht als rechtsbeständig ansieht, gebietet dies im Berufungsverfahren in der Regel die Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung. Umstände, die ausnahmsweise eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten, liegen im Streitfall nicht vor. aa) Die Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719, 707 ZPO ist in der Regel geboten, wenn das angefochtene Urteil bei summarischer Prüfung voraussichtlich keinen Bestand haben wird (Senat, InstGE 11, 124 – UMTS-Standard I; InstGE 13, 256 – UMTS-Standard II; Beschlüsse vom 13. Oktober 2014 – 6 U 118/14, juris Rn. 11 – Leiterbahnstrukturen; vom 23. April 2015 – 6 U 44/15, juris Rn. 17 – Mobiltelefone; vom 8. September 2016 – 6 U 58/16, juris Rn. 39 – Dekodiervorrichtung; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 122, 123 – prepaid telephone calls; Beschluss vom 9. Mai 2016 – I-15 U 35/16, juris Rn. 6). Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Klagepatent im Patentnichtigkeitsverfahren durch das Patentgericht für nichtig erklärt worden ist, es sei denn, es ergeben sich im Einzelfall gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass das Urteil des Patentgerichts im Berufungsverfahren aller Voraussicht nach nicht standhalten wird (BGH, Beschlüsse vom 16. September 2014 – X ZR 61/13, Rn. 3 ff. – Kurznachrichten; vom 12. September 2016 – X ZR 14/15, Rn. 5 – Mähroboter). Gleiches gilt, wenn das Bundespatentgericht die Verhandlung mit Blick auf Hilfsanträge vertagt (OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese; Beschluss vom 5. August 2010 – I-2 U 19/10, juris Rn. 4) oder durch einen qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG zu erkennen gegeben hat, dass es das Klageschutzrecht bei vorläufiger Würdigung in seinem der Verurteilung zugrundeliegenden Umfang nicht als rechtsbeständig ansieht (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Kap. H Rn. 41; vgl. auch Senat, Beschlüsse vom 22. Februar 2010 – 6 U 71/08, n.v.; vom 29. August 2013 – 6 U 15/12, BeckRS 2014, 20367). Gegenstand der summarischen Prüfung ist in diesen Fällen die Frage, ob das erstinstanzliche Verfahren bei dem zum Zeitpunkt der Einstellungsentscheidung erreichten Erkenntnisstand nach § 148 ZPO auszusetzen gewesen wäre (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 5. August 2010 – I-2 U 19/10, juris Rn. 4; Kühnen, aaO, Kap. H Rn. 42; Bornhäusser, GRUR 2015, 331, 333). Denn die summarische Prüfung hat sich regelmäßig auf diejenigen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen zu beziehen und gleichzeitig zu beschränken, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind (Senat, Beschlüsse vom 13. Oktober 2014 – 6 U 118/14, juris Rn. 12 – Leiterbahnstrukturen vom 8. September 2016 – 6 U 58/16, juris Rn. 40 – Dekodiervorrichtung; Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 157; vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Mai 2016 – I-15 U 35/16, juris Rn. 7). Was den Rechtsbestand des Klagepatents betrifft, beschränkt sich die tragende Erwägung der ersten Instanz infolge des Trennungsprinzips jedoch auf die Ermessensentscheidung, von einer Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf das parallel anhängige Rechtsbestandsverfahren abzusehen. Der vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Entscheidung ist daher schon dann in einem für die Einstellung der Zwangsvollstreckung ausreichenden Sinn die Grundlage entzogen, wenn der Rechtsstreit nach dem nunmehr erreichten Erkenntnisstand nach § 148 ZPO erstinstanzlich auszusetzen wäre. Eine darüber hinausgehende Richtigkeitsgewähr kann die landgerichtliche Entscheidung nicht für sich in Anspruch nehmen, weil sie im Hinblick auf den Rechtsbestand des Klagepatents gerade nicht auf einer eigenen Sachentscheidung beruht, sondern lediglich auf einer vorläufigen Prognose über die Erfolgsaussichten des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens (vgl. für das Revisionsverfahren BGH, Beschluss vom 16. September 2014 – X ZR 61/13, Rn. 10 – Kurznachrichten; ferner Senat, Beschluss vom 8. September 2016 – 6 U 58/16, juris Rn. 40 – Dekodiervorrichtung; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Mai 2016 – I-15 U 35/16, juris Rn. 7). Hat das Bundespatentgericht durch einen qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG zu erkennen gegeben, dass es das Klageschutzrecht bei vorläufiger Würdigung in seinem der Verurteilung zugrundeliegenden Umfang nicht als rechtsbeständig ansieht, rechtfertigt dies in aller Regel erstinstanzlich die Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO und damit im Berufungsverfahren die Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung. Auch wenn es sich dabei nur um eine vorläufige Auffassung handelt, kommt der in einem kontradiktorischen Verfahren gewonnenen Einschätzung des fachkundig besetzten Bundespatentgerichts für die Prognose der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahrens erhebliches Gewicht zu (vgl. Senat, Beschlüsse vom 22. Februar 2010 – 6 U 71/08, n.v.; vom 29. August 2013 – 6 U 15/12, BeckRS 2014, 20367; Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 107). Ihr wird im Verletzungsverfahren nur dann nicht zu folgen sein, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür zutage treten, dass sie einer Überprüfung im weiteren Verfahren aller Voraussicht nach nicht standhalten wird. Dies kommt jedoch allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom 16. September 2014 – X ZR 61/13, Rn. 6 – Kurznachrichten). bb) Nach diesen Maßstäben liegen hier die Voraussetzungen für eine erstinstanzliche Aussetzung des Rechtsstreits und damit für eine Einstellung der Zwangsvollstreckung im Berufungsverfahren vor. Aufgrund des Hinweises des Bundespatentgerichts vom 29. März 2017 (Anlage B 13) ist nunmehr mit der hierfür erforderlichen (vgl. BGH, Beschluss vom 16. September 2014 – X ZR 61/13, Rn. 4 – Kurznachrichten; Senat, GRUR 2014, 352, 354 – Stanzwerkzeug; Beschluss vom 29. August 2016 – 6 U 57/16, juris Rn. 38) erheblichen Wahrscheinlichkeit von einer Nichtigerklärung der der Verurteilung zugrundeliegenden Ansprüche des Klagepatents auszugehen. Das Bundespatentgericht neigt vorläufig zu der Auffassung, dass sich die Gegenstände des Verfahrensanspruchs 1 und des nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 12 des Klagepatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der Entgegenhaltungen D3 und D4 ergeben, mithin nicht erfinderisch sind. Gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass diese Betrachtungsweise keinen Bestand haben wird, vermag die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2017 nicht aufzuzeigen. Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt dem Hinweis des Bundespatentgerichts nicht etwa deshalb weniger Gewicht zu, weil er „ausschließlich und alleine“ von der Senatsvorsitzenden stammen würde. Nach der einleitenden Bemerkung des Beschlusses beruht die darin mitgeteilte vorläufige Auffassung auf einer Vorberatung der Sache durch den Senat. Dass der Hinweis nur vorläufigen Charakter hat und in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht auf dem Prüfstand steht, liegt in der Natur der Sache. Das ändert aber nichts daran, dass er aus der Perspektive des Verletzungsgerichts derzeit die maßgebliche Beurteilungsgrundlage für die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage bilden muss. Ohne Erfolg macht die Klägerin unter Bezugnahme auf die Entscheidung Mähroboter (BGH, Beschluss vom 12. September 2016 – X ZR 14/15) geltend, der qualifizierte Hinweis nach § 83 PatG sei im Vergleich zur Teilvernichtung des Klagepatents ein Weniger. Dies trifft so nicht zu. In der (bloßen) Teilvernichtung des Patents liegt zugleich eine positive Beurteilung der Patentfähigkeit eines hilfsweise geltend gemachten Patentanspruchs. Daran fehlt regelmäßig – und auch hier – bei einem Hinweis nach § 83 PatG. Dem Verletzungsgericht fehlt daher jede Grundlage für die Beurteilung, ob die Verurteilung insbesondere im Hinblick auf Unteransprüche Bestand haben könnte. Dies macht die Klägerin auch nicht konkret geltend. Sollte durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts eine Mähroboter-Konstellation eintreten, bestünde die Möglichkeit, den Beschluss betreffend die Einstellung der Zwangsvollstreckung an die veränderte Prozesslage anzupassen, wenn die weiteren Voraussetzungen der Entscheidung Mähroboter vorliegen. In der Sache bringt die Klägerin gegen den Hinweis des Bundespatentgerichts im Wesentlichen vor, der Fachmann habe keine Veranlassung, die D4 mit der D3 zu kombinieren, weil diese im Gegensatz zur D3 keine längliche Klebstoffspur, sondern ein kreisförmiges Objekt wie die Zähne eines Zahnrads überwache. Außerdem betreffe sie eine Positionierung für den Klebstoffauftrag und nicht für die Klebstoffüberwachung. Selbst wenn der Fachmann die Entgegenhaltungen kombiniere, ergebe sich daraus kein erfindungsgemäßer Kreiskaliper. Vielmehr würde dann jede Kamera in ihrem Überwachungsbereich ein jeweils eigenes kreisförmiges Objekt suchen. Überlappungsbereiche für mehrere Kameras seien zwar schon in der D3, aber für eine andere Funktion (Stereometrie, Redundanz) offenbart. Ohne erfinderische Tätigkeit gelange der Fachmann daher nicht zu dem patentgemäß aus Überlappungsbereichen gebildeten Kreiskaliper. Damit vermag die Klägerin keine gewichtigen Gründe aufzuzeigen, die dem Senat Veranlassung geben könnten, sich ausnahmsweise über die vorläufige Ansicht des Bundespatentgerichts hinwegzusetzen. Die Beurteilung, ob der Fachmann Anlass hat, verschiedenen Stand der Technik miteinander zu kombinieren und was ihm hierdurch gegebenenfalls nahegelegt wird, obliegt dem fachmännisch besetzten Bundespatentgericht. Es hat seine Auffassung hier damit begründet, dass in der D3 Informationen zur weiteren Verarbeitung und Auswertung der durch mehrere Kameras erstellten Bilder fehlten und der Fachmann deshalb hinreichend Veranlassung habe, im Stand der Technik nach entsprechenden Informationen zu suchen. Diese finde er in der D4, die die Detektion von Kanten mittels eines Caliper-Tools und die Nutzung von Bildanalyse-Werkzeugen lehre, welche auf Basis von Polarkoordinaten und kreisförmigen Informationen arbeiteten. Dies führe den Fachmann unmittelbar zu den gegenüber der D3 noch fehlenden Merkmalen des Klagepatents. Diese Beurteilung erscheint jedenfalls vertretbar und ist daher vom Verletzungsgericht bei der gebotenen summarischen Prüfung hinzunehmen. c) Der Senat bemisst die Höhe der Sicherheitsleistungen analog zur landgerichtlichen Anordnung der Vollstreckungssicherheiten. d) Von einer Befristung der einstweiligen Entscheidung sieht der Senat mit Blick auf die jederzeitige Abänderungsmöglichkeit ab.