6 U 58/05

Leitsatz: Beschränkt sich die Verwertung der Diensterfindung durch den Arbeitgeber darauf, dass ein Dritter die zunächst erworbene Lizenz an dem Schutzrecht an den Arbeitgeber zurückgegeben, sich jedoch vorbehalten hat, dass bei der Nutzung des Schutzrechts ein in einem Unteranspruch genannter optionaler Bestandteil nicht verwendet werden dürfe, steht dem Arbeitnehmererfinder ein Vergütungsanspruch nur zu, wenn er gerade auch den Gedanken zur Verwendung dieses Bestandteils beigetragen hat ("Ramipril"). Die Berufung des Klägers gegen das am 16.03.2005 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird auf seine Kosten zurückgewiesen. Der Kläger hat auch die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. I. Der Kläger verlangt von der Beklagten die Zahlung eines vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrages nebst Zinsen als Vergütung für die Inanspruchnahme zweier Diensterfindungen. Eine Diensterfindung betrifft nagelwachstumsfördernde Zubereitungen und die andere Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen zur Bekämpfung von Haarausfall. Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 16.03.2005 abgewiesen. Der erkennende Senat hat die hiergegen eingelegte Berufung mit Urteil vom 8. Juni 2006 zurückgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil mit Urteil vom 04.12.2007 aufgehoben und den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der genannten Urteile Bezug genommen. Im Berufungsverfahren wiederholen und vertiefen beide Parteien ihr bisheriges Vorbringen; wegen der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter II. sowie die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen. Der Kläger beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger einen vom Gericht zu bestimmenden angemessenen Betrag nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Anhängigkeit des Schiedsstellenverfahrens am 15.06.2001, mindestens jedoch 150.000,-- € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Anhängigkeit des Schiedsstellenverfahrens am 15.06.2001 zu zahlen, wobei der Betrag auf die beiden Schutzrechte derart aufgeteilt werden soll, dass 57% auf das Patent DE ... (entspricht US-Patentanmeldung SN …/..., Zubereitung zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen) und 43% auf das US-Patent ... (entspricht deutscher Patentanmeldung DE ...) entfallen. Für den Fall, dass eines der beiden Patente nicht zugesprochen werden sollte, beantragt der Kläger, den Betrag für das andere Patent bis zu dem zuerkannten Betrag aufzustocken. Die Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen. II. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Dem Kläger steht der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung einer Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu. Gegenstand des wiedereröffneten Berufungsrechtszuges ist allein die Erfindung betreffend Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Soweit der Senat einen den Nagellack betreffenden Vergütungsanspruch verneint hat, hatte die Revision des Klägers keinen Erfolg. Hinsichtlich der Diensterfindung betreffend Zubereitung zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen hat der Bundesgerichtshof das Bestehen eines Vergütungsanspruchs aus dem Grund in Erwägung gezogen, weil die Firma A ... Inc. die Rückgabe der betreffenden Erfindung davon abhängig gemacht hatte, dass die Beklagte sich verpflichtete, 1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentanmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszuschließen, die dieselbe Zusammensetzung von RAMIPRIL enthalten wie die von A verkauften Produkte; 2. niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die RAMIPRIL enthalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbestandteil aus RAMIPRIL besteht. Außerdem hat der Bundesgerichtshof dem Senat aufgegeben, für den Fall, dass danach ein Vergütungsanspruch in Betracht kommt, bei seiner Bemessung zu berücksichtigen, ob potentielle Lizenznehmer trotz der Beschränkung, auf die Verwendung von RAMIPRIL als Zusatzstoff verzichten zu müssen, keine günstigeren Lizenzierungskonditionen aushandeln könnten als ohne sie. Das bedeutet, infolge des zwischen der Beklagten und der Firma A geschlossenen Lizenzvertrages kann eine Vergütungspflicht der Beklagten nur entstanden sein, weil der Stoff RAMIPRIL – wenn auch optionaler – Bestandteil der erfindungsgegenständlichen Zubereitung ist. Daraus folgt, dass dem Kläger ein Vergütungsanspruch nur dann zustehen kann, wenn sich seine Erfindung gerade auch auf die Einbeziehung des Stoffes RAMIPRIL als optionalen Zusatzstoff in die Erfindung bezieht, wenn er also diesen Gedanken beigetragen hat. Damit im Einklang steht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wonach Grundlage des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmererfinders die dem Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 und Abs. 2 ArbNErfG gemeldete Diensterfindung ist, sich also der Anspruch auf Erfindervergütung nach dem bemisst, was der Arbeitnehmererfinder dem Arbeitgeber gemeldet hat (BGH GRUR 1989, 205, 207 - Schwermetalloindationskatalysator). In diesem Zusammenhang kommt es auch nicht darauf an, ob der allgemeine Vorschlag, für die erfindungsgemäße Zubereitung als weiteren Zusatzstoff eine durchblutungsfördernde Verbindung vorzusehen – wofür neben RAMIPRIL noch eine große Zahl anderer Verbindungen in Frage kommt - (Anspruch 8 der Offenlegungsschrift DE …, Anlage CBH 11; Bl. 230 ff. Bd. V), auf den Kläger zurückzuführen ist. Denn der von der Fa. A ... Inc. ausgesprochene Vorbehalt bezieht sich nicht auf die Verwendung einer durchblutungsfördernden Verbindung im Allgemeinen, sondern allein auf die Verwendung von RAMIPRIL. Wenn daher die in dem Vorbehalt zum Ausdruck kommende teilweise wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich gerade auf die Verwendung dieser Verbindung beschränkt, ist eine Beteiligung des Klägers an der der Beklagten hierdurch zugeflossenen Gegenleistung durch Gewährung eines Anspruchs auf Arbeitnehmervergütung nur gerechtfertigt, wenn der Kläger auch gerade den Gedanken beigetragen hat, RAMIPRIL als weiteren Zusatzstoff zu verwenden. Die Beklagte bestreitet, dass der Kläger den Gedanken beigetragen hat, RAMIPRIL als optionalen Zusatzstoff zum Bestandteil der Erfindung zu machen. Sie behauptet, dieser Gedanke stamme von einem ihrer Sachbearbeiter in der Patentabteilung. Unstreitig erwähnt die Erfindungsmeldung vom 06.07.1998 RAMIPRIL nicht. Der Senat hat dem Kläger mit Beschluss vom 22.01.2009 (Bl. 379, Bd. V d. A.) Gelegenheit gegeben, hierzu ergänzend vorzutragen. Dem Vortrag des Klägers kann jedoch nicht entnommen werden, dass er die Idee hatte, RAMIPRIL als möglichen Zusatzstoff vorzusehen. Entsprechendes ergibt sich insbesondere nicht aus seiner Stellungnahme gemäß Anlage 60 zum Schriftsatz vom 24. Februar 2009 (Bl. 448, Bd. V d. A.). Dort heißt es: „Nachdem somit eine Erfindungsmeldung abgegeben worden war, wurde einer der Erfinder zum technischen Patentsachbearbeiter bestimmt, dem die Aufgabe zukam, die dann folgende Optimierung und endgültige Formulierung der Patentanmeldung als Mittler zwischen der Patentabteilung und in Abstimmung mit den Erfindern vorzunehmen. Im Rahmen dieses Optimierungsprozesses wurde dann unter anderem auch RAMIPRIL in die Schutzrechtsanmeldung eingeführt.“ Der Kläger behauptet selbst an keiner Stelle, er sei es gewesen, der darauf hingewirkt habe, den Stoff RAMIPRIL in die Erfindung einzubeziehen. Unerheblich ist es in diesem Zusammenhang, ob der Patentsachbearbeiter der Beklagten, Herr Dr. B, der offenbar die Idee hatte, RAMIPRIL einzubeziehen, deswegen die Stellung eines Miterfinders zukommen kann oder nicht. Es spricht, wie der Senat bereits in seiner ersten Entscheidung ausgeführt hat, alles dafür, dass es sich bei dem optionalen Zusatzstoff RAMIPRIL um ein für den Gegenstand der Erfindung weitgehend unbedeutendes Element handelt, weshalb Herr Dr. B vermutlich nicht als Miterfinder anzusehen ist. Darauf kommt es aber nicht an. Entscheidend ist, dass die Vergütungspflicht infolge der Verwertungshandlung, die allein in der Lizenzierung gegenüber der Firma A besteht, gerade an diesen Stoff anknüpft. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ 543 Abs. 2 ZPO). Maßgebend für die getroffene Entscheidung waren die konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalles.