X ZR 35/09

BUNDESGERICHTSHOF URTEIL X ZR 35/09 Verkündet am: 22. November 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Ramipril II ArbNErfG § 9 Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückge- henden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das auf- grund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzuge- fügt worden ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war. BGH, Urteil vom 22. November 2011 - X ZR 35/09 - OLG Frankfurt/Main LG Frankfurt/Main - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt: Auf die Revision des Klägers wird das am 19. März 2009 ver- kündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen, an das Berufungsge- richt zurückverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen H. Marion R. Deutschland GmbH (HMR) und H. AG (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der Beklagten als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen. Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Na- gelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwen- dung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfin- 1 2 - 3 - dung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applika- tion von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zu- bereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch ver- träglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Löse- mittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der deutschen Offenlegungsschrift 198 48 856 aufgeführten Formel I (insbe- sondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbin- dung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen Ramipril eingesetzt werden (Diensterfindung II). Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden deutschen Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später erteilte US-Patent 6 007 798; auf die Diensterfindung II geht die deutsche Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die US-Patentanmeldung 09/425742 beruht. Im Dezember 1998 schlossen HMR und das US-Unternehmen K. (im Folgenden: K. ) einen Lizenzvertrag über meh- rere Patente der Beklagten zum Gesamtpreis von 362,5 Mio. US-$. In der dem Vertragswerk beigefügten Liste der Patente/Patentanmeldungen wa- ren auch die beiden vorgenannten US-Schutzrechte aufgeführt. Nachdem der Kläger davon Anfang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Be- klagte wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran. Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab K. beide Erfin- dungen zugunsten der Beklagten wieder frei, hinsichtlich der zweiten Er- findung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich ver- pflichtete, 3 4 5 - 4 - 1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patent- anmeldung das Recht zum Verkauf von Produkten auszu- schließen, die dieselbe Zusammensetzung von Ramipril enthalten wie die von K. verkauften Produkte, 2. niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die Ramipril enthalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbestandteil aus Ramipril besteht. Der Kläger verlangt von der Beklagten eine angemessene Arbeit- nehmererfindervergütung in Höhe von mindestens 150.000 Euro, wobei 43% der Vergütung auf die Diensterfindung I und 57% auf die Diensterfin- dung II entfallen sollen und für den Fall, dass der Anspruch wegen einer Diensterfindung für unbegründet erachtet wird, der Mindestbetrag wegen der anderen geltend gemacht werden soll. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klä- gers ist erfolglos geblieben. Auf seine Revision hat der Senat das Beru- fungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Ent- scheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urteil vom 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06, GRUR 2008, 606 - Ramipril). Das Beru- fungsgericht hat die Berufung des Klägers erneut zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur erneuten Zurückverweisung der Sache an das Berufungs- gericht. 6 7 8 - 5 - I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Dem Kläger stehe der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung ei- ner Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu. Gegenstand des wieder eröffneten Berufungsrechtszugs sei allein die Diensterfindung II. Soweit im ersten Berufungsurteil die Erfindervergü- tung für die Diensterfindung I verneint worden sei, habe die Revision des Klägers keinen Erfolg gehabt. Aufgrund des zwischen der Beklagten und K. geschlossenen Li- zenzvertrages könne eine Vergütungspflicht der Beklagten für die Dienst- erfindung II nur entstanden sein, weil der Stoff Ramipril - optionaler - Be- standteil der erfindungsgemäßen Zubereitung sei. Dem Kläger könne da- her ein Vergütungsanspruch nur dann zustehen, wenn seine Erfindung gerade auch die Verwendung von Ramipril als optionalen Zusatzstoff um- fasste, wenn er also diesen Gedanken beigetragen hätte. Dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach Grundlage des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmererfinders die dem Arbeitgeber gemeldete Diensterfindung sei, sich also der Anspruch auf Erfindervergütung nach demjenigen bemesse, was der Arbeitnehmererfin- der dem Arbeitgeber gemeldet habe. Der von K. bei der Freigabe der Diensterfindung ausgesprochene Vorbehalt beziehe sich nicht auf die Verwendung einer durchblutungsfördernden Verbindung im Allgemeinen, sondern allein auf die Verwendung von Ramipril. Wenn daher die in dem Vorbehalt zum Ausdruck kommende teilweise wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung dieser Verbindung beschränke, wäre eine Beteiligung des Klägers an der der Beklagten hierdurch zuge- flossenen Gegenleistung durch Gewährung eines Anspruchs auf Arbeit- 9 10 11 12 - 6 - nehmervergütung nur gerechtfertigt, wenn der Kläger auch gerade den Gedanken beigetragen hätte, Ramipril als weiteren Zusatzstoff zu ver- wenden. Die Erfindungsmeldung vom 6. Juli 1998 erwähne Ramipril nicht. Auch könne dem Vortrag des Klägers nicht entnommen werden, dass er die Idee gehabt habe, Ramipril als möglichen Zusatzstoff vorzusehen, so dass eine Vergütungspflicht der Beklagten nicht bestehe. II. Dies hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. 1. Die Rüge der Revision aus § 547 Nr. 6 ZPO greift allerdings nicht durch. Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der vom Kläger für die Diensterfindung I geltend gemachte Vergütungsanspruch nicht mehr Ge- genstand des wiedereröffneten Berufungsrechtszuges sei, ist zwar unzu- treffend. Denn der Senat hat das Berufungsurteil ungeachtet des Umstan- des, dass er im ersten Revisionsurteil die gegen die Abweisung des Ver- gütungsanspruchs für die Diensterfindung I geführten Revisionsangriffe für unbegründet erachtet hat, insgesamt aufgehoben mit der Folge, dass das Berufungsgericht auch den Vergütungsanspruch für diese Diensterfindung erneut hätte prüfen müssen. Die Aufhebung des gesamten ersten Beru- fungsurteils hat ihren Grund darin, dass der Kläger nach der Fassung des Klageantrags das auf die Diensterfindung I gestützte Klagebegehren hilfsweise auch auf die Diensterfindung II stützt und umgekehrt. Solange nicht über die Diensterfindung II rechtskräftig entschieden ist, steht daher nicht fest, in welchem Umfang der auf die Diensterfindung I gestützte An- spruch zur Entscheidung steht. Diese Unrichtigkeit der Gründe des angefochtenen Urteils erfüllt je- doch nicht die Voraussetzungen des § 547 Nr. 6 ZPO. Erforderlich ist in- soweit vielmehr, dass eine Begründung schlechthin fehlt (vgl. BGH, Urteil 13 14 15 16 - 7 - vom 3. Oktober 1980 - V ZR 125/79, NJW 1981, 1045, 1046 zu § 551 Nr. 7 ZPO aF), oder die Gründe ganz unverständlich und verworren sind (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1962 - I ZB 27/62, BGHZ 37, 333, 337 = GRUR 1963, 645 - Warmpressen). Beides ist hier nicht der Fall. 2. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht das Bestehen eines Anspruchs auf Erfindervergütung für die von der Beklagten in Anspruch genommene Diensterfindung II mit der Begründung verneint hat, der Gedanke, im Rahmen der Erfindung Rami- pril als (optionalen) Zusatzstoff zu verwenden, stamme nicht vom Kläger. a) Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über Arbeitnehmererfin- dungen in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden (§ 43 Abs. 3 Satz 1 ArbNErfG). b) Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der Kläger keinen Anspruch auf Erfindervergütung habe, weil die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung von Ramipril beschränke, hat kei- ne Grundlage im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und steht im Wi- derspruch zu dem vom Berufungsgericht herangezogenen Rechtsgedan- ken, dass jede Verwertung einer Diensterfindung dem Miterfinder gemäß seinem Anteil an der Erfindung zu vergüten ist. Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend davon aus, dass Grund- lage für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders die dem Ar- beitgeber gemäß § 5 Abs. 1 und 2 ArbNErfG aF gemeldete Diensterfin- dung ist. Dementsprechend verringert sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Umfang der dem Arbeitnehmererfinder zustehen- den Erfindervergütung nicht, wenn die vom Arbeitgeber im Zuge der Inan- spruchnahme der Diensterfindung erwirkten Schutzansprüche den erfinde- 17 18 19 20 - 8 - rischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschöpfen und die Diensterfindung über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht (BGH, Urteil vom 29. November 1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84, 89 = GRUR 1989, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator). Daraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass kein Anspruch auf Erfindervergütung besteht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weite- ren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und damit nicht Gegenstand der Erfindungsmeldung war. Dies mag sich so verhalten, wenn die Hinzufügung Gegenstand ei- nes vom Gegenstand der Diensterfindung unabhängigen Patentanspruchs geworden ist. Darum geht es im Streitfall jedoch nicht. Mit der Benutzung einer Zubereitung nach Patentanspruch 8 der deutschen Patentanmel- dung 198 48 856, die als weiteren, zu den Bestandteilen der Zubereitung nach Patentanspruch 1 hinzutretenden Zusatzstoff eine durchblutungsför- dernde Verbindung in Gestalt des Wirkstoffs Ramipril enthält, wird not- wendigerweise die gemeldete Erfindung benutzt, die in allgemeinerer Form in Patentanspruch 1 der Anmeldung beansprucht wird. Es kann mit- hin in diesem Fall keine Rede davon sein, dass die Diensterfindung, deren Miterfinder der Kläger ist, nicht benutzt würde. III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache erneut zur Prüfung der Höhe des Vergütungsanspruchs des Klägers an das Beru- fungsgericht zurückzuverweisen. Für diese Prüfung weist der Senat auf Folgendes hin: 21 22 23 24 - 9 - 1. Der Vergütungsanspruch eines Miterfinders hängt nicht davon ab, dass die wirtschaftliche Verwertung gerade wegen eines Bestandteils der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt, der auf den Miterfinder zurückgeht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs richtet sich die Berech- tigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinde- rischen Gesamtleistung abzuwägen ist (BGH, Urteil vom 17. Oktober 2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 228 - Rollenantriebseinheit; Urteil vom 20. Februar 1979 - X ZR 63/77, BGHZ 73, 337, 343 f. = GRUR 1979, 540 - Biedermeiermanschetten). Nichts anderes gilt für den Vergütungsanspruch eines Arbeitneh- mermiterfinders. Auch dieser hat seinen Grund in der Beteiligung des Ar- beitnehmermiterfinders an der (im Patent unter Schutz gestellten) erfinde- rischen Gesamtleistung. Deshalb ist es für das Bestehen des Vergütungs- anspruchs nicht entscheidend, ob es sich bei den Merkmalen, die die wirt- schaftliche Verwertbarkeit der Erfindung begründen, gerade um solche handelt, die auf den Arbeitnehmermiterfinder zurückgehen. Vielmehr rich- tet sich auch der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmermiterfinders ge- genüber dem Arbeitgeber dem Grunde und der Höhe nach nach dem Bei- trag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist. Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirt- schaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick da- rauf, welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass ein wirtschaftlicher Er- 25 26 27 - 10 - folg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in Ver- bindung gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bedeu- tung dafür haben, dass dieser Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der technischen Lehre Gewicht hat. Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendi- gerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Ein- gang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben. 2. Unabhängig hiervon wird das Berufungsgericht im wieder eröff- neten Berufungsrechtszug - wie bereits im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06 aufgegeben - unter Beachtung der dortigen Erwägun- gen zu prüfen haben, ob beide Parteien des Lizenzvertrages oder zumin- dest K. der Diensterfindung II im Lizenzvertrag oder in der Vereinbarung 16./23. Mai 2000 eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen haben, und den Anteil an der Gesamtleistung - notfalls im Wege der Schätzung (§ 287 ZPO) - zu bewerten haben. In diesem Fall stünde dem Kläger ein Vergü- tungsanspruch zu, dessen Höhe nach den oben dargelegten Grundsätzen 28 29 - 11 - zu der Berechtigung eines Arbeitnehmermiterfinders an der Erfindung und unter Beachtung der Erwägungen im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 - X ZR 102/06 unter II. 1. b) der Entscheidungsgründe zu bemessen wäre. Richterin am Bundes- gerichtshof Mühlens kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier-Beck Keukenschrijver Meier-Beck Grabinski Bacher Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 16.03.2005 - 2/6 O 99/04 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 19.03.2009 - 6 U 58/05 -