33 W (pat) 48/10

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 48/10 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 307 45 447.9 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 4. Dezember 2012 - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung „Immo- bilienwesen“ zurückgewiesen worden ist. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Anmelderin hat am 11. Juli 2007 die Wortmarke WPDirect für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet: Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen Klasse 38: Telekommunikation Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleis- tungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen. - 3 - Mit Beschlüssen vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 - letzterer im Erinnerungsverfahren - hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung zu- rückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass dem schutzsuchenden Zeichen jede Unterscheidungskraft fehle. „WP“ sei die Abkür- zung für „Wertpapier“. Insgesamt bringe die Marke klar verständlich zum Aus- druck, dass die beanspruchten Dienstleistungen direkt, also ohne Einschalten von Dritten in sachlichem Zusammenhang mit Wertpapieren erbracht werden. Ob die Buchstaben- und Wortfolge lexikalisch nachweisbar sei und bereits anderweitig im Sprachgebrauch verwendet werde, sei nicht maßgeblich. Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Die Anmelderin wiederholt und vertieft ihre bereits im Verfahren vor der Marken- stelle vorgebrachten Argumente. Sie weist darauf hin, dass sich die Buchstaben- und Wortfolge „WPDirect“ im Sprachgebrauch nicht nachweisen lasse; sie werde nur von der Anmelderin selbst verwendet. Tatsächliche Anhaltspunkte für ein aktuelles oder in absehbarer Zukunft entstehendes Freihaltungsbedürfnis seien nicht gegeben. Ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt liege nicht vor; vielmehr handle es sich um eine originelle Zusammensetzung von selbst nicht eindeutig beschreibenden Zeichen. Soweit die Elemente des schutzsuchen- den Zeichens an beschreibende Angaben angelehnt seien, ergebe sich daraus allenfalls, dass die einzutragende Marke nur einen geringen Schutzumfang haben werde. Die Buchstabenfolge „WP“ werde von der Anmelderin in ihrer Firma verwendet, außerdem in mehreren für sie eingetragenen Marken, namentlich „dwpbank“, WPDynamic“, „WPIntegrator“, „WPLayout“, „WPOutput“ und „WPTicket“. Die An- melderin genieße insofern einen äußerst hohen Bekanntheitsgrad. Daher werde - 4 - das hier schutzsuchende Zeichen nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf die Anmelderin verstanden werden. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt in vergleichbaren Fällen zu- gunsten anderer Anmelder anders entschieden, darin liege eine wettbewerbsver- zerrende Ungleichbehandlung. Namentlich seien die Marken „GENO WP“, „wp- soft“ und „WP Design“ eingetragen worden. Zwar seien Voreintragungen nach der Rechtsprechung des BPatG nicht bindend. Die Markenstelle sei jedoch gehalten, die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen zu berück- sichtigen, was vorliegend nicht geschehen sei. Aus diesem Grund komme eine Zurückverweisung an die Markenstelle in Betracht. Die Anmelderin beantragt, die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar- kenstelle für Klasse 36, vom 30. September 2008 und vom 10. Februar 2010 aufzuheben; hilfsweise: die vorgenannten Beschlüsse unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben; hilfsweise: die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Der Senat hat einen Hinweis erteilt; die Anmelderin hat Gelegenheit zur Stellung- nahme gehabt. - 5 - II. Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. 1. Mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme des Immobili- enwesens - steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintra- gung entgegen. a) Dieses Schutzhindernis verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtli- che Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Wa- ren oder Dienstleistungen zu beschreiben, freizuhalten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es liegt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Not- wendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - im Allgemeininteresse, dass be- stimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unter- nehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD). Im Lichte dieses Schutzzwecks kommt es nicht darauf an, ob die Buchstaben- und Wortfolge „WPSofort“ im Sprachgebrauch nachgewiesen werden kann. Die Zei- chenfolge ist bereits dann schutzunfähig, wenn sie dazu dienen kann, Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, also hierzu geeignet ist (EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 (Nr. 8) - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 280). Das kann auch dann zutreffen, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (EuGH a. a. O. (Nr. 38, 39) - BIOMILD). - 6 - Besteht das schutzsuchende Zeichen aus mehreren Elementen, so kommt es da- rauf an, ob der Verkehr das Zeichen in seiner Gesamtheit unmittelbar, also ohne analysierende Betrachtung, als beschreibend versteht (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 20 f.) - Maglite; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HK-Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 298). Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur dann vor, wenn das Zeichen ein hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem ange- sprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eins ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; BPatG vom 29.5.2012, 33 W (pat) 517/11 - Rock and Seal). Abkürzungen sind dann als beschreibend einzuordnen, wenn sie üblich sind und von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden werden (BPatG vom 14.11.2011, 28 W (pat) 47/11 - LCM). Das trifft auch dann zu, wenn dieselbe Buchstabenfolge als Abkürzung für unterschiedliche Wortfolgen verstanden wer- den kann und insofern mehrdeutig ist (BPatG vom 14.2.2012, 24 W (pat) 84/10 - ERP Doktor; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 377 f.). Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz, wonach ein Wortzeichen bereits dann schutzunfähig ist, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreiben- den Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 15) - Marlene-Diet- rich-Bildnis II; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 301). b) Nach diesem Maßstab beschreibt das schutzsuchende Zeichen aus der Sicht des angemessen aufmerksamen und verständigen Publikums unmittelbar verständlich ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme des Immobilien- wesens. - 7 - aa) Das angesprochene Publikum wird die Abkürzung „WP“ mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Abkürzung für „Wertpapier“ oder „Wirtschafts- prüfer“ verstehen. Mit Bezug auf alle Dienstleistungen handelt es sich um eine geläufige und ohne analysierende Betrachtung verständliche Abkürzung (BPatG vom 4.12.2012, 33 W (pat) 46/10 - WPSofort). Die Mehrdeutigkeit der Abkürzung reicht nach dem oben dargelegten Maßstab nicht aus, um die Schutzfähigkeit zu begründen. bb) Somit ist auch das Gesamtzeichen „WPDirect“ mit Bezug auf die bean- spruchten Dienstleistungen - mit Ausnahme des Immobilienwesens - unmittelbar verständlich. Ob das Zeichen bereits verwendet wird und sich - abgesehen von seiner Verwendung durch die Anmelderin - im Sprachgebrauch nachweisen lässt, ist aus den oben dargelegten Gründen unerheblich. Verstehen die angesproche- nen Verkehrskreise „WP“ als „Wertpapier“ oder „Wirtschaftsprüfer“, so ist auch das Gesamtzeichen als Hinweis darauf unmittelbar verständlich, dass die Dienstleis- tungen mit Wertpapieren oder mit der Arbeit von Wirtschaftsprüfern im Zusam- menhang stehen und unmittelbar in Anspruch genommen werden können (vgl. BGH GRUR 2004, 778 Nr. 23 - URLAUB DIREKT; BPatG vom 30.6.1999, 32 W (pat) 87/99 - PC DIREKT; BPatG vom 26.7.2000, 32 W (pat) 412/99 - SOLAR DIREKT; BPatG vom 26.11.2003, 29 W (pat) 27/03 - DeutschlandDirekt; BPatG vom 4.2.2004, 29 W (pat) 56/02 - DirectSolution; BPatG vom 15.4.2005, 25 W (pat) 260/03 - Dermadirekt). Im Zusammenhang mit Wertpapieren drängt sich auch das Verständnis als Hinweis auf den „Wertpapier-Direkthandel“ auf. Auch für Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Telekommunikation und die Ent- wicklungs- und Forschungsdienste in Klasse 42 ist die Anmeldung beschreibend, da auch diese sich direkt auf Wertpapiere beziehen bzw. diese zum Gegenstand haben könne. Der Beschwerde kann nicht darin gefolgt werden, dass das Gesamtzeichen nicht ohne weiteres verständlich sei, sondern allenfalls einen beschreibenden Anklang enthalte. Die Kombination von „Wertpapieren“ oder „Wirtschaftsprüfern“ mit - 8 - „direkt“ (also ohne Dazwischentreten von Vermittlern) erbrachten Dienstleistungen ist weder ungewöhnlich, noch erschließen sich die in Betracht kommenden Be- deutungen des Gesamtzeichens erst nach einigem Nachdenken. Insofern unter- scheidet sich das schutzsuchende Zeichen von den nicht ohne weiteres Nachden- ken verständlichen und deshalb für schutzfähig erachteten Wortzeichen „WPPowerLink“ und „Medpilot“ (BPatG vom 2.8.2011, 33 W (pat) 73/10 - WPPowerLink; BPatG vom 19.12.2006, 33 W (pat) 233/04 - Medpilot). c) Wenn die Anmelderin vorbringt, dass sie die Buchstabenfolge „WP“ in ihrem Firmennamen und in weiteren für sie eingetragenen Marken verwende und dadurch eine erhebliche Bekanntheit erlangt habe, so kann dies der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Für die Beurteilung der originären Schutzfähigkeit der Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) kommt es nicht darauf an, wie das Zei- chen verwendet worden ist (BPatG, Beschluss vom 2.11.2011, 29 W (pat) 545/11- fine selection). Auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) beruft sich die Anmelderin nicht; dafür sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich. d) Auch mit dem Argument, dass andere, vergleichbare Marken eingetragen worden seien, kann die Anmelderin nicht durchdringen. Die Markenstelle und der Senat sind - wie die Anmelderin nicht verkennt - an Voreintragungen aus anderen Verfahren nicht gebunden (EuGH GRUR 2009, 667 - Schwabenpost; BGH GRUR 1997, 527 - Autofelge; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatG GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 36 ff.). Die in der Beschwerdebegründung ge- nannten Voreintragungen rechtfertigen auch keine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle (vgl. BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl). - 9 - 2. Soweit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung entgegen. Beschreibt ein Zeichen - wie hier - Merkmale von Waren und Dienstleistungen unmittelbar, so fehlt ihm auch im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unter- scheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). 3. Die Beschwerde ist begründet, soweit mit der Anmeldung Dienstleistungen des „Immobilienwesens“ beansprucht werden. Für das Immobilienwesen hat die Zeichenfolge „WPDirect“ keine unmittelbar ver- ständliche, beschreibende Bedeutung. Immobiliengeschäfte werden nicht dadurch für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich beschrieben, dass sie mit Wirtschaftsprüfern oder Wertpapieren zu tun haben. Beteiligungen an Immobili- enfonds können zwar in Wertpapieren verbrieft werden; außerdem ist es denkbar, die Finanzierung eines Immobiliengeschäfts auf den Erwerb von Wertpapieren zu stützen (Anlage 22 zum schriftlichen Senatshinweis). In diesen Fällen handelt es sich aber um Dienstleistungen, die nicht zum Immobilienwesen gehören, sondern zum Finanzwesen (vgl. BPatG vom 14.7.2009, 33 W (pat) 121/07 - Keiner bringt mehr Menschen in die eigenen 4 Wände - Schwäbisch Hall). Die Zurückweisung der Anmeldung kann nicht auf solche Dienstleistungen er- streckt werden, die durch das schutzsuchende Zeichen zwar nicht beschrieben werden, aber denjenigen Dienstleistungen ähnlich sind, für die das Zeichen als beschreibend einzuordnen ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 8 Rn. 64; - 10 - Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309). Wenn das vorliegende Zeichen für Dienstleistungen des Immobilienwesens geschützt ist, mag zwar die Gefahr bestehen, dass das Zeichen auch Schutz für Finanzdienstleistungen beansprucht, weil diese den geschützten Dienstleistungen des Immobilienwesens ähnlich seien (vgl. dazu BGH GRUR 2002, 544 (Nr. 32) - BANK 24). Dieser Gefahr ist jedoch nicht im Anmeldeverfahren, sondern erst im Kollisionsfall - also im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren - zu begegnen (Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rn. 309). 4. Die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist (§ 83 Abs. 2 MarkenG), liegen nicht vor. Die Anmelderin hat nämlich weder Gründe dafür vorgetragen, noch sind Anhalts- punkte ersichtlich, dass Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entschei- den wären, noch dass die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer ein- heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des BGH erfordere. Bender Dr. Hoppe Dr. Wache Cl