29 W (pat) 147/03

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t z Aktenzeichen: 29 W (pat) 147/03 Entscheidungsdatum: 13. Mai 2009 Rechtsbeschwerde zugelassen: ja Normen: § 8 II Nr. 1; § 73 Abs. I MarkenG; § 81 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz i. V. m. § 86 Abs. 1, 2 Halbsatz VwGO Portraitfoto Marlene Dietrich II 1. Zur Frage inwieweit bei Merchandisingartikeln es bei einem Portraitfoto einer bekannten (verstorbenen) Person zur Bejahung der Unterscheidungskraft nicht auf die Art und Weise einer möglichen oder marktüblichen tatsächlichen An- bringung des Bildes auf entsprechenden Waren ankommen kann, sondern allein auf die Eintragung im Register (BGH GRUR 2006, 766 - Stofffähnchen). Bei solchen Zeichen ist zu unterscheiden zwischen der Anmeldung als Bild- marke oder als Positionsmarke (zur weiteren Klärung von BGH I ZB 21/06 vom 24. April 2008, GRUR 2008, 1093; MarkenR 2008, 499; im Anschluss an 29 W (pat) 85/07, Beschluss vom 5. Nov. 2008 - TOOOR!). 2. Zur Grenze der Amtsermittlung bei der Feststellung von fehlenden Belegen für Feststellungen zur Üblichkeit von Zeichen im beanspruchten Warensegment einerseits und zur Mitwirkungspflicht der Partei andererseits. BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 147/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 302 23 496.9 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Oktober 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, Richter Dr. Kortbein und Richterin Dorn - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar- kenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Wa- ren und Dienstleistungen der Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Tagebücher; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckun- gen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunter- wäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat- shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Bade- bekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; Klasse 41: sportliche Aktivitäten zurückgewiesen worden ist. - 3 - G r ü n d e I. Die Bildmarke 302 23 496.9 ist am 7. Mai 2002 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Marken- register angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. April 2003 wegen fehlender Unterscheidungs- kraft teilweise zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Senat mit Beschluss vom 9. November 2005, auf den wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, zu- rückgewiesen (BPatG GRUR 2006, 333). Die zugelassene und eingelegte Rechts- beschwerde der Anmelderin hat zur teilweisen Aufhebung der Beschwerdeent- scheidung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld; selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; - 4 - Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenober- bekleidung; T-Shirts, Sweatshirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlaf- anzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten geführt. Insoweit hat der Bundesgerichtshof das Verfahren zur erneuten Entscheidung zu- rück an das Bundespatentgericht verwiesen. Wegen der Gründe wird auf den Be- schluss des Bundesgerichtshofs vom 24. April 2008 Bezug genommen BGH GRUR 2008, 1093). Im Rahmen des Zurückweisungsverfahrens erklärte die Beschwerdeführerin die Rücknahme der Anmeldung für die Waren "Geld" und "selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke". Der Senat hat die Beschwerde der Anmelderin mit Beschluss vom 13. Mai 2009, auf den wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, wiederum zurückgewiesen (BPatG GRUR 2010, 73). Im zugelassenen Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Eintragungs- begehren hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weiter- verfolgt. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 31. März 2010 die angefochtene Beschwerdeentscheidung aufge- hoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht zu- rückverwiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts könne nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen jegliche Un- terscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zwar sei auch in der jetzt angefochtenen Entscheidung (zutreffend) davon ausgegangen worden, dass dem angemeldeten Bildzeichen für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung zukomme. Entgegen der An- nahme des Bundespatentgerichts genüge aber allein der Umstand, dass sich ge- genwärtig eine Verwendung von Porträtfotos als Marke bei den in Rede stehenden - 5 - Waren und Dienstleistungen nicht habe feststellen lassen, nicht, um die Eignung des angemeldeten Zeichens, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden, zu verneinen. Vielmehr bedürfe es auch in diesem Fall der auf allgemeine Erfahrungssätze und den festgestellten Tatsachen gestützten Prognose darüber, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mut- maßlich wahrgenommen werde, wenn es - innerhalb der fünfjährigen Benutzungs- schonfrist (vgl. § 49 MarkenG) -, wie von der Anmelderin beabsichtigt, zur Kenn- zeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt werde. Entge- gen der Auffassung des Bundespatentgerichts gehöre zu den bei der zu treffen- den Prognose zu berücksichtigenden üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie ange- bracht würden. Durch solche Kennzeichnungsgewohnheiten werde die Wahrneh- mung des angesprochenen Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung verstanden werde, beeinflusst. Im Eintragungsverfahren setze die Annahme der Unterschei- dungskraft nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zei- chens markenmäßig sein müsse. Es genüge, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde (BGH GRUR 2008, 1093 Rdnr. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Im Regelfall kämen mehrere praktisch na- heliegende und bedeutsame Verwendungsmöglichkeiten des Zeichens auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung als Herkunfts- hinweis in Betracht. In diesem Falle könne der Anmelder auch nicht darauf verwie- sen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umrissene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer be- stimmten Stelle der Ware (sog. Positionsmarke). Verbinde der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten keine bloß beschreibende An- gabe über die Ware bzw. Dienstleistung selbst oder deren Eigenschaften, wie vom Bundespatentgericht für das angemeldete Bildzeichen im Hinblick auf die noch in - 6 - Rede stehenden Waren und Dienstleistungen festgestellt, könne ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen wer- den, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gebe, bei denen der Ver- kehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis verstehe. Für die einzelnen noch zur Beurteilung anstehenden Waren und Dienstleistungen ergebe sich danach Folgendes: - Für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbe- deckungen" habe sich nach den Feststellungen des Bundes- patentgerichts (nur) ein einziges weibliches Porträtbild der bekannten englischen Modeschöpferin und Designerin Vivi- enne Westwood für ein von ihr kreiertes Oberbekleidungs- stück (Sportbluse/Weste) gefunden, das an der Innenseite der Knopfleiste unterhalb des Namenslabels "Vivienne West- wood" angebracht gewesen sei. Ersichtlich sei das Bundes- patentgericht dabei - mit Recht - davon ausgegangen, dass der Verkehr in dieser Verwendung des betreffenden Bildes einen Herkunftshinweis sehe. Diese Wirkung sei offensicht- lich nicht davon abhängig, dass das Bild gerade an der In- nenseite der Knopfleiste angebracht sei. Nach der Lebenser- fahrung lägen vergleichbare Verwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Anbringung des Zeichens an sonstigen Stellen der hier in Rede stehenden Waren, an denen sich üb- licherweise (auch) Kennzeichnungsmittel befinden, oder die Benutzung auf Anhängern, Aufnähern und dergleichen sowie auf der Verpackung praktisch nahe. Sie rechtfertigten die Prognose, dass der Verkehr in dem so angebrachten ange- meldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sehen werde, auch wenn entsprechende tatsächliche Verwendungen ähnli- cher Bildzeichen in der genannten Branche vom Bundespa- - 7 - tentgericht noch nicht in einem nennenswerten Umfang hät- ten festgestellt werden können. - Hinsichtlich der Waren aus "Papier und Pappe" sowie "Ta- gebücher" bestehe nach den Feststellungen des Bundespa- tentgerichts die Kennzeichnungsgewohnheit, dass betriebli- che Herkunftshinweise hier entweder auf der Verpackung der Waren oder in sehr kleinem Format an einer unauffälligen Stelle, zumeist auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke, angebracht seien. Dass das angemeldete Bildzeichen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden werde, wenn es in dieser zur Kennzeichnung der Herkunft der ge- nannten Waren üblichen Art und Weise auf diesen ange- bracht werde, habe das Bundespatentgericht nicht festge- stellt. Der Umstand, dass bislang lediglich Wort- und Wort- /Bildzeichen zur Kennzeichnung dieser Waren benutzt wür- den und eine Verwendung von Porträtfotos nicht habe fest- gestellt werden können, stehe einem solchen Verkehrsver- ständnis nicht von vornherein entgegen. Danach könne auch für die Waren "Papier und Pappe" und "Tagebücher" nicht angenommen werden, dass dem angemeldeten Zeichen für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. - Bei "Gürteln" würden Herkunftshinweise nach den Feststel- lungen des Bundespatentgerichts üblicherweise auf der In- nenseite des Gürtels oder der Gürtelschnalle eingeprägt, oder es werde die Marke selbst als Gürtelschnalle verwen- det. Auch hier erscheine es nach der Lebenserfahrung nahe- liegend, dass der Verkehr in dem angemeldeten Bildzeichen - 8 - einen Herkunftshinweis sehe, wenn es etwa in vergleichbarer Weise auf die Innenseite des Gürtels eingeprägt werde. - Bei der Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" scheide, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen habe, eine Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in der Weise aus, dass damit auf den Akteur hingewiesen werden solle, der bei der betreffenden sportlichen Veranstaltung auftrete oder der die sportliche Aktivität erbringe. Dies schließe es je- doch nicht aus, dass das angemeldete Bildzeichen geeignet sei, in anderer Form im Zusammenhang mit der Dienstleis- tung "sportliche Aktivitäten" auf die Herkunft des betreffen- den Dienstleistungsangebots aus einem bestimmten Dienst- leistungsunternehmen hinzuweisen. In diesem Zusammen- hang sei zu beachten, dass bei Dienstleistungsmarken eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht komme. Herkunfts- hinweisende Handlungen bestünden bei solchen Marken vielmehr regelmäßig in der Anbringung der Marke am Ge- schäftslokal sowie in der Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelang- ten, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäfts- briefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 Rdnr. 13 - AKZENTA). Schon die Vielfalt der inso- weit in Betracht kommenden Kennzeichnungsmöglichkeiten stehe der Annahme entgegen, es gebe für das angemeldete Bildzeichen keine praktisch bedeutsame Möglichkeit, im Zu- sammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung "sportli- che Aktivitäten" als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so verstanden zu werden. - 9 - - Hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen könne die Eintragung des angemeldeten Bildzeichens gleich- falls nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden, weil das Bundespatentgericht auch insoweit nicht festgestellt habe, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistun- gen jegliche Unterscheidungskraft fehle. II. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin, mit der sie eine Aufhebung des Be- schlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2003 hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weiterverfolgt, hat in der Sa- che Erfolg. Nach der für den erkennenden Senat gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG bin- denden rechtlichen Beurteilung des Sachverhalts durch den Bundesgerichtshof kann dem angemeldeten Bildzeichen die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht versagt werden. Der Bundes- gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 31. März 2010 die Frage des Vorlie- gens eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG umfassend beur- teilt. Nach seiner Ansicht fehlt dem angemeldeten Bildzeichen für die noch be- anspruchten Waren und Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungs- kraft. Dies gilt ausweislich der oben dargestellten Gründe der Rechtsbeschwerde- entscheidung sowohl für die dort ausdrücklich aufgeführten Waren und Dienst- leistungen (Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Gürtel; Wa- ren aus Papier und Pappe; Tagebücher; sportliche Aktivitäten) als auch hinsicht- lich der noch verbleibenden beanspruchten Waren der Klasse 25 (Sportbeklei- dung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat- shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopf- - 10 - bedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Kra- watten, Schals). Der angemeldeten Marke steht für die betreffenden Waren und Dienstleistungen auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Insoweit wird auf die nach wie vor heranzuziehenden Feststellungen des Senats hierzu in seinem Erstbeschluss vom 9. November 2005, die er auch seiner Entscheidung vom 13. Mai 2009 zugrunde gelegt hat und die in den beiden Rechtsbeschwerde- entscheidungen jeweils bestätigt wurden, verwiesen. Durch diese abschließende Beurteilung ist für den Senat insoweit kein Entschei- dungsspielraum mehr gegeben. Neue, nach der letzten Rechtsbeschwerdeentscheidung entstandene tatsächliche Umstände, die ein Schutzhindernis begründen könnten und trotz der Bindungswir- kung nach § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG zu berücksichtigen wären, weil das Datum der letzten Entscheidung über die Eintragung der allein maßgebliche Zeitpunkt ist, vermag der Senat nicht festzustellen. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Marken- amts vom 2. April 2003 war daher hinsichtlich der Zurückweisung der Anmeldung für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen aufzuheben. Grabrucker Dr. Kortbein Dorn Hu