17 W (pat) 58/08

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 17 W (pat) 58/08 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 197 82 106.5-53 … hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht am 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü- fungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken- amts vom 8. Februar 2008 aufgehoben und das Patent mit folgen- den Unterlagen erteilt: Patentansprüche 1 bis 6, eingegangen am 11. August 2008, Beschreibung mit Seiten 1 - 35, eingegangen am 11. August 2008, 6 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 8, eingegangen am 10. Mai 1999. G r ü n d e I. Die vorliegende Patentanmeldung ist am 8. August 1997 unter Beanspruchung ei- ner US-Priorität vom 13. November 1996 als internationale Anmeldung mit der Nr. PCT/US97/14024 in englischer Sprache unter der Bezeichnung „Data cache with data storage and tag logic with different clocks“ eingereicht worden. Mit der am 10. Mai 1999 eingegangenen Übersetzung mit dem Titel: „Daten-Cache mit Datenspeicherung und Tag-Logik bei unterschiedlichen Takten“ wurde die nationale Phase beim Deutschen Patent- und Markenamt eingeleitet. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 8. Februar 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung führte sie aus, das mit dem Patentanspruch 4 beanspruchte Ar- beitsverfahren wiederhole mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die - 3 - mit der (im Patentanspruch 1) beanspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführende Schritte. Durch die Ent- scheidung „Mikroprozessor“ habe der BGH seine Rechtsmeinung zur Entschei- dung „Handhabungsgerät“ nicht geändert. Demnach seien derartige Verfahrens- ansprüche nicht zulässig, da es einer Anmelderin verwehrt sei, sich eine Vorrich- tung patentieren zu lassen und sich gleichzeitig deren bestimmungsgemäße Ver- wendung (Betrieb bzw. Inbetriebnahme) mit patentrechtlichen Mitteln vorzubehal- ten. Nichts anderes aber versuche sie mit dem nebengeordneten Patentan- spruch 4 zu erreichen. Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 25. März 2008. Unter Berücksichtigung der Eingabe vom 8. August 2008 bean- tragt sie sinngemäß: den Beschluss aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grund- lage der Patentansprüche 1 bis 6 und der Beschreibung mit Sei- ten 1 - 35 gemäß Eingabe vom 8. August 2008 sowie der ur- sprünglichen Figuren 1 - 8; hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Es wurde angeregt, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Sie macht geltend, dass mit ihrer Eingabe vom 17. Januar 2008 ein Patentbegeh- ren eingereicht wurde, mit dem die Beanstandungen der Prüfungsstelle hinsicht- lich einer vollständigen Lehre zum technischen Handeln ausgeräumt worden seien. Die nunmehr beanspruchte Lehre sei zudem durch den im Prüfungsverfah- ren genannten Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt und demzufol- ge patentfähig. Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle sei die Nebenordnung des geltenden Patentanspruchs 4 zulässig, wie dies bereits in den Eingaben der Anmelderin vom 16. März 2007 und 17. Januar 2007 begründet worden sei. Es sei - 4 - aus dem Prüfungsverfahren nicht erkennbar, aus welchem rechtlichen Grund die Nebenordnung des Anspruchs 4 unzulässig sei. Zur weiteren Klarstellung der beanspruchten Lehre hat die Anmelderin im Verlauf des Beschwerdeverfahrens neue Patentansprüche 1-6 und eine daran angepasste Beschreibung eingereicht. Die nunmehr geltenden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 4 lauten: „1. Daten-Cache-Speicheranordnung zur Verwendung mit einem eine spekulative Datenverarbeitung ausführenden Prozessor, wobei die Daten-Cache-Speicheranordnung eine Datenspeicher- einheit aufweist, die bei einer ersten Taktfrequenz betrieben wird; wobei die Daten-Cache-Speicheranordnung eine Tag-Einheit und eine Treffer/Fehlversuch-Logik aufweist, die bei einer zweiten Taktfrequenz betrieben werden, wobei auf die Tag-Einheit bei der zweiten Taktfrequenz zugegriffen wird, wobei die zweite Taktfre- quenz geringer als die erste Taktfrequenz ist, wobei die Daten der Datenspeichereinheit bei Ausführung eines Befehls spekulativ verarbeitet werden, bevor die Treffer/Fehlver- such-Logik die Korrektheit der Daten feststellt, wobei ein Wieder- hol-Mechanismus, der mit der Treffer/Fehlversuch-Logik gekoppelt ist, im Falle eines Fehlversuchs eine Wiederholung der Ausfüh- rung des Befehls, der die spekulative Verarbeitung der Daten be- wirkte, veranlasst.“ „4. Verfahren zum Ausführen eines Befehls in einem Prozessor, der eine spekulative Datenverarbeitung ausführt, - 5 - wobei der Befehl abgerufen wird, wobei der Befehl eine Operation an Daten spezifiziert, die Daten aus einer Datenspeichereinheit eines Cache-Speichers von einer Einrichtung zum Durchführen verzögerungskritischer ALU-Funktionen bei einer ersten Taktfrequenz ausgelesen wer- den, wobei die Daten spekulativ verarbeitet werden, indem in der Einrichtung zum Durchführen verzögerungskritischer ALU-Funk- tionen die von dem Befehl spezifizierte Operation ausgeführt wird, Tag-Nachschlageoperationen in einer Tag-Einheit des Cache- Speichers und eine Treffer/Fehlversuch-Bestimmung in einer Tref- fer-Fehlversuchs-Logik bei einer zweiten Taktfrequenz ausgeführt werden, welche geringer als die erste Taktfrequenz ist, so dass die Daten spekulativ verarbeitet werden, bevor die Treffer/Fehlver- such-Bestimmung abgeschlossen ist, wobei dann, wenn bei der Treffer/Fehlversuch-Bestimmung ein Fehlversuch festgestellt wird, eine wiederholte Ausführung des Befehls veranlasst wird.“ Bezüglich der Unteransprüche 2, 3 und 5, 6 wird auf die Akte verwiesen. Ihnen liegt die Aufgabe zugrunde, eine maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit bei minimalen Kosten einer eine Cache-Speicheranordnung verwendenden Verar- beitungsschaltung (beispielsweise eines Prozessors) zu erreichen (siehe Be- schreibung Seite 8 Abs. 2, eingeg. am 11.08.08). II. Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch Erfolg, da das nunmehr geltende Patentbegehren keine for- - 6 - malen Mängel mehr aufweist, eine Nebenordnung der beanspruchten Gegenstän- de zulässig ist, der im Verfahren zitierte Stand der Technik nicht entgegensteht und auch sonst die Kriterien zur Patenterteilung erfüllt sind (PatG §§ 1 bis 5). 1. Die Anmeldung betrifft eine Daten-Cache-Speicheranordnung und ein Ver- fahren zur spekulativen Datenverarbeitung in einem Prozessor. In der Anmeldung wird davon ausgegangen, dass ein Ausführungskern bzw. Ver- arbeitungsmittel eines Prozessors zur schnellen Befehlsabarbeitung mit einer hö- heren Taktfrequenz betrieben wird, als sein I/O-Ring (S. 1 Abs. 2 der Anmeldeun- terlagen) und dabei die Cache-Speicheranordnung insgesamt im mit höherer Takt- frequenz getakteten Ausführungskern angeordnet ist. Zur weiteren Beschleunigung der Befehlsabarbeitung ist es bekannt, mehr Paralle- lität vorzusehen, was jedoch begrenzt ist, oder eine Verringerung der Verzögerung zu erreichen (S. 4 Abs. 5 f. der Anmeldeunterlagen). Zur schnelleren Befehlsabarbeitung wird deshalb im Stand der Technik eine spe- kulative Verarbeitung vorgenommen (S. 5 Abs. 4 der Anmeldeunterlagen). Als nachteilig wird angesehen, dass der gesamte Ausführungskern darauf be- schränkt ist, bei der gleichen Taktfrequenz zu arbeiten, was einige Komponenten innerhalb des Ausführungskerns wegen vorhandener langsamster Pfade ein- schränkt (S. 5 Abs. 2 in Verbindung mit S. 16 Z. 9-21 der Anmeldeunterlagen). Die Kernidee der Anmeldung liegt demgegenüber in der Anordnung der Daten- speichereinrichtung der Daten-Cache-Speicheranordnung in einer Taktdomäne des Prozessors mit höherem Takt und die Anordnung der Tag-Einheit sowie der Treffer/Fehlversuch-Logik der Daten-Cache-Speicheranordnung in einer Taktdo- mäne des Prozessors mit niedrigerem Takt. Die Datenspeichereinrichtung der Daten-Cache-Speicheranordnung wird von nur einem Abschnitt der effektiven Adresse (Index-Teil) indiziert und die in der schnel- ler getakteten Datenspeichereinrichtung unter diesem partiellen Adressteil gespei- - 7 - cherten Daten werden sofort ohne Freigabe durch die Tag-Einheit dem verzöge- rungskritischen Verarbeitungsmittel (Ausführungskern) des Prozessors spekulativ zur Verarbeitung zugeführt. Die Ermittlung der tatsächlichen physikalischen Adres- se erfolgt in der langsamer getakteten Tag-Einheit aus der vollständigen virtuellen bzw. linearen Adresse. Die damit ermittelte physikalische Adresse wird mit der physikalischen Adresse der Datenspeichereinrichtung in der ebenfalls langsamer getakteten Treffer-Fehlversuch-Logik verglichen und eine Aussage getroffen, ob es sich bei den bereits aus der Datenspeichereinrichtung abgerufenen Daten um korrekte Daten gehandelt hat. Falls die Auswertung einen Fehler ergibt, werden die inzwischen aus den abgerufenen Daten ermittelten Daten als ungültige Daten gekennzeichnet und es erfolgt eine Wiederholung des Befehls. Als Fachmann für die genannte Aufgabenstellung ist ein Entwicklungsingenieur (Universität) der Fachrichtung Elektronik mit mehrjähriger Berufserfahrung im Be- reich der schnellen Befehlsabarbeitung in einem Prozessor und des damit verbun- denen schnellen Datentransfers beim Speicherzugriff anzusehen. 2. Der Erteilungsantrag liegt im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung. 2.1 Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Der geltende Anspruch 1 wurde aus dem ursprünglichen Anspruch 1 durch Auf- nahme der aus den ursprünglichen Patentansprüchen 6, 10, 11, 14 und der auf S. 21 Abs. 2 und 3 der Anmeldeunterlagen erkennbaren Merkmale gebildet. Im geltenden Anspruch 4 sind die aus den ursprünglichen Patentansprüchen 7, 10, 11, 14 und S. 21 Abs. 2 und 3 der Anmeldeunterlagen offenbarten Merkmale aufgenommen worden. Die geltenden Unteransprüche 2, 3, 5, 6 entsprechen im Wesentlichen den ur- sprünglichen Ansprüchen 2, 5, 12 und 13. - 8 - 2.2. Die Änderungen in der Beschreibung sind durch die ursprüngliche Offenba- rung gedeckt bzw. stellen redaktionelle Anpassungen dar. Nicht notwendige Be- schreibungsteile wurden gestrichen, der im Prüfungsverfahren genannte Stand der Technik gewürdigt und eine Aufgabe explizit genannt. 2.3. Ferner ist die Lehre der Patentansprüche in der vorliegenden Fassung in der Anmeldung deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfüh- ren kann. 3. Die im Zurückweisungsbeschluss geltend gemachten Mängel können die Zurückweisung der Anmeldung nicht tragen. 3.1 Der Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde i. W. damit begrün- det, dass das mit dem Patentanspruch 4 beanspruchte Arbeitsverfahren mit den angegebenen Verfahrensschritten lediglich die mit der (im Patentanspruch 1) be- anspruchten Vorrichtung für deren Betrieb bzw. Inbetriebnahme durchgeführten bzw. durchzuführenden Schritte wiederhole. Durch die Entscheidung „Mikropro- zessor“ habe der BGH seine Rechtsmeinung zur Entscheidung „Handhabungs- gerät“ nicht geändert. Gemäß der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ seien derartige Verfahrensansprüche nicht zulässig, da es einer Anmelderin verwehrt sei, sich eine Vorrichtung patentieren zu lassen und sich gleichzeitig deren bestim- mungsgemäße Verwendung (Betrieb bzw. Inbetriebnahme) mit patentrechtlichen Mitteln vorzubehalten. Nichts anderes aber versuche sie mit dem nebengeordne- ten Patentanspruch 4 zu erreichen. Mit Verweis auf die BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ sei es nicht gestattet, die beanspruchte Daten-Cache-Speicheranordnung zu veräußern und anschlie- ßend mit Bezug auf Anspruch 4 deren bestimmungsgemäße Benutzung zu unter- sagen oder sich dafür noch einmal eine Lizenz auszahlen zu lassen. 3.2 Dieses Verständnis des Patentanspruchs 4 erweist sich jedoch als unzutref- fend. - 9 - 3.2.1 Zu Recht geht die Prüfungsstelle zwar davon aus, dass – entsprechend der von ihr zitierten BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ (GRUR 1998, 130) – an der Gewährung eines Verfahrensanspruchs kein schutzwürdiges Interesse be- steht, wenn dieser nichts enthält, was über den sachlichen Gehalt des Vorrich- tungsanspruchs hinausgeht, und sich nach Art einer Bedienungsanleitung in der bestimmungsgemäßen Verwendung der in dem Vorrichtungsanspruch beschriebe- nen Vorrichtung zu dem dort bereits genannten Zweck erschöpft. Wie der Bundesgerichtshof aber in seiner späteren Entscheidung „Mikroprozes- sor“ (BlPMZ 2006, 285) festgestellt hat, betraf die „Handhabungsgerät“-Entschei- dung einen nicht verallgemeinerungsfähigen Fall, in dem der Senat an die Fest- stellung der Vorinstanz gebunden war, dass der dortige Verfahrensanspruch keine über eine „Bedienungsanleitung“ für das konkrete Gerät gemäß dem dortigen Vor- richtungsanspruch hinausgehende Lehre enthielt. Als wesentliches Kriterium für das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses wur- de in der „Mikroprozessor“-Entscheidung herausgestellt, dass „der Erteilungsan- trag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstands ge- richtet“ sein darf; Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche berühren das Rechtsschutzbedürfnis hingegen nicht. Insbesondere führt der Bundesge- richtshof aus: „Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentansprüchen ein und derselben oder mehrerer Patentkategorien kann allenfalls dann als unzu- lässig angesehen werden, wenn … der Anmelder mit einem der kumulierten Pa- tentansprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewährung der anderen Patentansprüche bereits erhält.“ 3.2.2 Im vorliegenden Fall ist der Vorrichtungsanspruch 1 auf eine „Daten-Cache- Speicheranordnung“ gerichtet. Dieser Anspruch zielt auf die Ausgestaltung der Cache-Speicheranordnung zur Verwendung mit einem Prozessor, der eine speku- lative Datenverarbeitung ausführt. Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 4 be- zieht sich auf ein „Verfahren zum Ausführen eines Befehls in einem Prozessor, der eine spekulative Datenverarbeitung ausführt“. Das Verfahren hat seinen Schwer- punkt in der Ausführung der spekulativen Verarbeitung in einem Prozessor. In - 10 - dem Verfahren wird zusätzlich zum Anspruch 1 angegeben, dass mit einer Ein- richtung zum Durchführen verzögerungskritischer ALU-Funktionen die Daten gele- sen und spekulativ verarbeitet werden. Diese Einrichtung zum Durchführen verzö- gerungskritischer ALU-Funktionen ist neben der Daten-Cache-Speicheranordnung Bestandteil des Prozessors. Darin liegt ein unterschiedlicher sachlicher Gehalt. Der Verfahrensanspruch 4 gibt somit einen anderen Schutz als der Vorrichtungs- anspruch 1. Von einer „mehrfachen Patentierung ein und desselben Gegenstands“ kann keine Rede sein. Sonach liegt hier die der BGH-Entscheidung „Handhabungsgerät“ zugrundeliegen- de Voraussetzung nicht vor. Ein Rechtsschutzbedürfnis an der Gewährung des Patentanspruchs 4 neben dem Patentanspruch 1 ist daher anzuerkennen. Der Zurückweisungsbeschluss ist daher unbegründet und war aufzuheben. 4. Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 und das Verfahren gemäß Anspruch 4 sind patentfähig, da sie gegenüber dem genannten Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. 4.1 Im Verfahren befinden sich die im Prüfungsverfahren genannte Druck- schrift: D1: US DE 5 309 561 sowie die in der Beschreibung der Anmeldung auf S. 16 genannte Druckschrift: D2: Austin, T. M.; Pnevmatikatos, D. N.; Sohi, G. S.: Streamlining Data Cache Access with Fast Address Calculation. In: Proceedings of the 22nd Annual International Symposium on Computer Architekture, 18. bis 24. Juni 1995, Sitzung 8, Nr. 1 S. 1 - 12. - 11 - 4.2 Hinsichtlich dieses Standes der Technik ist der Gegenstand des An- spruchs 1 und des Anspruchs 4 neu, da keine der genannten Druckschriften eine Daten-Cache-Speicheranordnung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 und kein Verfahren zum Ausführen eines Befehls in einem Prozessor, der eine spekulative Datenverarbeitung ausführt, mit allen Merkmalen des Anspruchs 4 zeigt. Die be- anspruchten Gegenstände beruhen darüber hinaus gegenüber dem genannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. D1 betrifft einen Prozessor, der in zwei Sektionen bzw. Taktdomänen unterteilt ist, die mit unterschiedlicher Taktfrequenz betrieben werden. Die Cache-Speicheran- ordnung befindet sich komplett, d. h. einschließlich der Datenspeichereinheit, der Tag-Einheit und der Treffer/Fehlversuch-Logik, in der Sektion mit höherer Taktfre- quenz (Abstract, Fig. 1) und bezeichnet somit den Stand der Technik, von dem in der Anmeldung ausgegangen wird. D2 beschäftigt sich mit der schnellen Adressenberechnung für den spekulativen Zugriff zu einer Daten-Cache-Speicheranordnung zur Verringerung der Latenzzeit bei der Befehlsabarbeitung in einem Prozessor, der eine spekulative Datenverar- beitung ausführt. Die Überprüfung der effektiven Adresse über deren Block Offset und Tag-Teil erfolgt parallel und nicht zeitverzögert zum spekulativen Cachezugriff über einen Teil (Index) der effektiven Adresse und ist vom Cachezugriff völlig ent- koppelt. Bei Feststellen eines Fehlzugriffs wird der Zugriff mit der richtigen Adres- se wiederholt (S. 1 Sp. 1 Abs. 2, Sp. 2 letzter Abs. - S. 2 Satz 1, S. 4 Sp. 1 letzter Abs., Sp. 2 Abs. 1, 3, 5). Dabei sind die Tag-Einheit und die Treffer/Fehlversuch- Logik nicht in einer anderen, langsameren Sektion bzw. Taktdomäne angeordnet, sondern genau wie die Daten-Cache-Speicheranordnung in der schnelleren Takt- domäne. Auch ein Hinweis in der Richtung, die Tag-Einheit und die Treffer/Fehl- versuch-Logik in einer anderen, langsameren Taktdomäne als die Daten-Cache- Speicheranordnung anzuordnen, ist nicht zu entnehmen. - 12 - Eine Aufteilung von Komponenten einer Daten-Cache-Speicheranordnung unter verschiedene Taktdomänen ist somit weder aus D1 noch D2 entnehmbar. Es ist daher anzuerkennen, dass die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 und das Verfahren nach Patentanspruch 4 neu sind und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und patentfähig sind. Die abhängigen Ansprüche 2, 3 und 5, 6 beinhalten zweckmäßige Weiterbildun- gen der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 und des Verfahrens nach Patentan- spruch 4 und sind ebenfalls gewährbar. III. Bei der konkreten Verfahrensführung sieht der Senat eine Rückzahlung der Be- schwerdegebühr nicht als gerechtfertigt an (§ 80 Abs. 3 PatG). 1. Die Anmelderin hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeregt. Hierzu wurde geltend gemacht, dass die beantragte Anhörung verfahrensfehler- haft abgelehnt worden sei, da diese zur Erörterung der Rechtsgrundlagen der Zu- lässigkeit der Nebenordnung des geltenden Anspruchs 4 sachdienlich gewesen wäre. Im Zurückweisungsbeschluss sei durch Verweis auf die Mikroprozessor-Ent- scheidung des BGH erstmalig indirekt die Frage der Erschöpfung des Patent- rechts angesprochen worden, zu der die Anmelderin keine Gelegenheit zur Stel- lungnahme gehabt habe. Insgesamt sei im Verlauf des Prüfungsverfahrens ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie zu erkennen. 2. Eine unangemessene Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ist im konkret vorliegenden Fall jedoch nicht zu erkennen. - 13 - Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Bil- ligkeit kann danach eine Rückzahlung erfordern, wenn sich die Zurückweisung der Anmeldung als eine unangemessene Sachbehandlung darstellt, die sich z. B. aus einer sachlichen Fehlbeurteilung, einem Verfahrensfehler oder einem Verstoß ge- gen die Verfahrensökonomie durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergibt. Dabei sind auch das Verhalten der Beteiligten oder der Vertreter und sonstige Um- stände zu berücksichtigen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 73 Rdnr. 129, 132, 148; § 80 Rdnr. 11; Busse / Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 80 Rdnr. 97, 120; Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 21, 25, 26, 29). 2.1 Im vorliegenden Einzelfall ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der Anhörung vor Beschlussfassung je- doch nicht überschritten worden. Allerdings kann bereits die Ablehnung einer von der Anmelderin beantragten An- hörung einen solchen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß darstellen. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmel- der bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sach- dienlich ist. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, wenn sie das Verfahren fördern kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Grundsätzlich wird deshalb die einmalige Durchführung einer Anhörung im Prüfungsverfahren als sachdienlich angesehen. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt deshalb nur aus- nahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9) – etwa wenn die Anmelderin überhaupt keine Be- reitschaft zeigt, eine als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Se- - 14 - nat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen beschränkt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44). Vorliegend ist jedoch aufgrund der besonderen Umstände des Falls nicht zu bean- standen, dass die Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt worden ist. Im Laufe des Prüfungsverfahrens sind 4 Prüfbescheide ergangen. In den Prüfbe- scheiden vom 27. Oktober 2006 und 9. Juli 2007 wurde jeweils geltend gemacht, dass eine Nebenordnung des Verfahrensanspruchs neben dem Anordnungsan- spruch gemäß Patentanspruch 1 nicht zulässig sei. Zu dieser Auffassung der Prü- fungsstelle hat die Anmelderin in zwei Erwiderungen (16.3.07 und 17.1.08) aus- führlich Stellung genommen. Mit Eingabe vom 17. Januar 2008 wurde von der An- melderin ein in sachlicher Hinsicht gegenüber dem Stand der Technik gewährba- res Patentbegehren eingereicht und der Antrag auf Anhörung wiederholt, um die noch strittige Rechtsfrage detailliert erörtern zu können. Zum Zeitpunkt der Be- schlussfassung war somit nur noch die vom Prüfer geltend gemachte Unzulässig- keit der Nebenordnung der Patentansprüche 1 und 4 strittig. Von der Prüfungsstel- le war vor Beschlussfassung einzuschätzen, ob eine Anhörung ausschließlich zu dieser strittigen Rechtsfrage sachdienlich ist. Da die Anmelderin bereits in zwei Er- widerungen (16.3.07 und 17.1.08) ausführlich dazu Stellung genommen hatte, konnte von der Prüfungsstelle die Rechtsfrage als ausdiskutiert und das rechtliche Gehör damit als gewahrt angesehen werden. Ein den Einwendungen der Prü- fungsstelle entgegenkommender neuer Antrag der Anmelderin konnte nicht erwar- tet werden, so dass die begehrte Anhörung zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Verzögerung der Entscheidung bewirkt hätte. Unter den konkreten Umständen ist es somit ausnahmsweise nicht als verfahrensfehlerhaft zu beanstanden, dass die Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt worden ist (vgl. hierzu Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 9, 12 Buchstabe a; BPatGE 13, 69, Leitsatz 1; BPatGE 18, 30; 17 W (pat) 57/04). - 15 - 2.2 Durch die Prüfungsstelle wurden in ihrem Beschluss keine neuen Gründe genannt, zu denen die Anmelderin noch keine Stellung nehmen konnte, so dass auch diesbezüglich das rechtliche Gehör gewahrt wurde. Die Argumentation im Beschluss ist fast wortidentisch zu der im Bescheid vom 27. Oktober 2006. Mit Bescheid vom 9. Juli 2007 wird diese Argumentation durch Bezug auf den vorhergehenden Bescheid nochmals wiederholt. Im Beschluss wird mit Verweis auf die Entscheidung des BGH „Handhabungsgerät“ zwar zusätzlich aufgeführt, dass es nicht gestattet sei, die beanspruchte Daten-Cache-Speicher- anordnung zu veräußern und anschließend mit Bezug auf Anspruch 4 deren be- stimmungsgemäße Benutzung zu untersagen oder sich noch einmal eine Lizenz auszahlen zu lassen. Dies wurde im Beschluss jedoch nicht als neue Argumenta- tion oder unabhängiger Versagensgrund aufgeführt, sondern ergänzend zur Erläu- terung der als nicht möglich angesehenen Nebenordnung der Ansprüche 1 und 4 herangezogen, so wie dies auch in der Entscheidung „Handhabungsgerät“ im Ab- satz 3c) im Zusammenhang mit dem Rechtsschutzbedürfnis für einen Verfahrens- anspruch, der sich in einer Bedienungsanleitung für eine ihrerseits geschützte Vor- richtung erschöpft, aufgeführt wurde. Die Anmelderin hatte zudem zur Frage der Erschöpfung des Patentrechts bereits in ihrer Eingabe vom 16. März 2007 und 17. Januar 2008 ausführlich Stellung genommen. Dem Einwand der Anmelderin, dass im Zurückweisungsbeschluss erstmalig indi- rekt die Frage der Erschöpfung des Patentrechts angesprochen worden sei, zu der die Anmelderin keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt habe, kann da- her nicht gefolgt werden. 2.3 Ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender Verstoß ge- gen den Grundsatz der Verfahrensökonomie durch unangemessene Sachbehand- lung liegt nicht vor. Eine sachliche Fehlbeurteilung der Rechtslage liegt nicht vor, wenn die Prüfungs- stelle das richtige Recht anwendet, aber ihre Anwendung z. B. der Rechtspre- chung auf den konkreten Fall unrichtig ist, selbst wenn ein erfahrener Patentrecht- - 16 - ler die vorgenommene Beurteilung ohne Weiteres als unzutreffend ansehen würde (Schulte, a. a. O., § 73 Rdnr. 130). Ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender Grund liegt auch nicht bereits dann vor, wenn die rechtliche Beur- teilung der Prüfungsstelle von derjenigen des Senats abweicht. Wie im Abschnitt II. unter 3.2.1 bereits aufgeführt, wendet die Prüfungsstelle zwar die Entscheidung „Handhabungsgerät“ an, obwohl in der späteren Entscheidung „Mikroprozessor“ vom Bundesgerichtshof festgestellt wurde, dass die „Handha- bungsgerät“-Entscheidung einen nicht verallgemeinerungsfähigen Fall betraf. In der „Mikroprozessor“-Entscheidung wurde aber auch herausgestellt, dass „der Er- teilungsantrag nicht auf eine mehrfache Patentierung ein und desselben Gegen- stands gerichtet“ sein darf und dass die Beanspruchung eines Patents mit mehre- ren Patentansprüchen mehrerer Patentkategorien allenfalls dann als unzulässig angesehen werden kann, wenn der Anmelder mit einem der kumulierten Patentan- sprüche keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Ge- währung der anderen Patentansprüche bereits erhält. Das Festhalten der Prü- fungsstelle an ihrer Rechtsauffassung kann damit nicht als mutwillige Verfahrens- verzögerung angesehen werden. Auch in der Verfahrensdauer bzw. im Verlauf des Prüfungsverfahrens ist ein Ver- stoß gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie nicht zu erkennen. Sowohl die Prüfungsstelle als auch die Anmelderin haben im Prüfungsverfahren aus ihrer Sicht jeweils verfahrensökonomisch gehandelt. Bei den 7,5 Jahren zwischen Prüfungsantrag und Beschlussfassung ist die Dauer von 2,5 Jahren zwischen der mit Eingabe vom 27. Mai 2004 beantragten Ableh- nung des Prüfers wegen Besorgnis der Befangenheit bis zur endgültigen Entschei- dung des 10. Senats des BPatG hierüber zu berücksichtigen. In den verbleiben- den 5 Jahren wurden 4 Prüfbescheide abgesetzt und es erfolgten 4 Eingaben, um eine gegenüber dem Stand der Technik gewährbare Anspruchsfassung zu erzie- len. Dies kann nicht als unzulässig lange Verfahrensdauer gewertet werden. - 17 - Auch dem Vorwurf der Anmelderin, dass im Verlauf des Prüfungsverfahrens ins- gesamt ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie zu erkennen sei, kann somit nicht gefolgt werden. 3. Bei der konkreten Verfahrensführung sieht der Senat deshalb die von der Anmelderin angeregte Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht als gerechtfertigt an. IV. Von einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nach § 78 Nr. 3 PatG abge- sehen. Der Senat konnte die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Die An- melderin hat zwar hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, dem bei einer beabsichtigten Entscheidung zu Lasten der Anmelderin grundsätz- lich gemäß § 78 Nr. 1 PatG auch stattzugeben wäre. Bei einer sachgerechten Auslegung ist der Antrag aber dahingehend zu verstehen, dass der Termin hilfs- weise nur dann beantragt ist, wenn der Senat in der Hauptsache zu Lasten der Anmelderin entscheiden will. Dies ist nicht geschehen, da die Anmelderin in der Hauptsache obsiegt hat. Eine mündliche Verhandlung ist bei einer Entscheidung in Bezug auf eine Nebenentscheidung, wie die Frage der Rückzahlung der Be- schwerdegebühr, trotz eines entsprechenden Antrags nicht zwingend i. S. d. § 78 Nr. 1 anzuberaumen (vgl. Schulte, a. a. O., § 78 Rdnr. 14 Buchstabe e) und BPatGE 13, 69 Leitsatz 2). Denn ob die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, ist bereits von Amts wegen zu prüfen. Insofern handelt es sich bei einem solchen An- - 18 - trag nicht um einen echten Antrag, sondern nur um eine bloße Anregung mit der (sanktionslosen) Pflicht des Senats, ihn zu bescheiden. Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn Ko