BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 422/05 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 08.05 - 2 - … betreffend das Gebrauchsmuster … hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. September 2006 durch … beschlossen: Die Erinnerung der Antragsgegnerinnen wird zurückgewiesen. Die Antragsgegnerinnen tragen die Kosten des Erinnerungsver- fahrens. G r ü n d e I Die Antragsgegnerinnen sind Inhaberinnen des Gebrauchsmusters … (Streitgebrauchsmuster), das eine Vorrichtung … betrifft. Die Antragstellerin hat mit - 3 - dem Ziel der vollständigen Löschung gegen das Gebrauchsmuster Löschungsan- trag gestellt. Mit Beschluss vom 26. Januar 2005 hat die Gebrauchsmusterabtei- lung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster teilweise ge- löscht. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin wurde durch Be- schluss des Senats vom 8. Februar 2006 kostenpflichtig zurückgewiesen. Am 12. April 2006 haben die Antragsgegnerinnen die Festsetzung ihrer Kosten für das Beschwerdeverfahren in Höhe von 12.877,24 € beantragt. Mit Beschluss vom 27. Juli 2006 hat die Rechtspflegerin des Senats die Kosten auf 6.441,32 € festge- setzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Nicht anerkannt wurden die geltend gemachten Kosten für einen neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 6.040,09 €, da dessen Hinzuziehung nicht zur zweck- entsprechenden Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung notwendig gewesen sei. Anstelle der für die Geschäftsführer der Antragsgegnerinnen beantragten Ta- gegelder von je 60.-- € wurden jeweils nur 12,-- € anerkannt, bei den Fahrtkosten des Geschäftsführers der Antragstellerin zu 2) statt 228,60 € nur 190,50 €. Zurück- gewiesen wurde der Festsetzungsantrag auch, soweit die Antragstellerinnen Rei- sekosten eines nicht am Verfahren beteiligten Dritten in Höhe von 261,73 € gel- tend gemacht haben. Die Antragsgegnerinnen haben gegen den Beschluss der Rechtspflegerin Erinne- rung eingelegt, soweit die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt nicht aner- kannt worden sind. Zur Begründung tragen sie vor, dass aufgrund der erstinstanzlichen Entscheidung im Gebrauchsmuster-Löschungsbeschwerdeverfahren ein geprüftes Schutzrecht vorliege. Daher sei dieses Verfahren mit dem Nichtigkeitsverfahren vergleichbar, wo nach ständiger Rechtsprechung eine Doppelvertretung als notwendig angese- hen werde. Dies ergebe sich daraus, dass nunmehr ein Angriff auf ein geprüftes Schutzrecht insoweit abzuwehren seien, als Verletzungen aufgetreten oder zu er- warten seien. Hierfür sei die Mitvertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich, - 4 - insbesondere dann, wenn wie hier ein Verletzungsverfahren anhängig sei. Denn in so einem Fall sei die Abstimmung zwischen der Verteidigung des Schutzrechts und der Stützung des Verletzungsvorwurfs zu treffen. Auch im Hinblick auf die Bin- dungswirkung des Verletzungsrichters bei einer Zurückweisung des Löschungsan- trags rechtfertige die Doppelvertretung. Die Bindungswirkung könne nur durch das Bundespatentgericht aufgehoben oder aufrechterhalten werden. Wegen dieser un- mittelbaren Auswirkung auf den Verletzungsprozess sei die Doppelvertretung er- stattungsfähig. Im vorliegenden Fall war der Verletzungsstreit bis zur Rechtskraft der Löschungsentscheidung ausgesetzt worden. Federführend im Verletzungs- streit sei der im Löschungsverfahren mitwirkende Rechtsanwalt. Darüber hinaus sei das Streitgebrauchsmuster für die Antragstellerin für ihren Betrieb von existen- zieller Bedeutung. Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Erinnerung. Sie ist der Auffassung, dass die Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Ge- brauchsmusterlöschungsverfahren nicht erkennbar sei. Es käme hier nur auf die gebrauchsmusterrechtlich zu beurteilenden Gesichtpunkte der Neuheit und des er- finderischen Schritts an. Daneben seien keine besonderen rechtlichen Schwierig- keiten aufgetreten, so dass neben der Vertretung durch einen Patentanwalt eine weitere Vertretung durch einen Rechtsanwalt entbehrlich sei. Der Hinweis auf ein paralleles Verletzungsverfahren ändere daran nichts, da dieses in keiner Weise auf das Löschungsverfahren reflektiere. II Die zulässige Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt - auf die die Erinnerung beschränkt wurde - zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und -verteidigung im vorliegenden Fall nicht notwendig waren. - 5 - Die Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechen- den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Das ist im vor- liegenden Fall nach den vom Bundesgerichtshof aufgestellten und in der Recht- sprechung des Bundespatentgerichts ausgeformten Grundsätzen nicht der Fall. Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Pa- tentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in GRUR 1965, 621, 626 - Patentan- waltskosten - die Auffassung des 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt, dass eine Partei im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren durch einen Patentan- walt regelmäßig vollwertig vertreten sei. Der Patentanwalt sei durch seine Ausbil- dung und Berufspraxis so geschult, dass er die auftretenden patentrechtlichen Fragen beherrsche. Lediglich bei Rechtsfragen, die außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes lägen, etwa bei schwierigen gesellschaftsrechtlichen Fragen, kön- ne die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt notwendig werden. Solche Fragen sind vorliegend nicht ersichtlich. Auch die bisherige Entscheidungspraxis des erkennenden sowie des 10. Senates geht in Fortführung der Entscheidung „Patentanwaltskosten“ des Bundesgerichts- hofs dahin, Doppelvertretungskosten nur dann anzuerkennen, wenn über den Be- reich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind (vgl. BPatGE 45,149 ff. m. w. N.). Im Hinblick auf diese über Jahre gefestigte Rechtsprechung ist nicht erkennbar, worauf die Antragsstellerin ihre Meinung gründen, diese Rechtsprechung sei überholt. Insbesondere zeigt sei kei- ne neuen Umstände auf, die eine Abkehr rechtfertigen würden. - 6 - Die im Löschungsverfahren und im sich anschließenden Beschwerdeverfahren re- gelmäßig im Vordergrund stehende Beurteilung der Schutzfähigkeit, also der Neu- heit und des erfinderischen Schritts, ist rein patentrechtlich zu qualifizieren. Der Verfahrensgegenstand verändert sich auch in der zweiten Instanz grundsätzlich nicht. Bis zur Rechtskraft einer (zumindest teilweise) die Löschung zurückweisen- den Entscheidung liegt im Gegensatz zur Auffassung der Antragstellerinnen ein „geprüftes“ Schutzrecht nicht vor. Der von den Antragstellerinnen aufgestellte Ver- gleich mit dem Nichtigkeitsverfahren geht daher schon aus diesem Grund fehl. Aber auch in rechtlicher Hinsicht trifft der Vergleich nicht zu. Die juristischen Anfor- derungen bei der Ausarbeitung einer Nichtigkeitsklage sind regelmäßig ungleich höher als die Anforderungen bei der Ausarbeitung eines Gebrauchsmusterlö- schungsantrages. Auch die Begründungsanforderungen sind bei einer Klageschrift im Nichtigkeitsverfahren gegenüber der Antragsschrift im Gebrauchsmusterlö- schungsverfahren regelmäßig höher anzusetzen. Die grundsätzlichen Unterschie- de zwischen einem Klageverfahren und einem vor dem Patentamt einzuleitenden Antragsverfahren lassen es angezeigt erscheinen, die Frage der Notwendigkeit der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Ansatz unterschiedlich zu behandeln, nämlich dahingehend, dass im Nichtigskeitsverfahren über eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG eine begrenzte - aufgrund der geän- derten Fassung dieser Vorschrift zum 1. Januar 2002 möglicherweise sogar wei- tergehende - Erstattungsfähigkeit von Patent- und Rechtsanwaltskosten grund- sätzlich anerkannt wird, im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dagegen nur im Einzelfall, wenn aufgrund besonderer (juristischer) Schwierigkeiten die Zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint (vgl. BPatGE a. a. O.). Auch das von den Antragstellerinnen angesprochene parallele Verletzungsverfahren und die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an eine den Löschungsantrag (teilweise) zurückweisende Entscheidung macht die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung im Lö- schungs-Beschwerdeverfahren erforderlich. Soweit sich innerhalb des Löschungs- verfahrens die Notwendigkeit einer gegenüber den ursprünglich eingereichten Un- terlagen eingeschränkten Verteidigung des Schutzrechts ergibt, folgt dies regel- - 7 - mäßig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, dessen Beurteilung in die Fachkompetenz des Patentanwalts fällt. Dass im Rah- men einer Neuformulierung der Ansprüche der Verletzungsgegenstand des paral- lelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist selbstverständlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzumfangs und die Frage, inner- halb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand den Schutzbereich eines einge- schränkten Gebrauchsmusters noch ausfüllt, ist im Wesentlichen technischer Na- tur, die zusätzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert. Dies gilt auch für die vor dem Hintergrund der Bindungswirkung des Verletzungsgerichts zu treffende Auslegung der Ansprüche. Die Antragsgegnerinnen haben entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen. gez. Unterschriften

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