25 W (pat) 71/01

BUNDESPATENTGERICHT 25 W (pat) 71/01 _______________ Verkündet am 20. Juni 2002 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 397 60 506 BPatG 154 6.70 - 2 - hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2002 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzenden sowie der Richter Engels und der Richterin Bayer beschlossen: Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Das Zeichen siehe Abb. 1 am Ende ist am 4. Februar 1998 für "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" in das Markenregister eingetragen worden. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 4. Januar 1996 für "Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente; Apparate zur Aufzeich- nung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild - 3 - oder Daten; magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträ- ger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Appa- rate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Juwelierwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente, Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausge- nommen Möbel); Regenschirme, Sonnenschirme, Lederwaren und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten);Reise- und Hand- koffer; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spie- le, Spielzeug; gymnastische Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten); Finanzdienstleistungen; Immobilienwesen; Bauwesen; Wartung, Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation; Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veran- staltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbei- tungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" eingetragenen Marke 395 29 528 siehe Abb. 2 am Ende Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist nicht bestritten worden. - 4 - Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 16. Dezember 1999 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchs- marke verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr scheide mangels Ähnlichkeit der Marken aus, selbst wenn man - was zweifelhaft sei - zugunsten der Widersprechenden von einem noch mittleren Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ausgehe. In ihrer Ge- samtheit unterschieden sich die Marken durch die jeweiligen Bestandteile "T" und "iti" klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend voneinander. In der ange- griffenen Marke komme dem Bildbestandteil, der Anordnung von Quadraten, ge- genüber dem deutlich erkenn- und benennbaren sowie größenmäßig bedeutenden Wortbestandteil "iti" auch keine den Gesamteindruck allein prägende Bedeutung zu. Es bestehe mangels eines übereinstimmenden, auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteils auch keine assoziative Ver- wechslungsgefahr unter dem Aspekt der Markenserie. Es beständen beachtliche Unterschiede bei der Anordnung der jeweiligen Quadrate und der Einbindung der jeweiligen Wortbestandteile, wodurch eindeutlich anderer Gesamteindruck der Marken entstehe. Durch die behauptete intensive Benutzung der Widerspruchs- marke, insbesondere durch die Verwendung ähnlicher Zeichen, habe sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht derart erhöht, dass eine Ver- wechslungsgefahr mit sämtlichen Marken, die eine Anordnung von Quadraten ent- halten, bestehe. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag, den Beschluß der Markenstelle vom 16. Dezember 1999 aufzuhe- ben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Die Widersprechende sei Inhaberin einer Vielzahl von Marken, die ausschließlich aus unterschiedlichen Digits oder aus Kombinationen mit weiteren Bestandteilen bestehen und umfangreich für hier einschlägige Waren und Dienstleistungen ver- - 5 - wendet würden. Diese Marken verfügten aufgrund massiver Benutzung und Be- werbung für die einschlägigen Waren und Dienstleistungen über eine extrem hohe Kennzeichnungskraft, wenn nicht Berühmtheit bei den allgemeinen Verkehrskrei- sen. Die Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit sei hochgradig, da die Waren der Widerspruchsmarke gerade die technischen Mittel darstellten, die die Dienstlei- stungen der angegriffenen Marke erst ermöglichten. Die durch die graphische Ei- genart einer "Matrixstruktur" begründete Bildwirkung der Marken sei augenfällig ähnlich, wobei der Buchstabe "T" - wenn auch in Kleinschreibung - in der jüngeren Marke ebenfalls enthalten sei. Es bestehe unter den genannten Umständen eine unmittelbare, vor allem aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Digits als Stammbestandteil in allen Marken der Widersprechenden enthalten seien und den visuellen Gesamteindruck prägten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellte in der mündlichen Verhandlung den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen. Es fehle bereits an der Ähnlichkeit der Dienstleistung der angegriffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Eine erhöhte Kenn- zeichnungskraft der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Anordnung der "Digits" sei nicht liquide und werde bestritten. Die Widersprechende benutze in ihren Zei- chen lediglich das "T", nicht hingegen die Bezeichnung "iti". Im übrigen habe die 2. Beschwerdekammer des HABM mit in Kopie in der mündlichen Verhandlung überreichten Entscheidung vom 3. Juni 2002 in der dieselben Beteiligten, Marken und Waren bzw Dienstleistungen betreffenden Rechtssache R 965/2000-2 die Be- schwerde der Widersprechenden zurückgewiesen und dabei bereits die Ähnlich- keit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen bzw Waren verneint. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 6 - II. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch kei- nen Erfolg. Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstel- le im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen wor- den. Es besteht auch nach Auffassung des Senats hinsichtlich beider Wider- spruchsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 Mar- kenG. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Ähnlich- keit der Dienstleistungen bzw Waren von der Registerlage auszugehen. Nach Auf- fassung des Senats fehlt es danach bereits an der für die Annahme einer Ver- wechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Ähnlichkeit der im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Dienstleistung "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes" mit den Waren und Dienstleistun- gen der Widerspruchsmarke. Die Frage, welchen Ähnlichkeitsgrad die sich vorliegend gegenüberstehenden - nicht identischen - Marken besitzen, und ob und gegebenenfalls inwieweit auf Seiten der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu berück- sichtigen ist, bedarf hier deshalb keiner näheren Prüfung, weil sie nicht entschei- dungserheblich ist. Denn selbst wenn Identität mit einer Marke besteht, deren Kennzeichnungskraft besonders ausgeprägt ist, setzt eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bereits nach dem ausdrücklichen Wortlaut dieser Bestimmung - im Gegensatz zu der Regelung nach § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, auf die ein Widerspruch gemäß § 42 Abs 2 MarkenG nicht gestützt werden kann - zu- mindest eine geringe Ähnlichkeit der durch beide Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen voraus (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 "Canon"; BGH GRUR 1999, 245, 246 "LIBERO"; BGH GRUR 1999, 496, 497 "TIFFANY"; BGH - 7 - MarkenR 1999, 242, 244 "Canon II"). Die Dienstleistung der angegriffenen Marke und die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind jedoch überhaupt nicht ähnlich. Eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren und ist zwar grundsätzlich mög- lich, jedoch ist bei der Beurteilung insoweit der grundlegende Unterschied zwi- schen der Erbringung einer unkörperlichen Leistung einerseits und der Herstellung bzw dem Vertrieb einer körperlichen Ware anderseits zu beachten. Danach sind Dienstleistungen im Regelfall weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen in Warenform ähnlich (vgl BGH aaO "Canon II"; BGH GRUR 1999, 586, 587 "White Lion"). Allerdings können besondere Umstände gleichwohl die Feststellung der Ähnlichkeit nahe le- gen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den angesprochenen Ver- kehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Dienstleistung und Ware unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die mit einander in Berührung kommenden Dienstleistun- gen und Waren könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er zu einer unzutreffen- den Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung gelangen. Bei dieser Betrachtungsweise kann ein für die Beurteilung der Ähnlichkeit maß- geblicher Zusammenhang zwischen der Dienstleistung "Recherchen auf dem Ge- biet des gewerblichen Rechtsschutzes" und den insoweit insbesondere in Betracht kommenden Waren "magnetische oder optische Datenaufzeichnungsträger", "Da- tenverarbeitungsgeräte und Computer" und Dienstleistungen "Telekommunikation" sowie "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" der Widerspruchs- marke nicht festgestellt werden. - 8 - Soweit die Widersprechende ausführt, die Waren der Widerspruchsmarke stellten gerade die technischen Mittel dar, die die Dienstleistungen der angegriffenen Mar- ke erst ermöglichten, liegen entgegen der Auffassung der Widersprechenden darin auch dann keine Umstände, die die Annahme einer - gar hochgradigen - Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit rechtfertigen würden. Es mag zwar durchaus zu- treffend sein, dass die Tätigkeit zB eines Patent-, Marken- oder Geschmacksmu- ster-Rechercheurs heutzutage sogar vornehmlich mit Hilfe oder unter Einsatz von magnetischen oder optischen Datenaufzeichnungsträgern, Datenverarbeitungsge- räten oder Computern erfolgt. So können auf Disketten, CD-ROMS etc die zu er- mittelnden Daten gespeichert sein bzw die recherchierten Daten und Dokumente ab- oder zwischengespeichert werden. Dafür wie auch weiterhin etwa für die Ab- frage von (online-)Datenbanken ist wiederum regelmäßig der Einsatz von Compu- tern oder anderen Datenverarbeitungsgeräten sowie geeigneter Software und Te- lekommunikationseinrichtungen und -dienstleistungen erforderlich. Werden die ge- nannten Waren der Widerspruchsmarke danach zur Erbringung der Dienstleistung der angegriffenen Marke verwendet, stellen sie damit typische Hilfsmittel dar, die nach der Rechtsprechung gerade nicht als ähnlich mit der jeweiligen Dienstlei- stung angesehen werden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 67 mwN). Hier kommt hinzu, dass gerade Datenverarbeitungsgeräte und andere "Hardware" sowie entsprechende EDV-Programme (Software) heutzutage auf so zahlreichen Gebieten des Wirtschafts- und Geschäftslebens, der Technik, der Ver- waltung usw zum Einsatz gelangen, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, diese Waren mit sämtlichen Dienstleistungen, die auch unter Verwendung der EDV er- bracht werden, als ähnlich anzusehen (vgl BPatG GRUR 2001, 518 "d3.net/d.3" mwN). Aus den gleichen Erwägungen hat auch die 2. Beschwerdekammer des HABM in der Entscheidung in dem parallelen europäischen Verfahren die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit verneint, weil anderenfalls der Schutz einer Marke zB für Computer wohl die größte Anzahl von Dienstleistungen "abdecken" würde (Rechtssache R 965/2000-2, Entscheidung vom 3. Juni 2002 zu Ziff 16). - 9 - Der Senat sieht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr aufgrund der regelmäßigen tatsächlichen Branchenverhältnisse zu der Auffassung gelangen könnte, die mit einander in Berührung kommenden Dienstleistungen und Waren könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich ver- bundenen Unternehmens beruhen und dementsprechend einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen. Gegenstand der geschäftlichen Tätigkeit von Dienstleistern, die wie die Inhaberin der angegriffenen Marke "Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts- schutzes" anbieten und durchführen, ist in erster Linie die Ermittlung von angemel- deten, eingetragenen oder erteilten Schutzrechten insbesondere auf dem Gebiet des Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts. Diese Recherchen werden heutzutage überwiegend und mit steigender Tendenz mittels EDV durchgeführt, indem zB auf CD-ROM gespeicherte Daten mittels Computer ausgewertet oder entsprechende online-Datenbanken der Patentämter oder son- stiger öffentlicher oder privater Datenbank-Anbieter im In- und Ausland konsultiert werden. Für diese Tätigkeiten sind neben zumindest grundlegender Kenntnisse der entsprechenden Rechtsgebiete vor allem Kenntnisse des Aufbaus, Inhalts, Gegenstands etc der zahlreichen verschiedenen Datensammlungen sowie im Um- gang mit den jeweiligen Rechercheprogrammen und -techniken, Suchkriterien, Zu- gangsmöglichkeiten, Verknüpfungen etc erforderlich. Die Rechercheure setzen danach zur Durchführung der Recherchen zwar typischerweise Computer, Daten- aufzeichnungsträger und EDV-Programme ein oder nutzen verschiedene Einrich- tungen der Telekommunikation und bedienen sich damit Waren und Dienstleistun- gen, für die ua die Widerspruchsmarke Schutz genießt, als Hilfsmittel, -dienstlei- stungen oder Arbeitsgeräte. Der Verkehr hat deshalb jedoch keinen Anlass anzu- nehmen, die gewerbsmäßigen Anbieter der genannten Recherche-Dienstleistun- gen seien im Rahmen einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit auch mit der Herstellung und dem Vertrieb der genannten Hard- und Software befasst oder würden etwa Telekommunikations-Dienstleistungen als im Rahmen einer selb- ständigen Tätigkeit erbringen. Ebenso wenig sind Anhaltspunkte dafür vorgetra- - 10 - gen oder sonst ersichtlich, dass andererseits mit der Widersprechenden vergleich- bare Anbieter von Telekommunikations-Dienstleistungen oder Hersteller von Com- puter-Hardware und -Software als Dienstleistungsanbieter auch auf dem zudem eher speziellen Geschäftsfeld der Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit auf dem Markt tätig sind. Eine davon abweichende Beurteilung ist nach Auffassung des Senats schließlich auch insoweit nicht veranlasst, als der Dienstleistung der angegriffenen Marke auf Seiten der Widerspruchsmarke ebenfalls Dienstleistungen gegenüberstehen, wie hier neben den auf "Telekommunikation" bezogenen Leistungen insbesondere das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Maßgeblich für die Beur- teilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist in erster Linie deren Art und Zweck, dh der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstel- lung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung er- bracht werden (vgl BGH MarkenR 2001, 32, 33 "Wintergarten"; WRP 2002, 537, 539 "BANK 24" mwN). Die von der angegriffenen Marke beanspruchen Recher- che-Dienstleistungen unterscheiden sich offensichtlich nach Art und Zweck von den genannten Dienstleistungen der Widersprechenden aufgrund der dargelegten tatsächlichen Branchenverhältnisse sowie der Ausbildung und Qualifikation der je- weils mit der Erbringung befassten Personen. Die Tätigkeit der Rechercheure auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erfordert Kenntnisse und Fähigkei- ten im Umgang und in der Anwendung der eingesetzten, möglicherweise speziell für diese Leistungen konzipierten Hard- oder Software. Aufgrund der grundsätzlich anderen fachlichen und beruflichen Anforderungen und Qualifikationen wird der Verkehr jedoch kaum erwarten, derartige Rechercheure bzw Recherche-Unter- nehmen seien gewerblich selbständig auch auf dem Gebiet der Software-Erstel- lung tätig oder würden als gewerblich selbständige Anbieter von Telekommunika- tionsleistungen auf dem Markt tätig. - 11 - Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr die Vorstellung einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung für die in Rede stehenden Dienstleistungen und Waren nahe liegt und somit zu einer unzu- treffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung gelangen könnte. Selbst wenn man dennoch zu Gunsten der Widersprechenden von einer allenfalls sehr geringen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und Waren der Widersprechenden mit der Dienstleistung der angegriffenen Marke ausgehen wollte, würde aufgrund der dann deutlich verminderten Anforderungen an den Markenabstand der Unter- schied zwischen den jeweiligen Wort-Bild-Zeichen in jeder Hinsicht ausreichen, um in diesem Fall die Verwechslungsgefahr ebenfalls zu verneinen. Die Marken vermitteln einen auffallend abweichenden Gesamteindruck. Dieser beruht zum ei- nen auf der verschiedenen Anzahl und Anordnung der (sichtbaren) quadratischen Punkte ("Digits") und zum anderen auf den klanglichen und schriftbildlichen Unter- schieden der Buchstabenbestandteile "iti" bzw "T" sowie deren jeweiliger Anord- nung und Einbindung innerhalb der Zeichen. Zumindest in der angegriffenen Mar- ke kommt den Quadraten als einfachen und üblichen geometrischen Elementen keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zu. Nach Auffassung des Senats hat die Widersprechende auch eine auf einer großen Bekanntheit der "Digits" be- ruhenden gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht hinrei- chend nachgewiesen. So verwendet die Widersprechende neben der in der vorlie- genden Widerspruchsmarke enthaltenen Anordnung von "Digits" ausweislich der von ihr eingereichten Unterlagen eine Reihe weiterer Formen bzw Anordnungen von "Digits", die sich von den hier verfahrengegenständlichen graphischen Ele- menten hinsichtlich der Anzahl und Anordnung markant unterscheiden, so dass schon unklar bleibt, ob und inwieweit sich die behauptete überragende Verkehrs- bekanntheit der "Digits" gerade auf die hier relevanten Gestaltungen bezieht. Schon aus diesem Grund fehlen auch hinreichende Anhaltspunkte für die Annah- me einer assoziativen Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt der Markenserie mit einer in der Widerspruchsmarke enthaltenden Form ("Matrix") von "Digits" als Stammbestandteil. Hinsichtlich der Begründung im Einzelnen schließt sich der Se- - 12 - nat den Ausführungen der 2. Beschwerdekammer in der Entscheidung vom 3. Ju- ni 2002 in der Rechtssache R 965/2000-2 (insbesondere Ziff 17 - 24) an, auf die insoweit Bezug genommen wird. Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG. Brandt Engels Richterin Bayer hat Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Brandt Pü - 13 - Abb. 1 - 14 - Abb. 2