X ZR 131/22

ECLI:DE:BGH:2024:031224UXZR131.22.0 BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 131/22 Verkündet am: 3. Dezember 2024 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja JNEU: ja Cer-Zirkonium-Mischoxid III IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a) Ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine dar- über hinausgehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals er- möglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen (Bestätigung von BGH, Urteile vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 45 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17, GRUR 2019, 718 Rn. 26 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II). b) Fehlt es an einer verallgemeinerbaren Lehre in diesem Sinne, ist ein nach oben begrenzter Bereich nur dann ausführbar offenbart, wenn das Patent mindestens ein konkretes Ausfüh- rungsbeispiel schildert, das den beanspruchten Höchstwert erreicht, oder konkrete Hinweise gibt, wie ausgehend von den geschilderten Beispielen eine weitere Steigerung zu erreichen ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 6. April 2021 - X ZR 54/19, GRUR 2021, 1043 Rn. 59 - Cerdioxid). c) Diese Grundsätze gelten entsprechend für eine beanspruchte Untergrenze, wenn es nicht ohne weiteres möglich ist, einen niedrigen Wert zu erzielen. BGH, Urteil vom 3. Dezember 2024 - X ZR 131/22 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nich- tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2022 abgeändert. Das europäische Patent 2 523 907 wird mit Wirkung für die Bun- desrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 sowie 15 und 16 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass diese Ansprüche die nachfolgende Fassung erhalten: 1. Composition à base d'oxydes de zirconium, de cérium et d'au moins une terre rare autre que le cérium, ayant une teneur en oxyde de cérium d'au plus 50 % en masse, ca- ractérisée en ce qu'elle présente après calcination à 1000 °C, 6 heures, une température maximale de réduc- tibilité comprise entre 450 °C et 480 °C et une surface spécifique comprise entre 55 m2/g et 60 m2/g. (Ansprüche 2, 3 und 4 entfallen) 5. Composition selon la revendication précédente, caracté- risée en ce qu'elle présente une teneur en oxyde de cé- rium comprise entre 10 et 50 %. 6. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce qu'elle présente une teneur en oxyde de l'autre terre rare d'au plus 30 %, plus parti- culièrement d'au plus 20 %. - 3 - 7. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce que la terre rare est choisie dans le groupe comprenant l'yttrium, le lanthane, le néo- dyme, le praséodyme et le gadolinium. 8. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce qu'elle présente après calci- nation à 900 °C, 6 heures une surface spécifique d'au moins 60 m2/g, plus particulièrement d'au moins 70 m2/g. 9. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce qu'elle est désagglomérable par un traitement par ultra-sons et en ce qu'elle présente après ce traitement une variation du diamètre moyen (d 50) des particules qui la constituent d'au moins 30 % et plus particulièrement d'au moins 50 %. 10. Composition selon l'une des revendications précé- dentes, caractérisée en ce qu'elle présente après calci- nation à 1100 °C, 4 heures une température maximale de réductibilité d'au plus 500 °C. 15. Système catalytique, caractérisé en ce qu'il comprend une composition selon l'une des revendications 1, 5 à 10. 16. Procédé de traitement des gaz d'échappement des mo- teurs à combustion interne, caractérisé en ce qu'on uti- lise à titre de catalyseur un système catalytique selon la revendication 15 ou une composition selon l'une des re- vendications 1, 5 à 10. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. - 4 - Die weitergehende Berufung der Klägerin und die Berufung der Be- klagten werden zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander auf- gehoben. Von Rechts wegen - 5 - Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 523 907 (Streitpatents), das am 10. Januar 2011 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 11. Januar 2010 angemeldet worden ist und eine Zusammensetzung mit Oxiden aus Zirkonium, Cer und anderen seltenen Erden betrifft. Patentanspruch 1, auf den neun Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: Composition à base d’oxydes de zirconium, de cérium et d’au moins une terre rare autre que le cérium, ayant une teneur en oxyde de cérium d’au plus 50 % en masse, caractérisée en ce qu’elle présente après calcination à 1000 °C, 6 heures, une température maximale de réductibilité d’au plus 500 °C et une sur- face spécifique d’au moins 45 m²/g. Anspruch 15 stellt ein katalytisches System mit einer solchen Zusammen- setzung unter Schutz, Anspruch 16 ein Verfahren zur Abgasbehandlung von Ver- brennungsmotoren mit einem solchen System oder einer solchen Zusammenset- zung. Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 sowie 15 und 16 angegriffen und geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfähig und die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Ge- genstand über die mit Hilfsantrag 4 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen wenden sich beide Parteien mit der Be- rufung. Die Klägerin strebt weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents im an- gegriffenen Umfang an. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent mit ihren erstin- stanzlichen Anträgen sowie einem weiteren Hilfsantrag. 1 2 3 4 5 - 6 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. Die zulässige Be- rufung der Klägerin ist teilweise begründet und führt zur Nichtigerklärung, soweit der angegriffene Gegenstand über die Fassung gemäß Hilfsantrag 5 hinausgeht. I. Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung mit Oxiden aus Zir- konium, Cer und anderen Seltenerdmetallen. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind Produkte auf der Ba- sis von Zirkoniumoxid, Ceroxid und einem oder mehreren Oxiden anderer Seltenerdmetalle wichtige und vielversprechende Bestandteile von Drei-Wege- Katalysatoren, mit denen Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe in Abgasen oxidiert und Stickstoffoxide reduziert werden können. Um wirksam zu sein, müssten diese Komponenten auch bei hohen Tem- peraturen, zum Beispiel von mindestens 900 °C eine große spezifische Oberflä- che aufweisen (Abs. 2). Zudem müssten sie in der Lage sein, sich in reduzieren- der Atmosphäre zu reduzieren und in oxidierender Atmosphäre zu reoxidieren (Abs. 3). Die Temperatur, bei der diese Reduzierbarkeit und damit die Wirksam- keit des Katalysators am höchsten sei, liege bisher recht hoch, in der Regel bei etwa 550 °C (Abs. 3). Beide Eigenschaften seien nur schwer miteinander zu ver- einbaren, da eine hohe Reduzierbarkeit bei niedrigen Temperaturen eine geringe spezifische Oberfläche zur Folge habe (Abs. 4). 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, Zusammensetzungen bereitzustellen, die eine große spezifische Ober- fläche und bereits bei niedrigen Temperaturen eine maximale Reduzierbarkeit aufweisen. 6 7 8 9 10 - 7 - 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 eine Zusammenset- zung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen zur erteil- ten Fassung sind hervorgehoben): 1 Composition à base d’oxydes de zirconium, de cérium et d’au moins une terre rare autre que le cérium, Zusammensetzung auf Basis von Oxiden von Zirkonium, Cer und mindestens einem von Cer ver- schiedenen Seltenerdmetall 2 ayant une teneur en oxyde de cé- rium d’au plus 50 % en masse, mit einem Ceroxidgehalt von höchstens 50 Gew.-%, 3 caractérisée en ce qu’elle présente après calcination à 1000 °C, 6 heures, dadurch gekennzeichnet, dass sie nach Kalzinierung bei 1000 °C über einen Zeitraum von 6 Stunden 4 une température maximale de ré- ductibilité comprise entre 430 °C et d'au plus 500 °C et eine maximale Reduzierbarkeits- temperatur im Bereich von 430 °C und höchstens 500 °C und 5 une surface spécifique d’au moins comprise entre 45 m²/g et 65 m²/g. eine spezifische Oberfläche im Be- reich von mindestens 45 m²/g und 65 m²/g aufweist. 4. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung. a) Die Merkmale 1 und 2 geben die Bestandteile der Zusammenset- zung und deren maximalen Gehalt an Ceroxid vor. Als von Cer verschiedene Seltenerdmetalle kommen nach der Beschrei- bung insbesondere Yttrium, Lanthan, Neodym, Praseodym oder Gadolinium in Betracht (Abs. 15). Der Anteil von Oxiden dieser Metalle soll im Allgemeinen bei höchstens 30 % liegen (Abs. 17). Patentanspruch 1 gibt insoweit lediglich zwingend vor, dass der Anteil des Ceroxids höchstens 50 Gewichtsprozent betragen darf. 11 12 13 14 15 16 - 8 - b) Die Merkmale 4 und 5 definieren Anforderungen, denen die Zusam- mensetzung auch dann genügen muss, wenn sie der in Merkmal 3 definierten Behandlung unterzogen, also sechs Stunden lang bei 1000 °C kalziniert worden ist. Die so definierten Zusammensetzungen zeichnen sich durch eine relativ große spezifische Oberfläche und eine relativ niedrige maximale Reduzierbar- keitstemperatur aus. c) Die maximale Reduzierbarkeitstemperatur im Sinne von Merkmal 4 ist nach der insoweit maßgeblichen Definition in der Beschreibung des Streitpa- tents diejenige Temperatur, bei der eine maximale Wasserstoffaufnahme und da- mit eine maximale Reduktion von Cer IV zu Cer III vorliegt (Abs. 20). aa) Angesichts dieser Definition ist das Patentgericht zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei der maximalen Reduzierbarkeitstemperatur um diejenige Temperatur handeln muss, bei der die Wasserstoffaufnahme ihr abso- lutes Maximum erreicht, und dass Temperaturen, bei denen lediglich ein lokales Maximum erreicht wird, nicht unter Merkmal 4 fallen. Dieses Verständnis steht in Einklang mit der Schilderung der Ausführungs- beispiele. Dort wird die Wasserstoffaufnahme in Abhängigkeit zur Temperatur durch eine programmierte Temperaturreduktion (TRP) gemessen (Abs. 85). Die maximale Reduzierbarkeitstemperatur entspricht dabei der maximalen Höhe des Peaks der durch die Messwerte erhaltenen Kurve (Abs. 113 und Figur 2). bb) Die Argumentation der Klägerin, wonach diesem Wert keine tech- nische Bedeutung zukommt, weil die Wirkung eines Katalysators entscheidend durch die Gesamtmenge des aufgenommenen Wasserstoffs über einen größe- ren Temperaturbereich hinweg bestimmt wird, ist in diesem Zusammenhang schon deshalb nicht erheblich, weil Patentanspruch 1 ausdrücklich auf die Tem- peratur der maximalen Reduktion abstellt und der Patentschrift keine Hinweise 17 18 19 20 21 22 - 9 - darauf zu entnehmen sind, dass abweichend von der oben wiedergegebenen Definition die Gesamtmenge maßgeblich sein soll. Unabhängig davon kommt der maximalen Reduzierbarkeitstemperatur im oben aufgezeigten Sinn auch im Lichte der von der Klägerin aufgezeigten Zu- sammenhänge technische Bedeutung zu. Zwar mag es zutreffen, dass eine Zusammensetzung, die eine höhere Ge- samtmenge an Wasserstoff aufnehmen kann, sich gegenüber einer Zusammen- setzung mit geringerer Aufnahmekapazität auch dann als vorteilhaft erweist, wenn der maximale Aufnahmewert bei einer höheren Temperatur erreicht wird. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Anwendungsfall auch vorteilhaft sein kann, wenn der Maximalwert bei einer niedrigeren Temperatur erreicht wird, obwohl die Aufnahmekapazität insgesamt geringer ist. Dabei kann dahingestellt bleiben, unter welchen Voraussetzungen die eine oder die andere Variante als vorzugswürdig zu betrachten ist. Technische Wirkung kommt dem in Merkmal 4 spezifizierten Parameter schon deshalb zu, weil er Einfluss auf die katalytischen Eigenschaften der Zusammensetzung hat. 5. Die mit den Patentansprüchen 15 und 16 geschützten Gegen- stände werden durch den Einsatz einer Zusammensetzung nach Patentan- spruch 1 geprägt und unterliegen deshalb keiner abweichenden Beurteilung. II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: In den Fassungen nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann, ein promovierter Che- miker mit einschlägigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von Abgaskatalysatoren befasst sei, sie ausführen könne. 23 24 25 26 27 - 10 - Eine Untergrenze eines beidseitig begrenzten Wertebereichs sei nur dann ausführbar offenbart, wenn das Patent mindestens ein konkretes Ausführungs- beispiel schildere, das den beanspruchten Minimalwert erreiche, oder konkrete Hinweise gebe, wie ausgehend von den geschilderten Beispielen eine weitere Reduzierung zu erreichen sei. Im Streitfall ergäben sich auch aus den Ausfüh- rungsbeispielen 1, 3 und 4 keine Hinweise darauf, wie eine Verringerung der ma- ximalen Reduzierbarkeitstemperatur auf den mit dem Hauptantrag beanspruch- ten Wert von 430 °C erreicht werden könne. Die in den Hilfsanträgen beanspruchte Untergrenze von 450 °C werde zwar bei Ausführungsbeispiel 3 erreicht. Dem Fachmann erschließe sich aber nicht, wie er die bei diesem Beispiel erreichte spezifische Oberfläche von 60 m²/g auf die mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 2 beanspruchte Ober- grenze von 65 m²/g erhöhen könne, ohne dass die maximale Reduzierbarkeits- temperatur unter den Wert von 450 °C absinke. Die mit Hilfsantrag 3 beanspruchte spezifische Oberfläche von 60 m²/g werde in Ausführungsbeispiel 3 zwar erreicht, jedoch nicht in Kombination mit einer maximalen Reduzierbarkeitstemperatur von 500 °C. In der Fassung des Hilfsantrags 4 sei die Erfindung hingegen ausführbar offenbart. Die mit diesem Antrag beanspruchten Werte von 450 °C und 60 m²/g würden bei Ausführungsbeispiel 3 erreicht. Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand sei auch ursprünglich offen- bart und patentfähig. Die internationale Patentanmeldung 2004/085806 (K5) offenbare abwei- chende Kalzinierungsbedingungen oder eine spezifische Oberfläche von unter 40 m²/g. Das in den von der Klägerin vorgelegten Versuchsberichten (K5b, K5c) beschriebene Mischoxid weise eine maximale Reduzierbarkeitstemperatur von 581 °C bzw. 435 °C auf. 28 29 30 31 32 33 - 11 - Die in der internationalen Patentanmeldung 2009/130202 (K8) offenbarten Ausführungsbeispiele belegten, dass eine maximale Reduzierbarkeitstemperatur von weniger als 500 °C nicht darstellbar und eine spezifische Oberfläche inner- halb des in Merkmal 5 vorgegebenen Bereichs bei längerer Kalzinierung nicht erwartbar sei. Aus der internationalen Patentanmeldung 2004/103907 (K9) ergäben sich keine weitergehenden Hinweise. K9 sehe nicht die vom Streitpatent beschrie- bene kurze Reaktionszeit vor, erachte Mischoxide mit einer maximalen Reduzier- barkeitstemperatur von über 500 °C als vorteilhaft und liefere keine Hinweise für eine Weiterentwicklung hin zu niedrigeren maximalen Reduzierbarkeitstempera- turen und größeren spezifischen Oberflächen. III. Diese Beurteilung hält den Berufungsangriffen der Beklagten stand. 1. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass die Erfindung in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 nicht so offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. a) Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwie- rigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtof- fenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 Rn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung). Bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, ist es nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann für jede denk- bare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt. Der mögliche Patentschutz ist unter diesem Aspekt vielmehr durch den Beitrag begrenzt, den das Patent zum Stand der Technik leistet. 34 35 36 37 38 39 - 12 - Die Beurteilung dieser Frage bedarf stets einer wertenden Betrachtung. Welches Maß an Verallgemeinerung in diesem Zusammenhang zulässig ist, rich- tet sich im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung er- schlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entneh- men ist, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (BGH, Beschluss vom 11. September 2013 - X ZB 8/12, BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Rn. 21 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 42 - Cer-Zirkonium Mischoxid I; Urteil vom 6. August 2019 - X ZR 36/17, Rn. 101 f.). Selbst ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich kann demnach ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende, verallge- meinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach wei- teren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret aufge- zeigten Höchstwert zu übertreffen (BGH, Urteile vom 12. März 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 45 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17, GRUR 2019, 718 Rn. 26 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II). Fehlt es an einer verall- gemeinerbaren Lehre in diesem Sinne, ist ein nach oben begrenzter Bereich nur dann ausführbar offenbart, wenn das Patent mindestens ein konkretes Ausfüh- rungsbeispiel schildert, das den beanspruchten Höchstwert erreicht, oder kon- krete Hinweise gibt, wie ausgehend von den geschilderten Beispielen eine wei- tere Steigerung zu erreichen ist (BGH, Urteil vom 6. April 2021 - X ZR 54/19, GRUR 2021, 1043 Rn. 59 - Cerdioxid). b) Ausgehend von dieser Rechtsprechung hat das Patentgericht zu- treffend angenommen, dass diese Grundsätze auch für eine beanspruchte Untergrenze gelten, wenn es nicht ohne weiteres möglich ist, einen niedrigen Wert zu erzielen. 40 41 42 - 13 - Die aufgezeigte Rechtsprechung des Senats beruht nicht auf grundlegen- den Unterschieden zwischen Ober- und Untergrenzen. Sie betrifft vielmehr Kons- tellationen, in denen es aus fachlicher Sicht wünschenswert, aber nicht ohne wei- teres möglich ist, einen bestimmten Wert zu übertreffen. In den bislang entschie- denen Fällen ging es dabei im Wesentlichen darum, einen möglichst hohen Wert zu erzielen. Für Konstellationen, in denen es wünschenswert, aber nicht ohne weiteres möglich ist, einen möglichst niedrigen Wert zu erzielen, kann indes nichts anderes gelten. Entsprechendes gilt auch und erst recht in Konstellatio- nen, in denen es wegen gegenläufiger Effekte oder aus sonstigen Gründen nicht ohne weiteres möglich ist, einen hohen Wert für einen Parameter mit einem nied- rigen Wert für einen anderen Parameter zu kombinieren. c) Entgegen der Auffassung der Beklagten hat der Anmelder in sol- chen Fällen kein Recht, weitergehende Wertbereiche allein deshalb zu beanspru- chen, weil Verbesserungen in geringem Umfang nach der Lebenserfahrung häu- fig zu erwarten sind. Wenn ein Patent keine verallgemeinerbare Lehre offenbart, die es erst- mals ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und die im Patent aufgezeigten Werte zu übertreffen, beschränkt sich der Beitrag, den das Patent zum Stand der Technik leistet, in den konkreten Verbesserungen, die in der Patentschrift offenbart sind. Unter dieser Voraussetzung darf der Bereich dessen, was als ausführbar offenbart anzusehen ist, nicht allein deshalb erweitert werden, weil Verbesserungen in gewissem Umfang häufig zu erwarten sind. Viel- mehr bedarf es konkreter Hinweise dazu, auf welchem Weg weitere Verbesse- rungen erzielt werden können. d) Unter Anlegung dieses Maßstabs hat das Patentgericht zu Recht eine ausführbare Offenbarung der in Merkmal 4 in der Fassung des Hauptantrags beanspruchten Untergrenze verneint. aa) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass das Streitpatent keine verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es unabhängig von den 43 44 45 46 47 - 14 - konkreten Ausführungsbeispielen ermöglicht, nach weiteren Verbesserungsmög- lichkeiten zu suchen. Patentanspruch 1 definiert in den Merkmalen 1 und 2 nur rudimentäre An- forderungen an die Stoffe, aus denen die Zusammensetzung besteht. Als Mittel, wie damit die in den Merkmalen 4 und 5 beanspruchten Eigenschaften erreicht werden können, zeigt das Streitpatent das in der Beschreibung geschilderte Ver- fahren auf, das nach Maßgabe der nicht angegriffenen Ansprüche 11 bis 14 eigenständig geschützt ist. Vor diesem Hintergrund darf ein Wertebereich, der von den geschilderten Ausführungsbeispielen nicht abgedeckt ist, nur dann beansprucht werden, wenn die Patentschrift konkrete Hinweise dazu enthält, wie ausgehend von den Aus- führungsbeispielen weitere Verbesserungen zu erreichen sind. bb) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass diese Vorausset- zungen hinsichtlich der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Merk- mal 4 nicht vorliegen. (1) Die Beschreibung des Streitpatents weist für die Ausführungsbei- spiele 1, 3 und 4 folgende Temperatur- und Oberflächenwerte aus: Beispiel Zusammensetzung Ammoniak- Überschuss Max. Reduzierbar- keitstemperatur Spezifische Oberfläche 1 ZrO2/CeO2/La2O3/Y2O3 50% / 40% / 5% / 5% 20 % 469 °C 57 m²/g 3 ZrO2/CeO2/La2O3/Y2O3 50% / 40% / 5% / 5% 5 % 450 °C 60 m²/g 4 ZrO2/CeO2/La2O3/Nd2O3 72% / 21% / 2% / 5% 20 % 480 °C 55 m²/g (2) Keines dieser Beispiele weist die mit dem Hauptantrag bean- spruchte Untergrenze von 430 °C für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur aus. 48 49 50 51 52 53 - 15 - Eine Verringerung unter die in den Beispielen erzielten Werte bei gleich- zeitiger Beibehaltung einer spezifischen Oberfläche gemäß Merkmal 5 ist nach der Beschreibung des Streitpatents nicht ohne weiteres möglich, sondern eines der Ziele, deren Erreichung sich das Streitpatent widmet. (3) Entgegen der Auffassung der Beklagten enthält das Streitpatent keine konkreten Hinweise, wie eine weitere Verbesserung in dieser Hinsicht er- zielt werden kann. (a) Wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, ergibt sich aus dem Umstand, dass in Ausführungsbeispiel 3 im Vergleich zu Ausführungsbeispiel 1 bei gleicher Zusammensetzung sowohl eine Verringerung der maximalen Redu- zierbarkeitstemperatur als auch eine Erhöhung der spezifischen Oberfläche ge- lungen ist, kein konkreter Hinweis darauf, dass dies auf den unterschiedlichen Ammoniak-Überschuss zurückzuführen ist. Nach der Beschreibung des Streitpatents kann es vorzugswürdig sein, das Zusammenbringen der Mischung mit einer basischen Verbindung unter Verwen- dung eines stöchiometrischen Überschusses der basischen Verbindung durch- zuführen, um eine maximale Niederschlagsausbeute zu gewährleisten (Abs. 40). Dies mag nicht ausschließen, dass das Ausmaß dieses Überschusses zugleich Auswirkungen auf die maximale Reduzierbarkeitstemperatur und die spezifische Oberfläche hat. Selbst wenn es einen solchen Zusammenhang gibt, ergibt sich aus der Gegenüberstellung der in den Ausführungsbeispielen 1 und 3 gewählten Werte von 20 % und 5 % kein Hinweis darauf, ob dieser Zusammenhang auch dann zum Tragen kommt, wenn der Wert in die Nähe von 0 % oder sogar hin zu einem stöchiometrischen Defizit verändert wird. (b) Für die Unterschiede in der Materialzusammensetzung gilt Entspre- chendes. 54 55 56 57 58 - 16 - Ein Vergleich der Ausführungsbeispiele 1 und 4 deutet zwar darauf hin, dass der Einsatz von Yttrium anstelle von Neodym Vorteile bieten könnte. Hie- raus ergeben sich aber keine konkreten Hinweise darauf, wie die Zusammenset- zung geändert werden könnte, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. (c) Der Umstand, dass bei den Beispielen 1, 3 und 4 abweichend von den in der Beschreibung des Streitpatents (Abs. 4) geschilderten Erfahrungen aus dem Stand der Technik eine Vergrößerung der spezifischen Oberfläche mit einer Verringerung der maximalen Reduzierbarkeitstemperatur einhergeht, führt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht zu einer abweichenden Beurtei- lung. Die genannten Ausführungsbeispiele lassen zwar erkennen, dass es mit dem vorgeschlagenen Verfahren möglich ist, die nach dem Stand der Technik zu erwartende Gegenläufigkeit der beiden Parameter jedenfalls innerhalb eines be- stimmten Wertebereichs zu überwinden. Hieraus ergeben sich aber keine hinrei- chenden Anhaltspunkte dafür, dass dieser Effekt auch für Werte außerhalb des in der Beschreibung aufgezeigten Bereichs zu erwarten ist. (4) Unabhängig davon weist keines der Ausführungsbeispiele die mit dem Hauptantrag beanspruchte Obergrenze von 65 m²/g für die spezifische Oberfläche auf. (a) Dieser Wert liegt oberhalb des in Ausführungsbeispiel 3 erzielten Höchstwerts von 60 m²/g. Konkrete Hinweise, wie eine Verbesserung hin zu 65 m²/g erreicht werden kann, enthält die Patentschrift nicht. Auch insoweit ist nicht erkennbar, welchen Einfluss Änderungen bezüglich des stöchiometrischen Überschusses von Ammoniak, der stofflichen Zusammen- setzung oder sonstiger Parameter auf die spezifische Oberfläche haben. (b) Der Umstand, dass die Beschreibung die Einschätzung äußert, unter denselben Kalzinierungsbedingungen könnten spezifische Oberflächen bis 59 60 61 62 63 64 65 - 17 - zu einem Wert von etwa 65 m²/g erzielt werden (Abs. 24), vermag vor diesem Hintergrund nicht zu einer abweichenden Beurteilung zu führen. Diese Ausführungen enthalten ebenfalls keine konkreten Hinweise darauf, wie eine solche Verbesserung erreicht werden kann. 2. Zu Recht hat das Patentgericht die Erfindung in der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2 ebenfalls als nicht ausführbar offenbart angesehen. Die Hilfsanträge 1 und 2 sehen ebenso wie der Hauptantrag in Merkmal 5 eine spezifische Oberfläche zwischen 45 m²/g und 65 m²/g vor. Wie bereits oben dargelegt wurde, enthält die Patentschrift keine konkreten Hinweise, wie der in den Ausführungsbeispielen erzielte Wert von 60 m²/g übertroffen werden kann. 3. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die mit Hilfsan- trag 3 beanspruchte Erfindung ebenfalls nicht so offenbart ist, dass ein Fach- mann sie ausführen kann. a) Hilfsantrag 3 sieht in Merkmal 4 eine maximale Reduzierbarkeits- temperatur von 450 °C bis 500 °C und in Merkmal 5 eine spezifische Oberfläche von 45 m²/g bis 60 m²/g vor. b) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist diese Kombi- nation in keinem der Ausführungsbeispiele verwirklicht. In Ausführungsbeispiel 3 wird zwar der beanspruchte Höchstwert von 60 m²/g für die spezifische Oberfläche und der beanspruchte Minimalwert von 450 °C für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur erreicht. Keines der Bei- spiele verwirklicht aber die beanspruchte Obergrenze von 500 °C für die maxi- male Reduzierbarkeitstemperatur und die beanspruchte Untergrenze von 45 m²/g für die spezifische Oberfläche. 66 67 68 69 70 71 72 - 18 - Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass das Streitpatent keine konkreten Hinweise darauf enthält, wie eine solche Kombination erreicht werden kann. Der im Streitpatent erwähnte, aus dem Stand der Technik bekannte Erfah- rungssatz, wonach eine hohe maximale Reduzierbarkeitstemperatur in Kombina- tion mit einer geringen spezifischen Oberfläche grundsätzlich einfacher zu ver- wirklichen ist, mag zwar ausgehend von Beispiel 3 die Erwartung begründet ha- ben, dass bei einer Verringerung der spezifischen Oberfläche von 55 m²/g auf 45 m²/g eine maximale Reduzierbarkeitstemperatur im beanspruchten Bereich von 450 °C bis 500 °C erreichbar ist. Wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, deuten die Ausführungsbeispiele 1, 3 und 4 aber darauf hin, dass die nach dem Stand der Technik zu erwartende Gegenläufigkeit der beiden Parameter bei dem vorgeschlagenen Verfahren jedenfalls nicht durchgehend gegeben ist. Aus- führungsbeispiel 4 zeigt vielmehr eine Verringerung der spezifischen Oberfläche von 60 m²/g auf 55 m²/g und einen Anstieg der maximalen Reduzierbarkeitstem- peratur von 450 °C auf 480 °C. Daraus mag sich zwar die Erwartung ergeben haben, dass abweichend von dem genannten Erfahrungssatz eine weitere Verringerung der spezifischen Oberfläche zu einer höheren maximalen Reduzierbarkeitstemperatur führt. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, enthält das Streitpatent aber keine konkreten Hinweise darauf, dass diese Temperatur bei einer Verringerung der spezifischen Oberfläche auf 45 m²/g noch unterhalb der beanspruchten Ober- grenze von 500 °C liegt. c) Aus den Werten für die in der Beschreibung des Streitpatents als Ausführungsbeispiele 2 und 5 geschilderten Vergleichsprodukte ergeben sich keine weitergehenden Hinweise. Für die Vergleichsprodukte weist die Beschreibung die nachfolgend wie- dergegebenen Werte aus: 73 74 75 76 77 - 19 - Daraus ergibt sich zwar, dass sich auch bei deutlich über 500 °C liegenden Werten für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur eine spezifische Oberflä- che von mehr als 45 m²/g erzielen lässt. Hieraus lassen sich aber keine Schluss- folgerungen auf die Werte ziehen, die bei dem im Streitpatent vorgeschlagenen Herstellungsverfahren erzielbar sind. Das Ausführungsbeispiel 1 weist zwar trotz einer um rund 100 °C niedrigeren maximalen Reduzierbarkeitstemperatur eine größere spezifische Oberfläche auf als die beiden Vergleichsprodukte. Wie be- reits erwähnt ist dieser Wert bei den Ausführungsbeispielen 3 und 4 aber gerin- ger, ohne dass erkennbar ist, wie sich eine weitere Erhöhung der maximalen Re- duzierbarkeitstemperatur auswirkt. IV. Die Berufung der Klägerin hat Erfolg, soweit sie sich gegen den mit Hilfsantrag 4 verteidigten Gegenstand wendet. 1. Hilfsantrag 4 sieht ebenso wie Hilfsantrag 3 eine spezifische Ober- fläche von 45 m²/g bis 60 m²/g vor, schränkt den Wertebereich für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur hingegen auf 450 °C bis 480 °C ein. 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist die Erfindung auch damit nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Wie das Patentgericht zu Recht ausführt, offenbart das Streitpatent in Aus- führungsbeispiel 4 zwar eine Zusammensetzung, deren maximale Reduzierbar- keitstemperatur den mit Hilfsantrag 4 beanspruchten Maximalwert von 480 °C 78 79 80 81 82 - 20 - aufweist. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergeben sich daraus aber keine konkreten Hinweise darauf, wie die spezifische Oberfläche von dem für Ausführungsbeispiel 4 ausgewiesenen Wert von 55 m²/g auf die beanspruchte Untergrenze von 45 m²/g verringert werden kann, ohne dass der für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur beanspruchte Bereich verlassen wird. Die von der Beklagten angestellte Erwägung, es sei für den Fachmann nicht problematisch, Mischoxide zur Verfügung zu stellen, die nach Hochtempe- ratur-Kalzinierung eine geringere spezifische Oberfläche aufweisen, als dies in den Beispielen des Streitpatents gezeigt ist, mag mit der generellen Einschät- zung übereinstimmen, die auch in den einleitenden Bemerkungen des Streitpa- tents (Abs. 4) geäußert wird. Wie bereits oben dargelegt wurde, deuten aber die für die Ausführungsbeispiele 1, 3 und 4 ausgewiesenen Werte darauf hin, dass ein solcher Zusammenhang bei der vom Streitpatent vorgeschlagenen Herstel- lungsmethode jedenfalls innerhalb eines bestimmten Bereichs gerade nicht be- steht. Wie bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 3 dargelegt wurde, ist die spezifische Oberfläche bei Ausführungsbeispiel 3 größer als bei den Ausfüh- rungsbeispielen 1 und 4, obwohl Beispiel 3 die geringste maximale Reduzierbar- keitstemperatur aufweist. Vor diesem Hintergrund ergeben sich aus der Be- schreibung des Streitpatents keine konkreten Hinweise darauf, dass auch bei dem dort vorgeschlagenen Verfahren eine Verringerung der spezifischen Ober- fläche unter Beibehaltung einer maximalen Reduzierbarkeitstemperatur inner- halb des beanspruchten Bereichs möglich ist. Auch insoweit ist nicht erkennbar, ob und in welcher Weise die Unterschiede hinsichtlich des Überschusses an Am- moniak und der Bestandteile der Zusammensetzung von Bedeutung sind. Aus den von der Beklagten angeführten Variationen der Reaktionszeit, des Zeitpunkts der Erhitzung, der dabei erreichten Temperaturen des Reaktions- mediums und der Mindest-pH-Werte ergeben sich keine weitergehenden Er- kenntnisse. 83 84 85 - 21 - V. Das Streitpatent erweist sich jedoch in der Fassung von Hilfsan- trag 5 als rechtsbeständig. 1. Hilfsantrag 5 sieht wie Hilfsantrag 4 eine maximale Reduzierbar- keitstemperatur von 450 °C bis 480 °C vor, beschränkt den Wertebereich für die spezifische Oberfläche hingegen auf 55 m²/g bis 60 m²/g. 2. Dieser erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Antrag ist gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig. Zwar hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in den geänder- ten Fassungen nicht zugestimmt. Die darin liegende Antragsänderung ist jedoch sachdienlich (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG keinen Anlass zur Stellung eines solchen Antrags gab (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 15. Februar 2018 - X ZR 35/16, Rn. 52). Im Streitfall hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis Zweifel bezüglich der ausführbaren Offenbarung nur hinsichtlich der be- anspruchten Untergrenze von 430 °C für die maximale Reduzierbarkeitstempe- ratur geäußert. Dies gab Anlass, gegebenenfalls Hilfsanträge zu stellen, die einen engeren Wertebereich für diesen Parameter vorsehen. Anlass, vorsorglich auch den Wertebereich für die spezifische Oberfläche zu verringern, bestand demgegenüber nicht. Diesbezügliche Bedenken ergeben sich erst aus dem angefochtenen Urteil, und selbst dort hat das Patentgericht die mit Hilfsantrag 4 verteidigte Kombination als unbedenklich angesehen. 86 87 88 89 90 91 92 - 22 - 3. In der mit Hilfsantrag 5 verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ist die Erfindung so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Mit den Ausführungsbeispielen 3 und 4 werden Ausführungsformen offen- bart, die die in den Merkmalen 4 und 5 beanspruchte Spanne vollständig abde- cken. Das Ausführungsbeispiel 1 zeigt darüber hinaus eine Ausführungsform, die bezüglich beider Parameter im Mittelfeld liegt. 4. Der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Gegenstand gemäß Patentan- spruch 1 ist patentfähig. a) Der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Gegenstand ist ausgehend von K5 nicht nahegelegt. aa) K5 befasst sich mit der Verringerung der maximalen Reduzierbar- keitstemperatur bei Zusammensetzungen auf Basis von Zirkoniumoxid und Cer- oxid. Die vorgeschlagenen Zusammensetzungen bestehen aus Oxiden von Zir- konium, Cer und mindestens einem weiteren Seltenerdmetall. Der Gehalt an Zir- koniumoxid beträgt mindestens 50 Gewichtsprozent (K5de S. 3 Z. 22-29). Die maximale Reduzierbarkeitstemperatur liegt im Bereich von 300 °C und 500 °C (K5de S. 4 Z. 4-8), die spezifische Oberfläche beträgt nach einer Kalzinierung bei 1000 °C für 6 Stunden mindestens 40 m²/g (K5de S. 5 Z. 1-5). bb) Wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, fehlt es damit be- reits an einer Offenbarung von Merkmal 5 in der mit Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung. Entsprechendes gilt - erst recht - für die mit Hilfsantrag 5 verteidigte Fassung dieses Merkmals, das eine Untergrenze von 55 m²/g vorsieht. cc) Aus den von der Klägerin vorgelegten Versuchsberichten (K5b, K5c) ergibt sich kein weitergehender Offenbarungsgehalt. (1) K5b gibt die spezifische Oberfläche mit 47,3 m²/g an (S. 2 oben). 93 94 95 96 97 98 99 100 101 - 23 - Dies liegt zwar innerhalb des mit Hilfsantrag 4 beanspruchten Bereichs, nicht aber innerhalb der in Hilfsantrag 5 vorgesehenen Grenzen. (2) Für die maximale Reduzierbarkeitstemperatur weist K5b die nach- folgend wiedergegebenen, aus zwei unterschiedlichen Messzyklen stammenden Ergebnisse aus. Keine der darin ausgewiesenen Maximaltemperaturen liegt innerhalb des in Merkmal 4 in der Fassung von Hilfsantrag 5 vorgegebenen Bereichs von 450 °C bis 480 °C. Die für den ersten Zyklus dargestellte lokale Spitze ist schon deshalb unerheblich, weil aus den bereits oben dargelegten Gründen nur der absolute Maximalwert maßgeblich ist. Deshalb bedarf es keiner Entscheidung, ob der in der Beschreibung (K5b S. 2) mit 481 °C angegebene Wert der lokalen Spitze noch innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt. 102 103 104 105 - 24 - dd) Ausgehend von K5 ergab sich keine Anregung in Richtung auf den mit Hilfsantrag 5 verteidigten Gegenstand. (1) K5 enthält keine konkreten Hinweise dazu, wie eine größere spezi- fische Oberfläche bei einer maximalen Reduzierbarkeitstemperatur im Bereich zwischen 450 °C und 480 °C erreicht werden kann. Der in K5 enthaltene Hinweis auf die Möglichkeit von Zusammensetzun- gen mit anderen Bestandteilen und Mischungsverhältnissen mag Anlass zu ent- sprechenden Experimenten gegeben haben. Weder aus K5b noch aus sonstigen Umständen ergeben sich aber Anhaltspunkte dafür, dass auf diesem Weg ohne erfinderische Tätigkeit die mit Hilfsantrag 5 beanspruchten Wertekombinationen erreichbar wären. b) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der mit Hilfsantrag 5 ver- teidigte Gegenstand auch nicht durch K8 nahegelegt. aa) K8 betrifft eine Zusammensetzung auf der Basis von Oxiden von Zirkonium, Cer, Yttrium und gegebenenfalls eines anderen Seltenerdmetalls. Nach der Beschreibung von K8 besteht für Dreiwege-Katalysatoren ein Bedürfnis nach katalytischen Materialien wie Zirkoniumoxid und Ceroxid, die eine hohe und stabile Reduzierbarkeit auch bei hohen Temperaturen und eine mög- lichst niedrige maximale Reduzierbarkeitstemperatur aufweisen (K8de S. 1 Z. 23-29). K8 schlägt hierfür Zusammensetzungen aus Zirkonium-, Cer- und Yttri- umoxid mit einem Anteil an Ceroxid zwischen 3 % und 15 %, einem sich daran orientierenden Anteil an Yttriumoxid und einem restlichen Anteil an Zirkoniumoxid vor (K8de S. 1 Z. 32 bis S. 2 Z. 10). Bei einer weiteren Ausführungsform enthält die Zusammensetzung zudem mindestens ein Oxid eines Seltenerdmetalls, das aus Lanthan, Neodym und Praseodym ausgewählt ist (K8de S. 2 Z. 11-24). 106 107 108 109 110 111 112 - 25 - Für die Ausführungsbeispiele werden maximale Reduzierbarkeitstempe- raturen von über 500 °C angegeben (Tabelle 4). Die spezifische Oberfläche be- trägt nach vierstündigem Kalzinieren bei 1000 °C zwischen 33 und 53 m²/g (Ta- belle 3). bb) Damit fehlt es an einer Offenbarung der Merkmale 3 bis 5 in der Fassung von Hilfsantrag 5. cc) Wie das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag 4 zutref- fend ausgeführt hat, ergeben sich aus K8 keine Hinweise oder Anregungen in Richtung einer Zusammensetzung mit diesen Merkmalen. Die Beispiele 2 und 5 (mit 508 °C bzw. 514 °C) belegen, dass eine maxi- male Reduzierbarkeitstemperatur von unter 500 °C bereits bei einer kürzeren Kalzinierungsdauer als der patentgemäßen 6-stündigen nicht erreichbar ist. Hin- weise für eine Verringerung der maximalen Reduzierbarkeitstemperatur durch eine Verlängerung der Kalzinierungsdauer ergeben sich aus K8 nicht, da diese keinen Rückschluss auf eine Abhängigkeit der maximalen Reduzierbarkeitstem- peratur von der Kalzinierungsdauer zulässt. dd) Aus K9 ergeben sich keine weitergehenden Anregungen. (1) K9 betrifft ein Verfahren zur Herstellung und Verwendung eines Me- talloxid-Mischkristalls in Nanogröße, das zur Herstellung von Mischoxiden für Dreiwege-Katalysatoren auf der Basis der Oxide von Zirkonium, Cer und mindes- tens einem weiteren Seltenerdelement verwendet werden soll (Abs. 2, Abs. 14-17). Die Beschreibung von K9 führt aus, Cerdioxid weise bei hoher Temperatur wegen Porenfüllung und Sintern der Kristallite einen großen Verlust an Oberflä- che, eine starke Zunahme der Kristallitgröße und eine Verringerung der Sauer- stoffspeicherkapazität und -mobilität auf (Abs. 17). K9 sucht nach Wegen, diese Nachteile zu überwinden (Abs. 27 f.). 113 114 115 116 117 118 119 - 26 - Zur Lösung schlägt K9 unter anderem ein Verfahren vor, bei dem ein Re- aktantengemisch aus Wasser und mindestens zwei wasserlöslichen Metallver- bindungen bei 200 °C bis 700 °C unter einem Druck von 180 bis 550 bar konti- nuierlich umgesetzt wird (vgl. Abs. 30 ff.). Die Ausführungsbeispiele bestehen aus Oxiden des Zirkoniums, des Cers und einem Lanthanoid. Der Anteil an Ceroxid beträgt zum Teil über 50 Gew.-%. Die spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung bei 1000 °C für 6 Stunden wird mit über 30 m²/g bis 42,4 m²/g angegeben, die maximale Reduzierbarkeits- temperatur mit 550 °C und mehr (Abs. 92, Tabellen 1 und 3, Figur 3). (2) Damit fehlt es an einer Offenbarung der Merkmale 4 und 5 in der Fassung von Hilfsantrag 5. (3) Entgegen der Auffassung der Klägerin ergab sich aus K9 keine An- regung für den Fachmann das in K8 vorgeschlagene Verfahren mit der kontinu- ierlichen Umsetzung aus K9 zu kombinieren. Aus K9 ergeben sich zwar Hinweise darauf, dass eine solche Vorgehens- weise vorteilhaft sein kann. Dies begründete aber nicht die Erwartung, dass damit Zusammensetzungen mit geringer maximaler Reduzierbarkeitstemperatur her- gestellt werden können. Wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, stellt die Beschreibung der K9 keinen derartigen Zusammenhang her. c) Mit dem Patentanspruch 1 haben gemäß Hilfsantrag 5 auch die auf ihn zurückbezogenen Ansprüche 5 bis 10 und die nebengeordneten Ansprüche 15 und 16 Bestand, während die Ansprüche 2 und 3 antragsgemäß entfallen. d) Den in Hilfsantrag 5 vorgesehenen Anspruch 2 (in der Zählung der erteilten Fassung und des Urteilstenors: Anspruch 4) hat der Senat aus Gründen der redaktionellen Klarheit nicht in den neuen Anspruchssatz aufgenommen. 120 121 122 123 124 125 126 - 27 - Der darin beanspruchten Untergrenze von 50 m²/g für die spezifische Oberfläche kommt angesichts des Rückbezugs auf Anspruch 1 und die darin be- anspruchte Untergrenze von 55 m²/g keine eigenständige Bedeutung mehr zu. VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO. Bacher Deichfuß Kober-Dehm Marx Rombach Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.10.2022 - 3 Ni 39/20 (EP) - 127 128