X ZR 35/16

Teilnichtigkeit eines Scharnierpatents; Zulässigkeit und Erfolg eines in Berufung beschränkten Hilfsantrags • Ein Patentanspruch, der in der erteilten Fassung durch eine frühere Druckschrift vollständig offenbart ist, ist nicht neu und damit nicht patentfähig. • Eine erstmals in Berufung vorgebrachte Beschränkung des Patents ist nur dann sachdienlich (§116 Abs.2 PatG), wenn der Beklagte durch sie auf zuvor geäußerte Bedenken des Patentgerichts reagiert; bereits durch einen richterlichen Hinweis veranlasste Beschränkungen hätten in erster Instanz erfolgen müssen. • Die Auslegung der Ansprüche richtet sich nach dem Verständnis des fachkundigen Dritten; unklare Begriffe sind aus der Beschreibung und den Zeichnungen zu klären. • Eine Verallgemeinerung eines aus der Anmeldung ersichtlichen Ausführungsbeispiels ist zulässig, wenn die beanspruchte Variante dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 867 586 zum Scharnier für Türen oder schwenkbare Paneele. Die Klägerin rügte Mangel an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit für die Patentansprüche 1–4. Das Patentgericht erklärte das Patent in beantragtem Umfang für nichtig. In der Berufung verteidigte die Beklagte das Patent weiterhin in der Hauptanmeldung und stellte mehrere Hilfsanträge; der Senat behandelte insbesondere den neunten Hilfsantrag (Hilfsantrag IX). Streitgegenstand ist insb. die Frage, ob Merkmale wie getrennte Aufnahmen für Vorspannungsfedern und separate Zentrier-Abstandshalter bereits aus früheren Druckschriften (insb. NK9 und NK7) offenbart oder nahegelegt sind. Die Parteien stritten über Auslegung der Merkmale, sachdienliche Einbringung von Hilfsanträgen und die Patentfähigkeit der jeweiligen Fassung. • Auslegung: Die Ansprüche sind aus Sicht des fachkundigen Ingenieurs so auszulegen, wie es die Beschreibung und Zeichnungen nahelegen; Begriffe wie "Aufnahme" und "Zentrier-Abstandshalter" sind technisch zu bestimmen. • Ergebnis für erteilte Fassung: Patentanspruch 1 der erteilten Fassung ist nicht neu; die deutsche Offenlegungsschrift NK9 offenbart die maßgeblichen Merkmale (Band mit Indexierrolle, zwei Aufnahmen für Federn, Federwirkung auf Achsenden sowie einen Abstandshalter), sodass die erteilte Fassung nicht patentfähig ist. • Zulässigkeit von Hilfsanträgen: Nach §116 Abs.2 PatG sind teilweise erstmals in Berufung gestellte Beschränkungen unzulässig, wenn die Beklagte bereits in erster Instanz Anlass gehabt hätte, sie vorzubringen; mehrere der in Berufung erstmalig gestellten Hilfsanträge (I–VI, VII, VIII) waren deshalb unzulässig oder nicht offenbart. • Hilfsantrag IX (erfolgreich): Hilfsantrag IX definiert, dass zwischen jedem Ende der Tragachse und jedem Vorspannungsfederelement jeweils ein separater, räumlich-körperlich getrennter Zentrier-Abstandshalter angebracht ist. Diese Fassung ist als sachdienlich und in den ursprünglichen Unterlagen offenbart anzusehen; die beanspruchte Kombination war für den Fachmann nicht nahegelegt durch NK7 oder NK9, sodass dieser Gegenstand patentfähig ist. • Prior art und naheliegen: NK9 offenbart die erteilte Fassung vollständig; NK7 und NK12 sind in verschiedenen Ausführungen geprüft, treffen aber nicht im Zusammenspiel auf die im Hilfsantrag IX konkretisierte Lösung, sodass insbesondere die Forderung nach separaten, jeweils zugeordneten Abstandshaltern nicht als naheliegend aus dem Stand der Technik folgt. Der Senat hat die Berufung der Beklagten insoweit stattgegeben, als das europäische Patent 867 586 in Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1–4 insoweit für nichtig erklärt wird, als ihr Gegenstand über die Fassung des Hilfsantrags IX hinausgeht. Konkret ist die erteilte Fassung von Anspruch 1 wegen mangelnder Neuheit gegenüber NK9 nicht patentfähig; zahlreiche in Berufung erstmals vorgebrachte Hilfsanträge waren unzulässig oder nicht ursprünglich offenbart. Hingegen ist die Fassung des Hilfsantrags IX zulässig und patentfähig, weil sie klarstellt, dass jeweils ein separater, räumlich-körperlich getrennter Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse und jeder Vorspannungsfeder angeordnet ist, und diese konkrete Ausgestaltung im ursprünglichen Anmeldungsinhalt offenbart ist und nicht aus den genannten Entgegenhaltungen naheliegend war. Damit wird das Patent in Deutschland eingeschränkt auf die Lehre des Hilfsantrags IX; insoweit hat die Beklagte teilweise Erfolg, die Klage ansonsten aber abgewiesen.