X ZR 149/12

Zurückverweisung bei unzureichender Feststellung von schöpferischen Beiträgen und Auslegung des Patentgegenstands • Patentanspruch 1 umfasst die Verwendung eines nach dem Warmformen und Presshärten bei 320–400°C wärmebehandelten Bauteils aus hochfestem Stahl als Struktur- oder Sicherheitsbauteil und ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen ein gezielter Faltenwurf beabsichtigt ist. • Bei der Prüfung eines Vindikationsanspruchs nach §§ 8, 63 PatG ist nicht allein auf eine wortgetreue Übereinstimmung der technischen Lehre abzustellen; es ist zu prüfen, ob Beiträge eines Berechtigten einen schöpferischen Anteil an der angemeldeten Lehre begründen. • Die Würdigung von Unterschieden (z. B. Temperaturangaben) darf nicht ohne Auseinandersetzung mit vorgetragenen Erklärungen und Prozessunterlagen erfolgen; auch die Nutzung bekannter Elemente (z. B. Beschichtung) kann einen schöpferischen Beitrag darstellen, wenn ihre Einbindung für die Lösung bedeutsam ist. • Fehlen entscheidungserhebliche Feststellungen (z. B. zur Weitergabe von Crashtest-Ergebnissen oder zur Miturheberschaft weiterer Beschuldigter), ist zurückzuverweisen. Die Kläger (eine belgische Entwicklerin von Zink-Thermodiffusionsverfahren und ihr Geschäftsführer) behaupten, die Beklagten (ein Automobilzulieferer, ein Hersteller und deren Mitarbeiter) hätten widerrechtlich ein deutsches Patent (Streitpatent) angemeldet beziehungsweise als Inhaber eingetragen, obwohl die Klägerin die zugrundeliegende Lehre bereits entwickelt und offengelegt habe. Streitgegenstand ist die Übertragung des Streitpatents auf die Klägerin wegen Entnahme sowie die Frage der Erfinderstellung des Klägers zu 2. Vorgeschichte ist eine Kooperation ab 2002, Präsentationen und Tests sowie Patentanmeldungen 2003 und 2005; die Beklagte meldete ein Patent an, zog eine Anmeldung später zurück, und zwei konkurrierende Anmeldungen folgten im November 2005. Patentanspruch 1 betrifft die Verwendung eines bei 320–400°C wärmebehandelten hochfesten Stahlbauteils als Struktur- oder Sicherheitsbauteil im Kfz. Landgericht gab Klage statt, Berufungsgericht wies sie ab; der BGH prüfte die Revision. • Auslegung des Patentgegenstands: Patentanspruch 1 schützt die Verwendung eines nach dem Warmformen und Presshärten bei 320–400°C wärmebehandelten hochfesten Stahlbauteils als Struktur- oder Sicherheitsbauteil; daraus folgt kein Anspruchsbeschränkung auf lediglich faltenwerfende Bauteile. • Fehler des Berufungsgerichts: Es hat Anspruch 1 zu eng auf einen gezielten Faltenwurf ausgelegt und deshalb Anforderungen an den schöpferischen Beitrag gestellt, die am tatsächlichen, weiter gefassten Gegenstand vorbeigehen. • Prüfmethode bei Vindikationsansprüchen: Entscheidend ist der vergleichende Abgleich der angemeldeten Lehre mit der behaupteten entnommenen Lehre; auch Teilbeiträge, die einen wesentlichen oder schöpferischen Beitrag zur angemeldeten Erfindung darstellen, können Übertragungsansprüche begründen (§§ 8, 63 PatG). • Fehlerhafte Bewertung konkreter Unterlagen: Die Berufungsinstanz hat die Übereinstimmung zwischen der Anmeldung BP7/rop1 und dem Streitpatent sowie vorgelegte Präsentationen und Crashtest-Unterlagen unzureichend gewürdigt, insbesondere die Frage offengelassen, ob die Kläger die Wärmebehandlung in dem relevanten Temperaturbereich erkannten und dies vermittelt haben. • Temperaturbereich und Beschichtung: Unterschiede in angegebenen Temperaturbereichen sind nicht ohne weiteres als gegen Erfindungsbesitz sprechend zu werten; das Streitpatent selbst sieht Beschichtung und Wärmebehandlung in überlappenden Temperaturbereichen vor, und die Kläger haben vorgetragen, einen ähnlichen Temperaturbereich erkannt zu haben. • Bedeutung bekannter Elemente: Die bloße Bekanntheit eines technischen Aspekts (z. B. Korrosionsschutz) schließt einen schöpferischen Beitrag nicht aus; maßgeblich ist seine Stellung und sein technischer Sinn im Gesamtkonzept der Lehre. • Feststellungslücken: Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend klargestellt, ob Erkenntnisse aus Crashtests an die Beklagten vermittelt wurden und ob weitere als Erfinder in Betracht kommen; daher kann der BGH nicht abschließend entscheiden und verweist zurück. Die Revision der Kläger hat Erfolg; das Berufungsurteil des OLG München vom 8.11.2012 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Der BGH stellt fest, dass das Berufungsgericht Patentanspruch 1 zu eng ausgelegt und bei der Prüfung des schöpferischen Beitrags der Kläger unzulässige Anforderungen gestellt sowie entscheidungserhebliche Feststellungen unterlassen hat. Insbesondere sind die Übereinstimmungen zwischen der Anmeldung BP7/rop1 und dem Streitpatent sowie die Bedeutung von Temperaturangaben und der gleichzeitigen Beschichtung nicht ausreichend gewürdigt worden. Das Berufungsgericht hat ferner nicht geprüft, ob Crashtest-Ergebnisse den Beklagten vermittelt wurden oder ob weitere Personen als Erfinder in Betracht kommen. Deshalb ist die Sache zurückzuverweisen; das Berufungsgericht hat auch über die Kosten des Revisionsverfahrens zu entscheiden.