BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 22/07 vom 20. Januar 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Patentanmeldung 101 56 215.2-53 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten PatG § 1 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebo- tenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hi- nausgehenden konkreten technischen Problems dient. BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 - X ZB 22/07 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die Richter Scharen, Dr. Lemke, Asendorf und Gröning beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatent- gerichts vom 17. April 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- € festgesetzt. Gründe: I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten" eingereicht; das Amt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Mit der Beschwerde hat die Anmelderin vor dem Bundespatentgericht - soweit für das Rechtsbe- schwerdeverfahren von Interesse - beantragt, das Patent mit einem wie folgt 1 - 3 - lautenden Patentanspruch 1 zu erteilen, an den sich 14 weitere Ansprüche an- schließen sollen (2. Hilfsantrag): "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein in einer Datenver- arbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptomspezifischen und/oder diagnosespezifi- schen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersu- chung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählt, die an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder meh- rere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Mess- protokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben wer- den und wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Da- tenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder Steuerungseinrichtung einer ausgewählten Untersuchungsmodali- tät, die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, übertra- gen werden, wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden." Der weitere Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom vorangegangenen ledig- lich in der abweichenden Fassung des letzten Halbsatzes von Patentan- spruch 1, welcher lautet: 2 - 4 - "… wo sie wiedergegeben und zur Steuerung der Untersuchungs- modalität verwendet werden." 3 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin diese Entscheidung aufzuheben, soweit die Anmeldung mit den Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3 zurückgewiesen worden ist. II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechts- beschwerde hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bun- despatentgericht. 4 1. Das Bundespatentgericht hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i.S. von § 1 PatG zum Gegenstand. Soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalitäten (z.B. Röntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gege- benenfalls die zweckmäßige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnoseba- sierten Datenbank betreffe, unterfalle das angemeldete Verfahren dem Aus- schluss vom Patentschutz nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Auch der Anweisung, dass für jede bestimmte Untersuchungsmodalität ein oder mehrere Untersu- chungs- oder Messprotokolle ausgewählt und ausgegeben werden sollen, liege keine konkrete technische Problemstellung zugrunde. Diese Anweisung sei, wie die Auswahl der Untersuchungsmodalitäten, von der Absicht bestimmt, bisher vom Arzt getroffene abwägende gedankliche Entscheidungen zu automatisie- ren. Das Verfahren sei nicht aufgrund dieser Anweisung patentierbar. 5 - 5 - Neben diesen nichttechnischen Gesichtspunkten weise das Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 allerdings auch technische Gesichtspunkte auf, und zwar jedenfalls insofern, als die von dem Programm- mittel in der Datenverarbeitungseinrichtung ausgewählten Protokolle an die Un- tersuchungsmodalitäten übertragen und dort fallweise zur direkten Ansteuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden. Dieser Schritt diene zwar der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung, gereiche der Anmeldung jedoch ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit. Nach der Entscheidung des Bundes- gerichtshofs "Anbieten interaktiver Hilfe" greife der Ausschlusstatbestand des § 1 Abs. 3 und 4 PatG zwar schon dann nicht, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zugrunde liege. Nach anderen Ent- scheidungen sei aber eine Gesamtbetrachtung darüber anzustellen, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund stehe. Das sei bei dem beanspruch- ten Verfahren der vom Programmmittel ausgeführte Abfrage- und Entschei- dungsprozess. Entfielen diese auf Fachwissen zurückgreifenden und abwägen- de gedankliche Gesichtspunkte einbeziehenden Abläufe, könne weder die von der Anmelderin nach den Anmeldungsunterlagen angestrebte Unterstützung des Arztes bei der Auswahl der Untersuchungsmodalitäten und -protokolle, noch die Einstellung von geeigneten Geräteparametern an den Modalitäten rea- lisiert werden. Die Übertragung der Protokolle an die Datenverarbeitungsein- richtungen der Untersuchungsmodalitäten sei demgegenüber eine ergänzende Maßnahme von untergeordneter Bedeutung. Das Verfahren nach dem Haupt- anspruch in der Fassung des Hilfsantrags 2 könne daher nicht als Erfindung i.S. von § 1 Abs. 1 PatG anerkannt werden. 6 2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Er- folg. Mit der vom Patentgericht gegebenen Begründung lässt sich die Zurück- weisung der Anmeldung nicht rechtfertigen. 7 - 6 - a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht ge- troffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 die für die Pa- tentfähigkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensansprüche gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. 8 Etwas anderes ergibt sich für den Standpunkt des Bundespatentgerichts auch nicht aus der Senatsentscheidung "Logikverifikation" (BGHZ 143, 255). Ziel der dort angesprochenen Gesamtbetrachtung (aaO, S. 262 f.) ist allein, ob - was vorliegend außer Streit steht - das Programm oder Verfahren in einer Weise in einen technischen Ablauf eingebettet ist, die das Merkmal der Techni- zität überhaupt als erfüllt erscheinen lässt. Daraus ergibt sich aber nicht, wie das Patentgericht zu meinen scheint, dass Technizität bei einem Nebeneinan- der technischer und nichttechnischer Elemente als Ergebnis einer Gewichtung negiert werden dürfe. 9 Unerheblich für das Technizitätserfordernis ist, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen hier der Fall ist, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenann- ten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen, auf die sich das Patentgericht für seinen gegenteiligen Ansatz berufen hat (Sen.Urt. v. 11.3.1986 - X ZR 65/85, GRUR 1986, 531 - Flugkosten- minimierung), ist mit der Entscheidung "Tauchcomputer" vom 4. Februar 1992 (BGHZ 117, 144) aufgegeben worden (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45b; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 1 Rdn. 34). Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, 10 - 7 - hängt insoweit - abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlusstatbeständen des § 1 Abs. 3 PatG - allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, aaO). 11 b) Nach der Rechtsprechung des Senats muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Ge- genstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines kon- kreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG) vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Pa- tentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, welche eine Problemlösung mit solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerpro- gramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsver- botes eine Patentfähigkeit zur Folge haben. Das hat zur Folge, dass bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit techni- schen Mitteln Einfluss nehmen (Sen., BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zei- chenketten; 159, 197 - elektronischer Zahlungsverkehr). Schutzfähig ist eine solche Lehre vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist. Jedenfalls soweit das hier angemeldete Verfahren nach Auswahl von Un- tersuchungsmodalität und Untersuchungs- bzw. Messprotokollen auch den Ein- satz der jeweiligen Untersuchungsmodalität steuert (beispielsweise die Einstel- lung der Bildauflösung bei Computertomografien), löst es ein in diesem Sinne 12 - 8 - konkretes technisches Problem. Die programmgesteuerte Einstellung solcher Geräteparameter führt, an die Stelle der manuellen Einstellung durch das Be- dienungspersonal tretend, einen technischen Erfolg herbei, der einem Anwen- dungsprogramm zur Überwachung und Regelung des Ablaufs einer techni- schen Einrichtung (Sen.Beschl. v. 13.05.1980 - X ZB 19/78 - Antiblockier- system) oder zur Aufarbeitung von Messergebnissen (Sen., BGHZ 117, 144 - Tauchcomputer) vergleichbar ist (vgl. zur Schutzfähigkeit einer von einem Ab- laufprogramm gesteuerten Röntgeneinrichtung zur Erzielung optimaler Belich- tung bei hinreichender Überlastungssicherheit der Röntgenröhren auch EPA GRUR Int. 1988, 585). 3. Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung ist hier nach allem keine Frage der Technizität oder des Patentierungsausschlusses, sondern der erfinderischen Tätigkeit, die das Bundespatentgericht nunmehr zu prüfen haben wird. Dabei könnte auch auf die bisher nicht behandelte Frage einzugehen sein, ob die Anmeldung über die außertechnischen Vorgänge der Sammlung, Spei- cherung, Auswertung und Verwendung von Daten hinaus für deren Umsetzung eine dem Patentschutz zugängliche technische Lehre offenbart und, falls das der Fall sein sollte, ob deren Auffindung die Entfaltung erfinderischer Tätigkeit erforderte, oder ob diese Umsetzung dem Fachwissen des Anwenders überlas- sen bleibt. 13 - 9 - Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet.14 Melullis Scharen Lemke Asendorf Gröning Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.04.2007 - 17 W(pat) 6/04 -

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