BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZR 186/00 vom 14. März 2005 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Gegenvorstellung im Nichtigkeitsberufungsverfahren GG Art. 103 Abs. 1 Mit einer auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Gegen- vorstellung kann nicht die erneute Befassung mit einer Frage erreicht werden, die als nicht entscheidungserheblich erkannt worden ist. BGH, Beschluß vom 14. März 2005 - X ZR 186/00 - Bundespatentgericht - 2 - Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richte- rin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Asendorf beschlossen: Der Antrag der Klägerin auf Berichtigung des Tatbestands des Se- natsurteils vom 7. September 2004 wird zurückgewiesen. Die Entscheidung über die Berichtigung des Tenors des Senatsur- teils wegen offenbarer Unrichtigkeit bleibt vorbehalten. Auf die Gegenvorstellung der Klägerin wird erneut in die mündliche Verhandlung über die Berufung eingetreten, soweit sich die Beru- fung dagegen richtet, daß das Bundespatentgericht das Streitpa- tent auf die insoweit auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützte Nichtigkeitsklage im Umfang des Patentan- spruchs 3 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt hat. Im übrigen wird die Gegenvorstellung zurückgewiesen. - 3 - Gründe: I. Der Antrag der Klägerin auf Berichtigung des Tatbestandes des Senats- urteils vom 7. September 2004 ist unbegründet. Wie sich aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat und der Antragsbegründung (Schriftsatz vom 21. Oktober 2004, Seiten 3, 4) ergibt, ist der Sachverständige in dem Umfang, in dem der Senat nach der Er- örterung des technischen Sachverhalts mit den Parteien Erläuterungen und Ergänzungen des schriftlichen Gutachtens des Sachverständigen für erforder- lich gehalten hat, befragt und gehört worden. Der Sachverständige stand wäh- rend der gesamten Dauer der mündlichen Verhandlung für Fragen des Senats wie der Parteien zur Verfügung und hat in dem Umfang, in dem Fragen zu dem Gutachten und dem Vorbringen der Parteien an ihn gerichtet wurden, diese beantwortet. Ein Antrag, den gerichtlichen Sachverständigen von seiner Auf- gabe zu entbinden und einen anderen Sachverständigen zu bestellen, ist zwar angekündigt, nach der Erörterung des Sach- und Streitstandes in der mündli- chen Verhandlung aber nicht gestellt worden. Der Antrag auf Berichtigung des Tatbestandes des Senatsurteils ist da- her zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung über den Tatbestandsbe- richtigungsantrag ist nicht beantragt worden; der Senat hat sie auch nicht für erforderlich gehalten. II. - 4 - 1. Die Gegenvorstellung der Klägerin ist zulässig. Von Verfassungs wegen ist es geboten, daß ein Gericht seine gegen ein Verfahrensgrundrecht verstoßende Entscheidung selbst korrigiert (BVerfGE 107, 395 ff.; Senatsbe- schluß vom 16. September 2003 - X ZB 12/03, NJW 2004, 292), wenn die Ge- hörsrüge innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung der Entschei- dung erhoben wird (Senatsbeschluß vom 8. September 2004 - X ZR 68/99, GRUR 2004, 1061 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel II). 2. Die fristgemäß erhobene Gegenvorstellung ist begründet, soweit mit ihr gerügt wird, der Senat habe im Urteil vom 7. September 2004 den auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gestützten selbständigen Angriff gegen Patentanspruch 3 des Streitpatents übergangen. Insoweit ist da- her erneut in die mündliche Verhandlung über die Berufung einzutreten (vgl. auch den Gedanken des § 321a Abs. 5 ZPO in der Fassung des 1. Justizmo- dernisierungsgesetzes). 3. Dagegen bleibt die Gegenvorstellung ohne Erfolg, soweit die Klä- gerin im übrigen eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör gel- tend macht. Die Klägerin rügt insoweit, der Senat habe sich in seinem Urteil nicht mit dem befaßt, was der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gut- achten zur Lehre des Streitpatents, zum entgegengehaltenen Stand der Tech- nik und zu dessen Relevanz für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Streit- patents ausgeführt und was sie - die Klägerin - selbst unter Bezugnahme auf diese Ausführungen des Sachverständigen vorgetragen habe. Das komme ei- ner (faktischen) teilweisen Stattgabe des Antrags der Beklagten gleich, den gerichtlichen Sachverständigen von seiner Aufgabe zu entbinden, und das Ur- teil des Senats stelle insoweit eine Überraschungsentscheidung dar. In dem - 5 - Urteil des Senats sei die Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents ausschließlich mit den Merkmalen 4 bis 4.2 begründet worden. Dabei sei der Senat nicht auf ihr Vorbringen eingegangen, aus dem zwischen den Parteien ergangenen, ein anderes Patent betreffenden Senatsurteil vom 21. Oktober 2003 (X ZR 220/99) ergebe sich, daß der Gegenstand des verteidigten Patent- anspruchs 1 dem Fachmann durch die deutsche Offenlegungsschrift 32 07 074 und die US-Patentschrift 3 491 681 nahegelegt sei. Diese Rügen sind nicht begründet. Der Senat hat den klageabweisen- den Teil seiner Entscheidung damit begründet, daß der Fachmann aus dem Stand der Technik keine Anregungen erhalten habe, mehrere Tintenabsorbie- rungsmittel unterschiedlicher Porenweite so in einem derart gestalteten Tinten- versorgungstank anzuordnen, daß das Tintenabsorbierungsmittel mit der grö- ßeren Porenweite von der Tintenversorgungsöffnung entfernt und das Tinten- absorbierungsmittel mit der geringeren Porenweite nahe der Tintenversor- gungsöffnung zu liegen kommt, so daß Tinte von dem Porenelement mit größe- rer Porenweite zu dem Porenelement mit geringerer Porenweite und von die- sem zur Tintenversorgungsöffnung fließt. Dazu hat er sich im einzelnen mit dem Stand der Technik einschließlich der beiden von der Gegenvorstellung angeführten Druckschriften auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang bedurfte es weder einer Erörterung des Urteils vom 21. Oktober 2003 noch des schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen. Das Urteil des Senats vom 21. Oktober 2003 befaßt sich nämlich nicht mit der Frage, ob die Verwendung mehrerer Tintenabsobierungsmittel unterschiedlicher Porenweite nahegelegen hat, da das Streitpatent des Rechtsstreits X ZR 220/99 ein sol- ches Merkmal nicht enthielt. Ebensowenig finden sich zu dieser Frage, die im übrigen eine Rechtsfrage ist, die nicht von dem Sachverständigen, sondern vom Gericht zu entscheiden ist (Senatsurteil vom 25. November 2003 – X ZR 162/00, GRUR 2004, 411, 413 – Diabehältnis), Erwägungen im Gutachten, die - 6 - der Senat nicht der Sache nach bei der Diskussion des Standes der Technik erörtert hätte, insbesondere auch nicht an den von der Gegenvorstellung aus der schriftsätzlichen Stellungnahme der Klägerin zum Gutachten zitierten Stel- len. Daß der Senat für die Beurteilung der von ihm als entscheidend angese- henen Frage relevanten Streitstoff übergangen hätte, zeigt die Gegenvorstel- lung hiernach nicht auf. Die erneute Befassung mit Fragen, die als nicht ent- scheidungserheblich erkannt worden sind, kann mit einer auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Gegenvorstellung nicht erreicht wer- den. Soweit sich aus der mündlichen Verhandlung ergänzende Fragen an den Sachverständigen ergeben haben, sind diese gestellt und beantwortet worden und haben ihren Niederschlag in den Entscheidungsgründen gefunden. Vor dem Schluß der Beweisaufnahme ist beiden Parteien ausdrücklich Gele- genheit zur Erörterung von Fragen gegeben worden, die bis dahin nicht ange- sprochen worden sind und aus ihrer Sicht erörterungsbedürftig erschienen. Melullis Keukenschrijver Mühlens Meier-Beck Asendorf

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