I ZR 122/00

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 122/00 Verkündet am: 13. März 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja City Plus MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Stimmen einzelne Bestandteile von zwei sich gegenüberstehenden Zeichen über- ein, ist nach dem Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens zu beurteilen, ob die- ser Bestandteil das Zeichen prägt. Besteht das Klagezeichen nur aus dem über- einstimmenden Teil, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zei- chen prägt, auch eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Kla- gezeichens zu berücksichtigen. BGH, Urt. v. 13. März 2003 – I ZR 122/00 – OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. April 2000 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwie- sen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist die Deutsche Telekom AG. Sie ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 6. April 1996 u.a. für Dienstleistungen der Telekommunikation eingetragenen Wortmarke „City Plus“. Sie bietet unter dieser Bezeichnung ihren Festnetzkunden einen verbilligten Einkauf von Tarifeinheiten für Telefongespräche im Ortsbereich an. Die Klägerin betreibt das digitale Mobilfunknetz „D2“. Seit Ende September 1998 wirbt sie für zwei neue Tarife, den Tarif „D2-BestCity“ und den Tarif „D2- - 3 - BestCityPlus“. Mit dem Tarif „D2-BestCity“ kann zu günstigeren Bedingungen von einem beliebigen inländischen Standort in ein vorher bestimmtes Ortsnetz telefo- niert werden, während der Tarif „D2-BestCityPlus“ günstigere Bedingungen für An- rufe in das jeweilige Ortsnetz vorsieht, in dem sich der Kunde gerade aufhält. Die Beklagte sieht in der Verwendung der Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke „City Plus“. Sie hat zunächst gegen die Klägerin eine einstweilige Verfügung erwirkt, die vom Oberlandesgericht aufgeho- ben worden ist (OLG Düsseldorf MarkenR 1999, 105). Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin die Feststellung, daß der Beklagten keine Ansprüche wegen der Benutzung des Zeichens „D2-BestCityPlus“ für einen Mobilfunktarif zustehen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, ihre Marke „City Plus“ weise eine durch Verkehrsbekanntheit gesteigerte Kenn- zeichnungskraft auf. Zwischen ihrer Marke und dem von der Klägerin verwendeten Zeichen „D2-BestCityPlus“ bestehe Verwechslungsgefahr. Das Landgericht hat der negativen Feststellungsklage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Hiergegen wendet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Feststellungsklage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. - 4 - Entscheidungsgründe: I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke „City Plus“ verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt: Zwischen dem Zeichen „D2-BestCityPlus“ und der Marke „City Plus“ bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dabei komme es auf eine Ähnlichkeit der Dienstlei- stungen, für die die Marke und das angegriffene Zeichen verwendet würden, nicht an, weil es an einer Zeichenähnlichkeit völlig fehle. Werde aus einer (älteren) Mar- ke gegen ein (jüngeres) Zeichen vorgegangen, das aus der Marke und zusätzli- chen Bestandteilen bestehe, könne zwar dem mit der Marke übereinstimmenden Bestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen mit der Folge, daß die Gesamtbezeichnung und die Marke verwechselt werden könnten. Der mit der Marke übereinstimmende Teil bestimme aber nicht notwendig den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Im Streitfall genüge es nicht, daß „City Plus“ für den Gesamteindruck von „D2-BestCityPlus“ mitprä- gend erscheine; erforderlich sei, daß die weiteren Bestandteile des angegriffenen Zeichens in einer Weise zurückträten, daß sie für den Gesamteindruck vernach- lässigt werden könnten. Davon könne im Streitfall keine Rede sein. Das angegrif- fene Zeichen „D2-BestCityPlus“ werde überwiegend durch „D2“ geprägt. Der Be- standteil „CityPlus“ habe allenfalls mitprägenden Charakter. Der Kombination der beiden beschreibenden Bezeichnungen „City“ und „Plus“ könne von Haus aus nur eine schwache Unterscheidungskraft beigemessen werden. Die Beklagte habe auch nicht dargetan, daß ihrer Marke im Kollisionszeitpunkt durch Werbung und Berichterstattung eine normale, geschweige denn eine erhöhte Kennzeichnungs- kraft zukomme. Es reiche nicht aus, lediglich vorzutragen, welche Anstrengungen unternommen worden seien, um bekannt zu werden. Denn es komme nicht auf die Mühen, sondern auf den Erfolg an. Die Beklagte hätte vielmehr das Ergebnis ei- - 5 - gener Marktforschungserhebungen vortragen müssen. Der angetretene Beweis einer Verkehrsbefragung sei ungeeignet, weil es heute nicht mehr möglich sei festzustellen, wie bekannt „City Plus“ im September 1998 gewesen sei. Aber selbst bei normaler Kennzeichnungskraft könne der Bestandteil „City Plus“ die an- gegriffene Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ nicht prägen, weil der weitere Be- standteil „D2“ normale Kennzeichnungskraft habe, jedenfalls nicht derart zurück- trete, daß er für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sei. Dabei komme es nicht darauf an, ob es sich bei „D2“ um eine erkennbare Herstellerangabe hande- le. Das Ergebnis lasse sich auch mit § 23 Nr. 2 MarkenG begründen. Denn eine Marke, die eine beschreibende Angabe abwandele, dürfe nicht dazu verwendet werden, die beschreibende Angabe zu unterbinden. Die Marke „City Plus“ lehne sich an die glatt beschreibende Bezeichnung „City-Tarif Plus“ an. Daher könne die Beklagte nicht gegen die als beschreibend anzusehende Verwendung der Angabe „BestCityPlus“ durch die Klägerin vorgehen. II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver- weisung der Sache an das Berufungsgericht. 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Beklagten aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG scheide schon deswe- gen aus, weil es an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen – „City Plus“ auf der einen und „D2-BestCityPlus“ auf der anderen Seite – vollstän- dig fehle, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß in Fällen, in denen einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen - 6 - übereinstimmen, jeweils von dem Gesamteindruck der Zeichen auszugehen ist, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstim- mende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 – I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 – Sali Toft; Urt. v. 18.6.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 – AL- KA-SELTZER; Beschl. v. 6.5.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 – HONKA; Beschl. v. 8.7.1999 – I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder – wie im Streitfall – das angegriffene Zeichen die zu- sätzlichen Bestandteile aufweist (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 – I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 – JUWEL; GRUR 2000, 233 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 421). b) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner für die Frage des prägenden Charakters des Bestandteils „CityPlus“ im angegriffenen Zeichen der Klägerin ge- prüft, ob dieser Bestandteil in Folge des Gebrauchs durch die Beklagte eine er- höhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Zwar ist die Feststellung, ob ein Bestand- teil prägende Bedeutung hat, grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 27.1.2000 – I ZB 47/97, GRUR 2000, 895, 896 = WRP 2000, 1301 – EWING). Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshin- weisende Funktion erhalten – was die Beklagte hinsichtlich der Marke „City Plus“ für sich in Anspruch nimmt –, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kenn- - 7 - zeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, daß dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens be- gegnet. c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Beurteilung des Be- rufungsgerichts, wonach das angegriffene Zeichen der Klägerin überwiegend durch „D2“ geprägt werde, während der Bestandteil „CityPlus“ allenfalls mitprä- genden Charakter habe. aa) Von Haus aus kommt der Bezeichnung „CityPlus“ oder „City Plus“ für ei- nen Telefontarif an sich nur eine geringe Unterscheidungskraft zu. Mit Recht be- tont das Berufungsgericht, daß „City Plus“ wegen der Nähe zu „City-Tarif Plus“ – einem Tarif, der eine Mehrleistung im Ortsbereich verspricht – beschreibende An- klänge aufweist. Im Streitfall weist die bestehende Nähe zur beschreibenden An- gabe jedoch nicht notwendig auf eine nur geringe Unterscheidungskraft hin. Den Feststellungen des Berufungsgerichts läßt sich entnehmen, daß die Bezeichnun- gen der Telefontarife weitgehend beschreibender Natur sind, weil sie nicht nur ei- nen Hinweis auf den Anbieter enthalten, sondern auch eine Orientierung im „Ta- rifdschungel“ ermöglichen sollen. Für die Unterscheidungskraft ist stets auf die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Bei einer derartigen Übung registriert der Verkehr im allgemeinen den in der Abweichung von der be- schreibenden Angabe liegenden Herkunftshinweis besonders deutlich. bb) Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, die Beklagte habe eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung der Marke „City Plus“ nicht dargetan. Damit hat das Berufungsgericht das Vorbringen der Beklagten nicht hin- reichend gewürdigt. Wie die Revision mit Erfolg rügt, hat die Beklagte gerade auch für den Kollisionszeitraum im September 1998 eine intensive Benutzung der Mar- - 8 - ke vorgetragen. Es geht nicht an, daß das Berufungsgericht einerseits diesen Vortrag als unerheblich abtut, weil es nicht auf die Mühen, sondern allein auf de- ren Erfolg ankomme, andererseits aber die beantragte Beweisaufnahme über den Erfolg der Werbemaßnahmen – nämlich eine Verkehrsbefragung – mit der Be- gründung ablehnt, der Bekanntheitsgrad der Bezeichnung im Kollisionszeitpunkt könne nachträglich nicht durch eine Verkehrsbefragung ermittelt werden. Dies gilt um so mehr, als die letzte mündliche Verhandlung in der ersten Instanz nur etwa ein halbes Jahr, die letzte mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren nur et- wa anderthalb Jahre nach dem Kollisionszeitpunkt stattgefunden hat. Hätte die Verkehrsbefragung die von der Beklagten behauptete Verkehrsgeltung der Be- zeichnung „City Plus“ ergeben, hätten sich daraus mit Blick auf die zeitliche Ver- teilung der Werbemaßnahmen zumindest Rückschlüsse auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ziehen lassen. Von der Durchführung einer Verkehrsbefragung durfte das Berufungsgericht nur absehen, wenn seiner Beurteilung beigetreten werden könnte, eine für einen früheren Zeitpunkt ermittelte Verkehrsbekanntheit der Marke der Beklagten lasse sich nicht auf den späteren maßgeblichen Zeitpunkt der Kollision beider Zeichen übertragen. Dies hätte es jedoch erforderlich gemacht, das Vorbringen der Be- klagten zu den getätigten Werbemaßnahmen sorgfältig zu prüfen, um festzustel- len, ob sich daraus nicht eindeutige Hinweise auf eine fortdauernde gesteigerte Kennzeichnungskraft ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 311 = WRP 1997, 306 – Wärme fürs Leben). Dies ist – wie die Revisi- on mit Erfolg rügt – bislang unterblieben. Das Berufungsgericht hat unter Berufung auf das landgerichtliche Urteil angenommen, auch nach der Darstellung der Be- klagten sei die besonders öffentlichkeitswirksame Fernsehwerbung „auf längstens den Zeitraum Winter 1996/97 beschränkt gewesen“. Den Vortrag der Beklagten zu anderen Werbemaßnahmen hat das Berufungsgericht nicht für ausreichend ge- - 9 - halten; insbesondere sei die Katalogwerbung ebenso wie andere Werbemaßnah- men der Beklagten nicht geeignet gewesen, die Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten zu stärken. Wie die Revision demgegenüber zutreffend darlegt, hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, daß die Fernsehwerbung mit dem be- kannten Schauspieler Manfred Krug auch noch zu Beginn des Jahres 1998 aus- gestrahlt worden sei. Darüber hinaus hat die Beklagte – was die Revision als übergangen rügt – vorgetragen und durch Vorlage von Kopien der entsprechen- den Katalogseiten belegt, daß der „City Plus“-Tarif in ihren Katalogen 1998/99, 1999 und 1999/2000 intensiv beworben worden ist. Es ist nicht ersichtlich, wes- wegen diese Werbung nicht zur Stärkung der Kennzeichnungskraft von „City Plus“ beigetragen haben soll. Hätte das Berufungsgericht ergänzenden Vortrag zur Hö- he der Auflage der verteilten Kataloge erwartet, wäre – was die Revision ebenfalls rügt – ein Hinweis geboten gewesen. Die Revision hat dargelegt, daß die Beklagte die Höhe der Auflage unter Beweisantritt mit 1,6 Millionen angegeben hätte. cc) Das Berufungsgericht hat schließlich den Standpunkt vertreten, selbst bei (unterstellt) normaler Kennzeichnungskraft sei „CityPlus“ nicht prägend, viel- mehr werde das angegriffene Zeichen der Klägerin – „D2-BestCityPlus“ – über- wiegend durch den Bestandteil „D2“ geprägt. Auch diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt dem Be- standteil eines Zeichens, der – für den Verkehr erkennbar – nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine prägende Bedeutung zu (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 – Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 – I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 – IONOFIL; Beschl. v. 4.2.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 – LORA DI RECOARO; Urt. v. 21.9.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, - 10 - 166 = WRP 2001, 165 – Wintergarten). Für den Bestandteil „D2“ im angegriffenen Zeichen gilt dies allerdings nicht uneingeschränkt; denn er erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen erkennt der Verkehr in „D2“ das Unternehmen, das den Tarif anbietet. Zum anderen steht „D2“ auch für das Mobilfunknetz, in dem zu dem be- worbenen Tarif telefoniert werden kann; insofern bezeichnet dieser Bestandteil – auch wenn er für einen bekannten Anbieter steht – das konkrete Dienstleistungs- angebot der Klägerin, für das das Zeichen benutzt wird. Die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile kann in- dessen nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisions- lage beantwortet werden. Stünden sich beispielsweise „D1-City Plus“ und „D2- BestCityPlus“ gegenüber, so käme dem Bestandteil „D2“ eine stärkere Unter- scheidungsfunktion zu, weil dem Verkehr das Zeichen „City Plus“ immer in Kombi- nation auf das andere Mobilfunknetz begegnen würde. Dem Klagezeichen „Ci- ty Plus“ fehlt jedoch ein solcher Hinweis auf das Netz. Dies führt dazu, daß der Verkehr, der den Tarif „CityPlus“ aus der Werbung der Beklagten kennt, dieses Produkt nicht notwendig fest mit der Beklagten verbindet. Trifft der Verkehr auf den Tarif „D2-BestCityPlus“, wird er den „CityPlus“-Tarif, mit dem er aufgrund der Werbung möglicherweise positive Assoziationen verbindet, nunmehr der Klägerin zuordnen. d) Das Berufungsgericht ist – ohne dies im einzelnen auszuführen – mit Recht davon ausgegangen, daß dem Bestandteil „Best“ im angegriffenen Zeichen keine prägende Wirkung zukommt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Zusatz „Best“ – der Superlativ von gut – deutet darauf hin, daß es sich um ei- nen besonders attraktiven „CityPlus“-Tarif handelt. Diese beschreibende Angabe tritt gegenüber den anderen Bestandteilen eindeutig in den Hintergrund. - 11 - 2. Ist die Zeichenähnlichkeit nicht zu verneinen, besteht vielmehr zwischen der Marke der Beklagten und dem prägenden Bestandteil des angegriffenen Zei- chens Übereinstimmung, so kann die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bei der zu unterstellenden gesteigerten Kennzeich- nungskraft von „City Plus“ und der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden – hier Festnetztarif, dort Mobiltelefontarif –, nicht verneint werden. 3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheitert der Unterlas- sungsanspruch der Beklagten schließlich nicht an der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG. Denn bei dem Bestandteil „CityPlus“ handelt es sich auch nach der Ansicht des Berufungsgerichts nicht um eine lediglich beschreibende Angabe. Auch wenn es der Beklagten – wie das Berufungsgericht annimmt – verwehrt wä- re, aus ihrer Marke „City Plus“ gegen eine Verwendung der Bezeichnung „City- Tarif Plus“ vorzugehen, hilft dies der Klägerin nicht weiter, weil sie als Bestandteil ihres Zeichens nicht diese Bezeichnung, sondern die abgewandelte, gerade nicht glatt beschreibende Form „CityPlus“ verwendet. III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Be- rufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht Gelegenheit haben, das Vorbringen der Beklagten zu einer Stei- gerung der Kennzeichnungskraft ihrer Marke erneut zu prüfen. Gelangt es dabei zu der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft, wird es eine Verwechs- - 12 - lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen angesichts der gro- ßen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden sowie angesichts der in diesem Fall bestehenden Zeichenähnlichkeit und Kennzeich- nungskraft der Marke der Beklagten nicht verneinen können. Ullmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Bornkamm ist in Urlaub. Er ist verhindert zu unterschreiben. Ullmann Pokrant Schaffert