I ZB 41/97

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 41/97 Verkündet am: 30. März 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 2 074 954 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Kornkammer MarkenG § 26 Abs. 3 Zur Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Wortmarke im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form durch Hinzufügung eines Bildbestandteils abweichenden Form. BGH, Beschl. v. 30. März 2000 - I ZB 41/97 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver- handlung vom 30. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Raebel beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Mar- ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. August 1997 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt. Gründe: I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist die Marke Nr. 2 074 954 "Korn Kammer" für die Waren "Vollwert-Dauerbackwaren, insbe- sondere Kekse, Gebäcke, Riegel, Zwieback und Flachbrote, sämtliche Waren aus Vollkorngetreide aus kontrolliertem biologischen Landbau ohne Verwen- dung denaturisierter Rohstoffe". Hiergegen hat die Inhaberin der am 13. Mai 1980 für die Waren "Back- und Konditorwaren" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 001 919 "Kornkammer" Widerspruch erhoben. - 3 - Die Widersprechende hat, nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u.a. das nachfolgend dargestellte Verpackungsetikett: Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patentamts hat den Wi- derspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewie- sen. Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentge- richt den Beschluß der Markenstelle aufgehoben und die Löschung der ange- griffenen Marke angeordnet (BPatG BlPMZ 1998, 318). Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, verteidigt die Markeninhaberin ihre Marke weiter. II. Das Bundespatentgericht ist - unter Anwendung des neuen Marken- rechts - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus- - 4 - gegangen und hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Mar- ke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es hat ausgeführt: Durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form auf Preislisten habe die Widersprechende zwar dem Benutzungszwang nicht Genüge getan, weil bei abgepackten Backwaren die Verwendung der Marke auf der Ware bzw. deren Verpackung nicht nur üblich und wirtschaftlich zumutbar, sondern zur rechtserhaltenden Benutzung auch erforderlich gewe- sen sei. Jedoch habe die Widersprechende durch die Verwendung der abge- wandelten Form ihrer Marke auf den Verpackungsetiketten dem Benutzungs- zwang ausreichend Rechnung getragen, weil die darin enthaltenen Abwand- lungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten. Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei die Wider- spruchsmarke in dieser Form in erheblichem Umfang benutzt worden. Im Jahre 1992 seien Umsätze von über 25,5 Mio. DM erzielt worden; hieraus ergebe sich nach der Lebenserfahrung, daß die Umsätze auch im Jahre 1993 noch beträchtlich gewesen und nicht auf ein zu vernachlässigendes Maß abgesun- ken seien. In Anbetracht dieser glaubhaft gemachten erheblichen Umsätze sei - trotz des warenbeschreibenden Anklangs des Markenwortes "Kornkammer" - von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke auszugehen. Dementsprechend sei deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt anzusehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Durch die unterschiedliche Schreibwei- se des Markenwortes in der eingetragenen Form (ein Wort) und in der benutz- ten Form (zwei Wörter untereinander) seien weder der Begriffsgehalt noch der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert worden. Auch durch die Hinzufügung des Bildelements in Form eines stilisierten Kornspei- chers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem - 5 - Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Die zeich- nerische Gestaltung des Kornspeichers sei von eher geringer Prägnanz. So- fern der Verkehr die in dem Bildelement enthaltene Aussage überhaupt wahr- nehme, werde er in ihm lediglich die Illustration des Wortbestandteils erken- nen. Dieser Eindruck werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bild- bestandteil in einem Kreis noch verstärkt. Im Gesamtzeichen behalte der Wort- bestandteil gegenüber den Bildelementen seine prägende Wirkung nicht zu- letzt auch deshalb, weil er sich als naheliegende einfache Bezeichnung der Marke anbiete. Auch Verwechslungsgefahr sei gegeben. Weil die Waren, für die das Widerspruchszeichen benutzt worden sei, den Oberbegriff für die eingetrage- nen Waren der angegriffenen Marke bildeten und daher von Warenidentität auszugehen sei, müsse die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten. Das sei nicht der Fall. Es sei vielmehr neben der klanglichen Identität auch eine weitgehende schriftbildliche Ähnlichkeit festzustellen. Die sprachregelwidrige Schreibweise der angegriffenen Marke falle demgegenüber kaum ins Gewicht. III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen und hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die gegen die An- nahme einer rechtserhaltenden Benutzung gerichteten Rügen der Rechtsbe- schwerde erweisen sich als nicht durchgreifend. 1. Das Bundespatentgericht hat die Einrede der Nichtbenutzung zutref- fend auf der Grundlage des Markengesetzes geprüft (§ 158 Abs. 3 Satz 1 und - 6 - 2 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG) und sie zu Recht für unbegründet erach- tet. a) Das Bundespatentgericht hat für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG in nicht zu bean- standender Weise - insoweit von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegrif- fen - Benutzungshandlungen in den Jahren 1992 und 1993 als im relevanten Zeitraum von September 1989 bis September 1994 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erfolgt zugrunde gelegt. Da die für die Rechtserhaltung erforderliche Markenbenutzung nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein muß, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benut- zung rechtfertigen muß (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.), reichen die vom Bundespatent- gericht für den von ihm behandelten Zeitraum getroffenen Feststellungen zu Dauer und Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke aus, um von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG auszugehen. b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bun- despatentgericht die Verwendung des emblemartigen Zeichens auf den Ver- kaufspackungen als Benutzung der eingetragenen Marke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen hat. aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Abweichungen von der eingetragenen Markenform dann un- schädlich seien, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Wider- spruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, in der benutzten Form noch - 7 - dieselbe Marke sehe. Es hat in diesem Zusammenhang - ausgehend von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt angesehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Bezüglich des von ihm hergestellten Zusammenhangs zwischen dem Schutzumfang einer Marke und der Frage einer Änderung des kennzeichnenden Charakters hat es sich auf andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts bezogen (BPatGE 35, 40, 43 = BPatG GRUR 1995, 588, 589 - Jeannette/Annete; BPatGE 37, 53, 56 f. = BPatG GRUR 1997, 301, 302 - LORDS/LORD). Diese Anknüpfung an einen (abstrakten) Schutzumfang der Wider- spruchsmarke bei der Beurteilung, ob deren kennzeichnender Charakter in ei- ner abweichende Benutzungsform verändert ist, ist allerdings von Rechtsirrtum beeinflußt. Der Schutzumfang einer Marke kann, was das Bundespatentgericht vernachlässigt hat, nicht abstrakt bestimmt werden. Er ergibt sich vielmehr im konkreten Fall aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen- den Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel, m.w.N.). Hiermit hat die Benut- zung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehen- den gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus erhellt, daß auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benut- zung i.S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzen- den Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungs- - 8 - handlung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf an- kommt, daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird (BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA). Ebenso wie danach ein (irgendwie abstrakt bestimmter) Schutzumfang für die Beantwortung der Frage nach einer Änderung des kennzeichnenden Charakters nicht maßgeblich sein kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 80), darf die Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charak- ters, wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, auch nicht mit Überle- gungen zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks der benutzten Marke verbunden werden, die ebenfalls allein bei der Prüfung der Verwechslungsge- fahr ihren Platz haben (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Diese rechtsfehlerhafte Betrachtung wirkt sich allerdings auf das vom Bundespatent- gericht gefundene Ergebnis nicht aus. bb) Denn das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt in nicht zu be- anstandender Weise davon ausgegangen, daß es maßgeblich darauf an- kommt, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dassel- be Zeichen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und - im Streitfall - den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp). Diese Beur- teilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbe- schwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Entgegen der Ansicht der - 9 - Rechtsbeschwerde ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts weder erfah- rungswidrig noch in sich widersprüchlich. Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuch- staben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kenn- zeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Wider- spruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwer- de nicht in Zweifel gezogen. Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspei- chers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kenn- zeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde. Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erken- nen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeu- tungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bun- despatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine - 10 - eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus- Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, dieser Eindruck der bild- lichen Illustration des Wortbestandteils werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteilen in einem Kreis verstärkt, kann nicht als erfah- rungswidrig erachtet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde hierzu eine andere Auffassung vertritt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - le- diglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts steht auch nicht im Wider- spruch zu seiner Annahme, daß in der benutzten Form eine emblemartige Mar- ke gegeben sei. Diese Charakterisierung sagt über die kennzeichnende Wir- kung der einzelnen Markenbestandteile nichts aus. Auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die noch zum Warenzei- chengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits ei- genständige - in der typischen Form eines Wort-Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhalts- punkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Aus- spruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden. - 11 - 2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsge- fahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es ist dabei - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - unter Beachtung der Wechselwirkung der maßgeblichen Beurteilungsfaktoren von Warenidentität und klanglicher Identität der Marken ausgegangen. IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen. Erdmann Starck Bornkamm Pokrant Raebel