6 U 89/19

Leitsatz: 1. Macht der Markeninhaber im Verletzungsprozess geltend, bei den angegriffenen, mit der Klagemarke versehenden Erzeugnissen handele es sich um Plagiate, trifft ihn eine sekundäre Darlegungslast dazu, auf Grund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen einer Produktfälschung auszugehen ist. 2. Hat auf die Einrede der Nichtbenutzung hin der Markeninhaber zu Art und Umfang der rechtserhaltenden Benutzung im Einzelnen vorgetragen, kann den Beklagten die Verpflichtung treffen, diesen Vortrag substantiiert zu bestreiten. Die Anforderungen an das substantiierte Bestreiten sind jedenfalls dann hoch, wenn der Beklagte selbst vorgetragen hat, das mit der Marke versehene Produkt in der Vergangenheit regelmäßig vertrieben zu haben. 1.) Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das Urteil der 10. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt vom 18.04.2019, Az. 3-10 O 117/18 wird zurückgewiesen. 2.) Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 3.) Das Urteil ist rechtskräftig. I. Die Parteien streiten im einstweiligen Verfügungsverfahren um markenrechtliche Unterlassungs- und Auskunftsansprüche. Die Antragstellerin ist Inhaberin der international registrierten Marke … „X“, die unter anderem für Waren der Klasse 9, insbesondere Batterien Schutz genießt. Die Antragsgegnerin ist Großhändlerin für Batterien und vertrieb u.a. auch solche, die die Antragstellerin als Plagiate ansieht. Das Landgericht hat der Antragsgegnerin zunächst durch einstweilige Verfügung - Beschluss - die Unterlassung der Verwendung des Zeichens „X“ aufgegeben. Zudem hat das Landgericht der Antragsgegnerin Auskunft und Rechnungslegung aufgegeben. Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin hat das Landgericht die einstweilige Verfügung im Hinblick auf die Unterlassung und die Auskunftserteilung bestätigt. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die Nichtbenutzungseinrede der Antragsgegnerin greife nicht durch. Es sei auf den Zeitpunkt der Einreichung des Verfügungsantrages, also auf den 18.9.2018 abzustellen. Die Antragstellerin habe substantiiert dargelegt und glaubhaft gemacht, dass die Marke in einem Zeitraum von 5 Jahren vor Einreichung des Verfügungsantrages in der Europäischen Union ernsthaft benutzt worden sei. Die Antragstellerin habe zudem dargelegt und glaubhaft gemacht, dass es sich bei den in Rede stehenden Batterien um Nachahmungen von Originalbatterien der Antragstellerin gehandelt habe. Da eine Doppelidentität vorliege, sei die Antragsgegnerin zur Unterlassung verpflichtet. Darüber hinaus stehe der Antragsgegnerin auch ein Auskunftsanspruch zu, da die Rechtsverletzung offensichtlich sei. Hiergegen richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin. Es fehle an einem Verfügungsanspruch, da die Antragsgegnerin die Markeninhaberschaft der Antragstellerin bestritten habe. Zudem habe die Antraggegnerin bestritten, dass die von der Verfügungsklägerin vorgelegten Abbildungen von Batterien nicht von der Verfügungsklägerin stammten bzw. nicht mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht wurden. Sämtlicher Vortrag der Antragstellerin im Hinblick auf die Fälschungsmerkmale sei bereits erstinstanzlich bestritten worden. Zudem sei entgegen der Auffassung des Landgerichts die Verfügungsmarke nicht rechtserhaltend benutzt worden. Im Übrigen lägen die angeblichen Nutzungsnachweise in Anlagenkonvolut 26 der Antragsgegnerin nicht vor. Jedenfalls aber fehle es an der Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung, so dass ein Auskunftsanspruch im Eilverfahren nicht bestehe. Der Umstand, dass es sich um gefälschte Ware handele, sei lediglich durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht. Darüber hinaus fehle es auch an einem Verfügungsgrund. Die Antragsgegnerin beantragt, die einstweilige Verfügung des Landgerichts Frankfurt am Main vom 19. September 2018, Az. 3-10 O 117 / 18 aufzuheben und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 18. September 2018 zurückzuweisen. Der Antragstellerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie verteidigt das angegriffene Urteil. II. Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. 1.) Die Berufung ist zulässig, insbesondere ist die Begründung rechtzeitig eingegangen (Zustellung des Urteils 29.04.19; Ablauf der verlängerten Begründungspflicht: 29.07.2019; Eingang der Berufungsbegründung per Fax am 29.07.2019). Dass die der Antragsgegnerin zugestellte beglaubigte Abschrift als Datum den 30.07.2019 trug, ist für die Einhaltung der Frist nicht relevant. 2.) Die auch bei markenrechtlichen Streitigkeiten zu vermutende Dringlichkeit hat die Antragstellerin nicht durch zögerliche Verfahrensführung widerlegt. Nach dem zum Verletzungszeitpunkt und dem Zeitpunkt der Antragstellung am 19.09.18 geltenden Recht ist zwar die Dringlichkeitsvermutung gem. § 12 II UWG bei Schutzrechtsverletzungen nicht unmittelbar anwendbar; nach der Rechtsprechung des Senats kommt aber der Rechtsgedanke dieser Vorschrift auch dort zum Tragen (Senat, GRUR 2002, 1096 - Dringlichkeit im Markenrechtsstreit; Senat, GRUR-RR 2016, 235). Dementsprechend wäre die Eilbedürftigkeit nur dann entfallen, wenn die Ast. erhebliche Zeit vor dem Eilantrag Kenntnis von Tatsachen hatte, die den Schutzrechtsverstoß begründen, oder wenn sie sich bewusst dieser Kenntnis verschlossen hätte. Ausgangspunkt ist die durch eidesstattliche Versicherungen (Anlage Seitz 14, Bl 101) glaubhaft gemachte Kenntnis der Antragstellerin vom Verstoß am 07.08.2018. Das Bestreiten des Kenntniszeitpunkts durch die Antragsgegnerin geht ins Leere, da es die Antragsgegnerin ist, die die Dringlichkeitsvermutung widerlegen und damit einen früheren Zeitpunkt darlegen und glaubhaft machen muss. Zwar mag der Antragstellerin insoweit eine sekundäre Darlegungslast zukommen; diese hat die Antragstellerin jedoch durch Vorlage des Email-Verkehrs und eidesstattliche Versicherungen übererfüllt. Die Antragstellung am 18.09.18 erfolgte damit innerhalb der 6-Wochen-Frist, die regelmäßig als nicht dringlichkeitsschädlich anzusehen ist. Soweit die Antragsgegnerin rügt, die Antragstellerin habe sie erst am 17.10.18 zur Auskunft aufgefordert, kann dies eine Dringlichkeitsschädlichkeit nicht begründen. Zum einen geschah dies noch innerhalb der Vollziehungsfrist, was regelmäßig als unschädlich anzusehen ist. Zum andern war die Antragsgegnerin ab dem Zeitpunkt der Zustellung am 27.09.18 zur Auskunft verpflichtet; einer gesonderten Aufforderung brauchte es hierfür nicht. Die Anträge der Antragstellerin auf Fristverlängerung und Terminsverlegung im Widerspruchsverfahren sind unschädlich. Die Antragstellerin war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Beschlussverfügung gesichert. Derartige Verzögerungen sind daher regelmäßig als nicht dringlichkeitsschädlich anzusehen (OLG Karlsruhe WRP 1986, 232, 234). 3.) Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO aufgrund des anhängigen Löschungsverfahrens (Anlage LS 2) kommt im Eilverfahren grundsätzlich nicht in Betracht; sie ist mit dem Wesen des Eilverfahrens nicht vereinbar (MüKoZPO/Fritsche, 5. Aufl. 2016, ZPO § 148 Rnr. 1-4). 4.) Das Landgericht hat schließlich zu Recht einen Unterlassungsanspruch aus Art. 9 III, 189 UMV bejaht. a) Auf den Fall ist die UMV anwendbar. Nach Art. 189 UMV hat eine internationale Registrierung, in der die Union benannt ist, die gleichen Wirkungen wie eine Gemeinschaftsmarke. Ist Deutschland benannt, gilt nach § 107 I MarkenG deutsches Recht. Aus dem Register (Anlage Seitz 5) ergibt sich, dass als Erstreckungsland u.A. auch die EU benannt ist. Anzuwenden ist daher die UMV. b) Die von der Antragsgegnerseite bestrittene Markeninhaberschaft steht für den Senat außer Frage. Aus dem vorgelegten Registerauszug in Anlage Seitz 5 ergibt sich sowohl die Inhaberschaft der Antragstellerin als auch die Schutzerstreckung auf die EU. Die Registereintragung begründet nicht nur - wie § 28 I MarkenG - eine Vermutung der Inhaberschaft des Registrierten; vielmehr ist bei Unionsmarken - und diesen gleichgestellten Marken - die Eintragung ins Register nach Art. 20 UMV konstitutiv für die Inhaberschaft an der Marke. Auch die Schutzerstreckung der Marke auf die EU ist dadurch glaubhaft gemacht. Zwar ergibt sich aus der Urkunde nicht ganz genau der Rechtsträger, weil die Gesellschaftsform fehlt. Der Eintrag lautet „X“, die Antragstellerin firmiert unter „X S.A.S.“. Ohne konkrete Anhaltspunkte für eine anderweitige Markeninhaberschaft einer gleichnamigen anderen Gesellschaft ist der Senat jedoch hinreichend davon überzeugt, dass es sich bei der im Register eingetragenen Gesellschaft um die Antragstellerin handelt. c) Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin auch eine Verletzungshandlung begangen hat, indem sie mit der Bezeichnung „X“ versehene Batterien vertrieben hat. Die Antragstellerin hat vorgetragen, die in Anlage Seitz 6 abgebildeten Batterien seien von der Antragsgegnerin an die B GmbH & Co. KG geliefert worden. Sie beruft sich hierbei auf die Drittauskunft der B (Anlage Seitz 7). Die Antragsgegnerin hat dies lediglich mit Nichtwissen bestritten, was nach § 138 IV ZPO unzulässig ist, da es sich um Tatsachen aus ihrem eigenen Wahrnehmungsbereich handelt. Im Übrigen ist dies durch die eidesstattliche Versicherung C (Anlage Seitz 8) auch hinreichend glaubhaft gemacht. d) Das Landgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass es sich um „Plagiate“ gehandelt hat, also um Waren, die nicht von der Antragstellerin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (Art. 15 UMV). (1) Grundsätzlich ist die Antragsgegnerin darlegungs- und beweispflichtig für den als Ausnahmetatbestand ausgestalteten Umstand, dass sie Originalerzeugnisse der Antragstellerin und keine Produktfälschungen vertrieben hat. Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Erschöpfung i.S. von § 24 I MarkenG und Art. 13 I UMV von vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegungs- und Beweislast nach den Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestands. Vorliegend steht fest, dass die Antragsgegnerin im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen (Art. 9 I 2 a UMV). Dies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn, es handelt sich um Originalmarkenwaren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Beweislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind (BGH aaO - Converse; BGH, GRUR 2000, 879, 880 - stüssy I; GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 146 Rnr. 74 - Class International). Daher muss die Antragsgegnerin grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers i.S. von Art. 9 I 2 GMV fehlt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten, etwa in geschlossenen Vertriebssystemen (vgl. EuGH GRUR 2003, 512 Rnr. 33-38 - stüssy; BGH GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II; BGH GRUR 2012, 626 Rnr. 30 f. - Converse; BGH GRUR 2012, 630 Rnr. 29 - Converse II). Eine solche Gefahr ist im Streitfall jedoch nicht erkennbar. Allerdings wird den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast treffen, weil er ohne Weiteres Aufklärung darüber leisten kann, auf Grund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (BGH GRUR 2012, 626). (2) Hier hat die Antragsgegnerin nicht ausreichend zu einer Erschöpfung vorgetragen. Im Zwangsvollstreckungsverfahren hat sie eine chinesische Gesellschaft als Lieferantin benannt ohne allerdings weiter zur Lieferkette vorzutragen. Es fehlen jegliche Anhaltspunkte für ein Inverkehrbringen im Auftrag der Antragstellerin in Europa. Die Antragstellerin hingegen hat ausführlich dargelegt, warum es sich um Plagiate handelt. So passen der Aufbau des Datumscodes und des Chargencodes nicht zur Angabe des Herstellungslandes. Unterschiede in der Produktgestaltung und der Grafik kommen hinzu. Dies ist auch ausführlich durch den Mitarbeiter C eidesstattlich versichert (Anlage Seitz 8, allerdings nur in Farbkopie) und durch emails des chinesischen Produzenten (Anlage Seitz 9) weiter glaubhaft gemacht. Damit hat sie ihrer sekundären Darlegungslast genüge getan. e) Die Nichtbenutzungseinrede nach Art. 127 III UMV hat das Landgericht zu Recht nicht berücksichtigt. (1) Nach Art. 127 III UMV kann die Nichtbenutzung im Wege der Einrede auch ohne Erhebung der Nichtigkeitswiderklage nur in Verfahren nach At. 124 a und c UMV erhoben werden, mithin auch bei Verletzungsklagen nach Art. 124a UMV; dies gilt auch in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (BeckOK UMV/Müller, 14. Ed. 28.5.2018, UMV Art. 127 Rnr. 16-19). (2) Es kann dahinstehen, ob die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede der Antragsgegnerin hier nicht bereits rechtsmissbräuchlich ist, stellt sich doch die Antragsgegnerin außergerichtlich als X-Reseller dar („A GmbH highly appreciates the company X and its products and is dedicated to keep on successfully distributing only originial X products also in the future. Our companies purchase X-products only form trustworthy suppliers assuming that these are all orignial product“). In der Widerspruchsbegründung trägt die Antragsgegnerin vor (Bl. 249): “ Es ist darauf hinzuweisen, dass die Schuldnerin insbesondere auch bereits seit Jahrzehnten die qualitativ hochwertigen Produkte der Gläubigerin Programm hat und sehr erfolgreich vertreibt”. Dann eine Nichtbenutzung der Marke zu behaupten, entbehrt nicht eines gewissen Widerspruchs. Die rechtserhaltende Benutzung ist allerdings eine Rechtsfrage und keine Tatsachenfrage. Daher unterliegt sie nicht dem Wahrheitsgebot des § 138 ZPO und kann grundsätzlich auch dann erhoben werden, wenn dem Beklagten die Benutzung der Klagemarke bekannt ist. Die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede kann nur ausnahmsweise im Einzelfall wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig sein, wenn der Beklagte aufgrund besonderer Umstände genaue Kenntnis hinsichtlich der Benutzung der Klagemarke im relevanten Zeitraum hat. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Beklagte selbst die Marke als Rechtsvorgänger des Klägers oder mit dessen Zustimmung genutzt hat (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 175,176 - Löwenkopf). Hierbei handelt es sich jedoch um einen äußerst seltenen Ausnahmefall (BeckOK MarkenR/Bogatz, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 25 Rnr. 30 ff./Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 25, Rnr. 28). (3) Die Darlegungs- und Beweislast für diese Einrede wegen mangelnder Benutzung obliegt in entsprechender Anwendung der Regelungen in Art. 47 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 2 dem Markeninhaber (so BeckOK MarkenR/Grüger Rnr. 14 für den Verfallseinwand; BeckOK UMV/Müller, 13. Ed. 28.5.2018, UMV Art. 127 Rnr. 29). Sie wird - im Hinblick auf das deutsche Recht - in der Literatur so verstanden, dass im Verletzungsprozess den Kläger auf Einrede des Beklagten zunächst die Substantiierungslast trifft. Nur wenn der Beklagte sodann diesen Vortrag substantiiert bestreite, sei in eine Beweisaufnahme einzutreten (zum deutschen Recht vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering Rnr. 31; Ingerl/Rohnke Rnr. 20; BeckOK MarkenR/Bogatz, 18. Ed. 1.7.2019, MarkenG § 25 Rnr. 37; Kochendörfer WRP 2007, 258, 261). Die Anforderungen an das substantiierte Bestreiten sind höher, wenn die Antragsgegnerin - wie hier - das Produkt regelmäßig vertrieben hat. Diesen Anforderungen hat die Antragstellerin genüge getan. Allein durch die Anlagenkonvolute 25 und 26 (Leitz-Ordner) hat die Antragstellerin ausreichend hierzu vorgetragen (Ausdrucke aus Online-Shops), wobei der Senat den klägerischen Vortrag so auslegt, dass es sich jeweils um Nutzungen mit Zustimmung der Antragstellerin handelt, sprich: um Nutzungen für Originale. In Anlage ASt 29a (deutsche Übersetzung des Schriftsatzes an das EUIPO im dortigen Verfallsverfahren) sind die Nutzungshandlungen weiter aufgeschlüsselt. Hinzu kommt, dass die Antragsgegnerin selbst ausgeführt hat, seit Jahrzehnten (sic!) mit „X“ gekennzeichnete Produkte der Antragstellerin zu vertreiben. Da nicht davon auszugehen, sie wolle damit jahrzehntelange Markenrechtsverletzungen eingestehen, ist der Vortrag dahingehend auszulegen, dass es sich um mit Zustimmung der Antragstellerin in den Verkehr gebrachte Waren, also Originale handelt. Soweit die Antragsgegnerin zu Recht darauf hinweist, dass die Verwendung auf Rechnungen nicht rechtserhaltend sein kann, da dies keine markenmäßige Nutzung darstellt, ändert dies nichts daran, dass in der Gesamtbetrachtung in den Anlagenkonvoluten genügend Produktabbildungen enthalten sind, die die Marke tragen. Soweit die Antragsgegnerin insoweit eine Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör darin sieht, dass ihr von den Anlagen 22 ff. (Leitz-Ordner) keine Abschriften übersandt worden seien, weist die Antragstellerin zu Recht auf den Gedanken des § 131 ZPO hin. Danach müssen Urkunden, die dem Gegner bereits bekannt sind, nach § 131 III ZPO nicht beigefügt werden. Dies gilt erst Recht für Abschriften von Urkunden. Die Anlagen waren der Antragsgegnerin bekannt, da es sich um die identischen handelte, die im parallelen Nichtigkeitsverfahren vor dem Amt von der Antragstellerin eingereicht wurden. Der Senat hat zudem vor dem Termin darauf hingewiesen, dass die Antragsgegnerin sich durch Akteneinsicht vergewissern kann, ob es sich tatsächlich um die identischen Urkunden handelt. Hiervon hat sie - auch im Termin - keinen Gebrauch gemacht. (4) Die Antragsgegnerin hat den klägerischen Vortrag lediglich mit Nichtwissen bestritten und keinerlei Indizien vorgetragen, die eine rechtserhaltende Benutzung in Frage stellen. Dies reicht jedenfalls vor dem Hintergrund dessen nicht aus, dass die Antragsgegnerin sich umfangreicher Vertriebstätigkeit von mit der Marke versehenen Produkten der Antragstellerin rühmt. f) Die Verjährungseinrede hat keinen Erfolg, da die Antragsgegnerin nichts zu den Voraussetzungen der Verjährung vorgetragen hat, für die sie darlegungs- und glaubhaftmachungsbelastet ist. 5.) Das Landgericht hat auch zu Recht einen Auskunftsanspruch nach § Art. 189 II, 130 I, 9 IIa, 129 II UMV, § 19 I, VII MarkenG bejaht. Dem steht insbesondere nicht für eine im Eilverfahren durchsetzbare Auskunft notwendige Kriterium der Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung (§ 19 VII MarkenG) entgegen. a) Der nach Art. 129 UMV anwendbare § 19 VII MarkenG sieht einen Auskunftsanspruch im Eilverfahren nur bei offensichtlicher Rechtsverletzung vor. Dies ist anzunehmen, wenn sowohl unter dem Aspekt der rechtlichen, als auch der tatsächlichen Beurteilung des Streitstoffs eine Fehlbeurteilung kaum möglich ist (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 101 (103)) nicht aber schon dann, wenn nach Abwägung sich widersprechender eidesstattlicher Versicherungen eine Rechtsverletzung nur glaubhaft gemacht wurde und damit nur wahrscheinlich ist (OLG Frankfurt BeckRS 2002, 30247035; OLG Frankfurt, MMR 2010, 681). Insbesondere dürfen keine Zweifel über die Schutzfähigkeit und den besseren Zeitrang des klägerischen Kennzeichens bestehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 19 Rnr. 52). b) Derartige Zweifel bestehen hier nicht. Insbesondere ist die Verletzungshandlung auch durch objektive Umstände belegt; gleiches gilt für rechtserhaltende Benutzung. Soweit die Beurteilung des „Plagiats“ von Klägerseite „nur“ durch eidesstattliche Versicherungen gestützt wird, sind diese nicht entscheidungserheblich. Die Antragsgegnerin ist ihrer Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast zur Erschöpfung nicht gerecht geworden, so dass die Durchsetzung des Anspruchs nicht von einer eidesstattlichen Versicherung abhängig. Gleiches gilt die rechtserhaltende Benutzung der Verfügungsmarke. c) Der Auskunftsanspruch der Antragstellerin ist schließlich auch nicht durch Erfüllung erloschen. Zwar hat die Antragsgegnerin zwischenzeitlich Auskunft erteilt. Einer - wie hier - nur zur Abwendung der Zwangsvollstreckung erteilten Auskunft kommt indes keine Erfüllungswirkung zu (Senat, GRUR-RR 2016, 235, 237, Rnr. 25 - Multi-Star; BGH NJW 1985, 2405). 6.) Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.