6 U 14/12

Leitsatz: 1. In einer Markenstreitsache fehlt es am Verfügungsgrund, wenn eine hohe Erfolgsaussicht für ein gegen die Verfügungsmarke eingelegtes Rechtsmittel besteht. Eine solche Erfolgsaussicht kann nicht bejaht werden, wenn gegen eine für Taschen eingetragene Marke "Be Happy" ein Nichtigkeitsantrag mit der Begründung gestellt worden ist, dabei handele es sich um einen nicht unterscheidungskräftigen, anpreisenden Werbeslogan. 2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen in der Verwendung eines mit einer eingetragenen Marke identischen Wortzeichens eine markenmäßige Benutzung oder nur eine Benutzung zur Bezeichnung des Farbtons zu sehen ist In dem Rechtsstreit … wird die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 23.11.2011 (berichtigt – die Red.) verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt a. M. – soweit der Eilantrag nicht im Berufungsverfahren zurückgenommen worden ist - zurückgewiesen. Von den Kosten des Eilverfahrens haben die Antragstellerin 1/5 und die Antragsgegnerin 4/5 zu tragen. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 50.000,- € festgesetzt. Die Berufung war – nachdem die Antragstellerin den Eilantrag in Bezug auf die Benutzungsformen des „Herstellens“ und des „Besitzes zu den genannten Zwecken“ zurückgenommen hat - durch Beschluss zurückzuweisen, da sie offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat und auch die weiteren Voraussetzungen des § 522 II ZPO erfüllt sind. Zur Begründung wird auf den Hinweisbeschluss des Senats vom 3.4.2012 Bezug genommen (§ 522 II 3 ZPO), dessen Inhalt nachfolgend nochmals wiedergegeben wird: „Das Unterlassungsbegehren ist zulässig; insbesondere enthält es nicht deshalb eine prozessual verbotene alternative Anspruchshäufung, weil es sowohl auf den Gesichtspunkt der doppelidentischen (Art. 9 I 2 a GMV) als auch der verwechslungsfähigen (Art. 9 I 2 b GMV) Verletzung der Verfügungsmarke gestützt ist, ohne dass die Antragstellerin die Reihenfolge angegeben hat, in der diese Gesichtspunkte geltend gemacht werden. Der Bundesgerichtshof hat die Frage, ob Ansprüche aus demselben Kennzeichenrecht wegen doppelidentischer Benutzung einerseits und verwechslungsfähiger Benutzung andererseits zwei verschiedene Streitgegenstände darstellen könnten, zwar noch nicht abschließend entschieden, aber jedenfalls „eher“ verneint (vgl. GRUR 2011, 521 – TÜV I, Tz. 4; GRUR 2011, 1043 – TÜV II, Tz. 27). Dem schließt sich der erkennende Senat an, weil die für beide Benutzungsvarianten maßgeblichen tatsächlichen Grundlagen jedenfalls so eng beieinander liegen, dass sie demselben einheitlichen Lebenssachverhalt zuzurechnen sind. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, steht der Antragstellerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch in dem nach der Teilrücknahme weiterverfolgten Umfang aus Art. 9 I 2 a GMV zu. Der Senat ist im vorliegenden Verletzungsverfahren an die Eintragung der Verfügungsmarke gebunden (Art. 99 I GMV). Eine Aussetzung des vorliegenden Eilverfahrens bis zur Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag der Antragsgegnerin (Anlage B3) sieht Art. 104 I GMV nicht vor; sie wäre auch mit dem Charakter des Eilverfahrens unvereinbar (vgl. Senat, Urteil vom 14.1.2010 – 6 U 114/09, juris-Tz. 19). Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (a.a.O., Tz. 20; Urteil vom 15.10.2009 – 6 U 106/09, juris-Tz. 5) wäre der Eilantrag allerdings wegen Fehlens eines Verfügungsgrundes zurückzuweisen, wenn mit der Nichtigerklärung der Verfügungsmarke unmittelbar zu rechnen wäre, der hierauf gerichtete Antrag der Antragsgegnerin also so große Erfolgsaussicht hätte, dass die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes aus der Verfügungsmarke nicht mehr in Betracht kommt. Voraussetzung hierfür ist jedoch in aller Regel, dass der Nichtigkeitsantrag auf neue – durchgreifend erscheinende - tatsächliche oder rechtliche Argumente gestützt, die bei der Eintragungsentscheidung voraussichtlich nicht berücksichtigt worden sind. Dagegen kann es im vorliegenden Zusammenhang grundsätzlich nicht Sache des Verletzungsgerichts sein, bei im Wesentlichen unveränderter tatsächlicher und rechtlicher Grundlage die Richtigkeit der getroffenen Eintragungsentscheidung zu überprüfen und dabei die eigene Bewertung der Schutzfähigkeit einer Marke an diejenige der hierzu berufenen Eintragungsbehörde zu setzen (vgl. – zum Patentrecht – Senat GRUR-RR 2003, 263). Die demnach erforderlichen Voraussetzungen für eine Verneinung des Verfügungsgrundes im Hinblick auf den gegen die Verfügungsmarke eingereichten Nichtigkeitsantrag sind nicht erfüllt. Die mit dem Nichtigkeitsantrag vorgebrachten Argumente gegen die Unterscheidungskraft der Verfügungsmarke „BE HAPPY“ liegen derart auf der Hand, dass ausgeschlossen werden kann, das HABM habe sich mit ihnen bei der Eintragungsentscheidung etwa noch nicht befasst. Ebenso wenig weist die Antragsbegründung auf neuere höchstrichterliche Rechtsprechung aus der Zeit nach der Eintragungsentscheidung hin, die Anlass zu der Erwartung geben könnten, dass der Antrag mit der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit Erfolg haben werde. In dem konkret angegriffenen Angebot gemäß Anlage HEP 4 benutzt die Antragsgegnerin die Verfügungsmarke in identischer Form zur Kennzeichnung von Waren, die im Warenverzeichnis der Verfügungsmarke identisch enthalten sind. Wie das Landgericht mit zutreffenden Erwägungen ausgeführt hat, versteht der angesprochene Verkehr die – auch in dem Angebot in Anführungszeichen gesetzte - Angabe „Be Happy“ als eigenständigen Hinweis auf die Herkunft der unterhalb dieser Angabe wiedergegebenen Erzeugnisse. Daraus, dass sich der Hinweis neben der weiteren Angabe „Farbe: Nr. 507“ befindet, schließt der Durchschnittsbetrachter nicht, dass es sich bei „Be Happy“ etwa nur um eine (weitere) Bezeichnung der Farbe handelt. Gegen ein solches Verständnis spricht vor allem, dass die Begriffe „Be Happy“ zur Beschreibung einer Farbe nicht geeignet sind. Auch sonst wird aus der konkret angegriffenen Darstellung nicht deutlich, dass die Angabe „Be Happy“ allein die Farbe der angebotenen Erzeugnisse und nicht etwa die Erzeugnisse selbst bezeichnen soll. Dieses Verkehrsverständnis wird im Übrigen bestätigt durch die als Anlage HEP 6 vorgelegten Beispiele von Händlerwerbung, in welcher „Be happy“ nicht als Bezeichnung der Farbe, sondern des jeweils angebotenen Erzeugnisses der Antragsgegnerin verwendet wird. Dass die Antragsgegnerin in dem beanstandeten Angebot außerdem – deutlich abgesetzt von „Be Happy“– ihr verkehrsbekanntes Herstellerkennzeichen „4YOU“ benutzt, schließt den herkunftshinweisenden Charakter des angegriffenen Zeichens nicht aus. Es ist vielmehr allgemein üblich, dass neben der unmittelbar produktbezogenen Kennzeichnung als Zweitmarke auch das Herstellerkennzeichen verwendet wird.“ Die Ausführungen zur Bestimmung des Streitgegenstands hat der Bundesgerichtshof in der inzwischen veröffentlichten Entscheidung „OSCAR“ (Urteil vom 8.3.2012 – I ZR 75/10; juris-Tz. 32) bestätigt. Das Vorbringen im Schriftsatz des Antragsgegnervertreters vom 26.4.2012 rechtfertigt auch im Übrigen keine abweichende Beurteilung. Zur Frage des Vorliegens einer Markenverletzung enthält der Schriftsatz vom 26.4.2012 keine weiteren tatsächlichen der rechtlichen Gesichtspunkte, die der Senat nicht bereits in seinem Hinweisbeschluss vom 3.4.2012 berücksichtigt hätte. Auch ein Verfügungsgrund ist ungeachtet des neuen Vorbringens der Antragsgegnerin nach wie vor gegeben. Die hinreichend hohe Erfolgsaussicht für den Nichtigkeitsantrag ergibt sich nicht aus der als Anlage B 5 vorgelegten - eine andere Marke „BE HAPPY“ der Antragstellerin betreffenden - Mitteilung des HABM vom 27.2.2012. Die darin zum Ausdruck gebrachte vorläufige Einschätzung, die maßgeblichen Verkehrskreise würden den auf einer Ware angebrachten Hinweis „BE HAPPY“ als anpreisenden Werbeslogan verstehen, der „den Geisteszustand des Verbrauchers (beschreibt), nachdem er die Ware gekauft hat“ („Kauf meine Waren und werde glücklich!“), vermag schon deswegen nicht zu überzeugen, weil der Durchschnittsverbraucher nach Auffassung des erkennenden Senats einen solchen Schluss kaum ziehen wird. Zumindest wird dies nicht ohne einen gewissen Interpretationsaufwand geschehen, was jedoch nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2010, 228 – Audi; Tz. 56 f.) für die Unterscheidungskraft eines Werbeslogans ausreichen würde. Unter diesen Umständen kann nicht mit der für eine Verneinung des Verfügungsgrundes erforderlichen Sicherheit angenommen werden, dass die Verfügungsmarke gelöscht werden wird. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die einstweilige Verfügung die Antragsgegnerin nur in vergleichsweise geringer Weise belastet. Denn die Antragsgegnerin kann dem Unterlassungsgebot dadurch Rechnung tragen, dass sie in ihrer Internetwerbung deutlicher als in der Anlage HEP 4 geschehen zum Ausdruck bringt, dass es sich bei „Be Happy“ lediglich um eine Farbbezeichnung handeln soll. Auch dies rechtfertigt es, verbleibende Zweifel an der Rechtsbeständigkeit der Verfügungsmarke im Rahmen der Beurteilung des Verfügungsgrundes zurückstehen zu lassen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 I, 97 I ZPO.