327 O 16/21

Leitsatz: 1. Gemäß § 110 Abs. 1 ZPO leisten Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben, auf Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit. Bei juristischen Personen kommt es anstelle des gewöhnlichen Aufenthalts auf den Sitz an.(Rn.19) 2. Art. 3 des Übereinkommens vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (sog. TRIPS-Abkommen) stellt keine völkervertragliche Regelung im Sinne von § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO dar, aufgrund derer keine Sicherheit verlangt werden kann.(Rn.20) 3. Nach Art. 3 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens gewähren die Mitglieder den Angehörigen der anderen Mitglieder eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die, die sie ihren eigenen Angehörigen in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums gewähren, vorbehaltlich der jeweils bereits in der Pariser Verbandsübereinkunft (1967), der Berner Übereinkunft (1971), dem Rom-Abkommen oder dem Vertrag über den Schutz des geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise vorgesehenen Ausnahmen. Dieser sog. Grundsatz der Inländerbehandlung schließt die Verpflichtung zur Leistung einer Prozesskostensicherheit gem. § 110 ZPO nicht aus (Anschluss OLG Frankfurt, Urteil vom 3. Februar 2005 - 6 U 181/04).(Rn.20) 1. Die Höhe der von der Klägerin wegen der Prozesskosten der Beklagten zu leistenden Sicherheit wird auf 25.959,80 € festgesetzt. 2. Das darüber hinausgehende Prozesskostensicherheitsverlangen der Beklagten wird zurückgewiesen. 3. Die Sicherheitsleistung ist durch Hinterlegung bei der Gerichtskasse oder durch schriftliche, unbedingte, unwiderrufliche, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Großbank, Sparkasse oder eines anderen als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Kreditinstituts zu leisten. 4. Zur Leistung der Sicherheit wird der Klägerin eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieses Zwischenurteils gesetzt. 5. Die Kostenentscheidung bleibt dem Endurteil vorbehalten. Die Höhe der von der Klägerin zu leistenden Sicherheit war gem. § 112 ZPO auf 25.959,80 € festzusetzen. Die Klägerin ist dem Grunde nach zur Leistung einer Prozesskostensicherheit verpflichtet (hierzu unter I.). Die Höhe der zu leistenden Sicherheit war nach § 112 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ZPO auf den genannten Betrag festzusetzen (hierzu unter II.). I. Gem. § 110 Abs. 1 ZPO leisten Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben, auf Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit. Bei juristischen Personen – wie der Klägerin – kommt es anstelle des gewöhnlichen Aufenthalts auf den Sitz an, wobei hier dahinstehen kann, ob der statutarische Sitz oder der tatsächliche Verwaltungssitz maßgeblich ist (hierzu BeckOK ZPO/Jaspersen, 40. Ed. 01.03.2021, § 110 Rn. 19). Die Klägerin hat nämlich weder ihren statutarischen noch einen tatsächlichen Sitz in der EU bzw. im EWR. Die Klägerin kann sich auf keine der in § 110 Abs. 2 ZPO genannten Ausnahmen berufen. Insbesondere stellt Art. 3 des TRIPS-Übereinkommens keine völkervertragliche Regelung im Sinne von § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO dar, aufgrund derer keine Sicherheit verlangt werden kann. Nach Art. 3 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens gewähren die Mitglieder den Angehörigen der anderen Mitglieder eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die, die sie ihren eigenen Angehörigen in Bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums gewähren, vorbehaltlich der jeweils bereits in der Pariser Verbandsübereinkunft (1967), der Berner Übereinkunft (1971), dem Rom-Abkommen oder dem Vertrag über den Schutz des geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise vorgesehenen Ausnahmen. Dieser sog. Grundsatz der Inländerbehandlung schließt die Verpflichtung zur Leistung einer Prozesskostensicherheit gem. § 110 ZPO nicht aus (BPatG, Urt. v. 02.05.2005 – 1 Ni 5/04, Rn. 14 ff. – juris; OLG Frankfurt, Urt. v. 03.02.2005 – 6 U 181/04, Rn. 6 – juris; LG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2001 – 4 O 858/00; LG München I, GRUR-RR 2005, 335 f.; v. Falck/Rinnert, GRUR 2005, 225 ff.). Dies folgt zum einen daraus, dass nach Art. 3 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens unter anderen die in der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) enthaltenen Ausnahmen vorbehalten bleiben. Zu diesen vorbehaltenen Ausnahmen gehört auch Art. 2 Abs. 3 PVÜ, wonach nationalstaatliche Rechtsvorschriften, die das gerichtliche Verfahren betreffen, durch das PVÜ unberührt bleiben. Zu diesen durch das PVÜ nicht berührten Verfahrensvorschriften gehört auch § 110 ZPO (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 2 PVÜ Rn. 6), weshalb die Pflicht zur Prozesskostensicherheitsleistung zugleich auch durch Art. 3 Abs. 1 TRIPS-Übereinkommen nicht berührt wird. Zwar bestimmt Art. 3 Abs. 2 TRIPS-Übereinkommen, dass die in Abs. 1 genannten Ausnahmen in Bezug auf das gerichtliche Verfahren notwendig sein müssen, um die Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften sicher zu stellen, die mit den Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens nicht unvereinbar sind, und die nationalen Praktiken nicht in einer Weise angewendet werden dürfen, die eine verschleierte Handelsbeschränkung bilden würde. Diese in Art. 3 Abs. 2 TRIPS-Einkommen geregelten Rückausnahmen sind jedoch in Bezug auf § 110 ZPO nicht einschlägig. Die Pflicht zur Sicherheitsleistung ist notwendig, um die Durchsetzung der Kostenerstattungsansprüche der Beklagten im Fall ihres Obsiegens zu sichern. Diese Sicherung der prozessualen Kostenerstattungspflicht der unterliegenden Partei ist mit den Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens nicht unvereinbar. Sie stellt auch kein verschleiertes Handelshemmnis dar (BPatG, Urt. v. 02.05.2005 – 1 Ni 5/04, Rn. 17 – juris). Dass es sich bei Art. 3 TRIPS-Übereinkommen nicht um eine völkervertragliche Regelung im Sinne von § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO handelt, folgt zum anderen daraus, dass die Pflicht zur Sicherheitsleistung gem. § 110 Abs. 1 ZPO nicht an die Staatsangehörigkeit, sondern an den gewöhnlichen Aufenthalt anknüpft. So muss auch ein deutscher Kläger auf Verlangen des Beklagten Sicherheit leisten, wenn dieser Kläger keinen gewöhnlichen Aufenthalt in der EU bzw. im EWR hat (OLG Frankfurt, Urt. v. 03.02.2005 – 6 U 181/04, Rn. 6 – juris). Folglich begründet § 110 Abs. 1 ZPO keine weniger günstige Behandlung von Nichtdeutschen gegenüber Deutschen, sondern von Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der EU bzw. des EWR haben, gegenüber Personen mit einem solchen gewöhnlichen Aufenthalt. Eine solche weniger günstige Behandlung aufgrund des gewöhnlichen Aufenthalts wird durch Art. 3 Abs. 1 TRIPS-Übereinkommen nicht adressiert. II. Nach § 112 Abs. 1 ZPO bestimmt das Gericht die zu leistende Sicherheit nach freiem Ermessen, wobei der Betrag der Prozesskosten zugrunde zu legen ist, den die Beklagtenseite wahrscheinlich aufzuwenden haben wird. Die Kammer übt das ihr demnach zukommende Ermessen dahin aus, dass bei der Bestimmung der Höhe der zu leistenden Sicherheit lediglich die Prozesskosten der Beklagten in 1. Instanz sowie die durch die Einlegung einer Berufung verursachten Kosten zu berücksichtigen sind. Hieraus ergibt sich die im Tenor ausgesprochene Höhe der Sicherheitsleistung. Die Pflicht zur Erbringung einer Sicherheit soll in das Recht der Klägerseite, sich gerichtlicher Hilfe zu bedienen, so wenig wie möglich eingreifen. Es ist zu verhindern, dass die Pflicht zur Sicherheitsleistung abschreckende Wirkung entfaltet. Insofern ist es vorzugswürdig, unter den wahrscheinlichen Prozesskosten nur die Kosten der laufenden Instanz zu verstehen. Allerdings darf das Recht der Beklagtenseite auf Leistung einer angemessenen Sicherheit auch nicht beschnitten und entwertet werden. Diese widerstreitenden Interessen von Kläger- und Beklagtenseite sind dadurch in einen angemessenen Ausgleich zu bringen, dass bei der Höhe der zu leistenden Sicherheit nur die Kosten der Beklagtenseite zu berücksichtigen sind, die ihr entstehen, bis sie die Rüge der mangelnden Prozesskostensicherheit erneut erheben kann (Zöller/Herget, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 112 Rn. 2). Dies sind die außergerichtlichen Kosten der Beklagtenseite in 1. Instanz sowie die Kosten für die Einlegung der Berufung. Ausgehend von dem von der Klägerin mit 200.000,00 € angegebenen Streitwert ist die von ihr zu leistende Sicherheit daher im vorliegenden Fall wie folgt zu bestimmen: Verfahrens- und Terminsgebühr 1. Instanz Anwalt: 5.567,50 € Verfahrens- und Terminsgebühr 1. Instanz Patentanwalt: 5.567,50 € Verfahrensgebühr 2. Instanz Anwalt: 3.570,40 € Verfahrensgebühr 2. Instanz Patentanwalt: 3.570,40 € Gerichtskosten 2. Instanz: 7.684,00 € Summe: 25.959,80 € Die angesetzten Gebühren für Anwalt und Patentanwalt enthalten jeweils die Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG. Die Umsatzsteuer war nicht in Ansatz zu bringen, weil die Beklagte zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und die Erstattung der Umsatzsteuer daher im Kostenfestsetzungsverfahren nicht beanspruchen kann. Die Umsatzsteuer bleibt aus diesem Grund auch bei der Bemessung der Prozesskostensicherheit außer Betracht (Cepl/Voß/Rüting, 2. Aufl. 2018, § 112 ZPO Rn. 8). Die Hinzusetzung der patentanwaltlichen Gebühren beruht auf § 140 Abs. 4 MarkenG. Diese Vorschrift gilt für alle Instanzen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 140 Rn. 60) und ist darum auch bei der Verfahrensgebühr einer ggf. einzulegenden Berufung zu berücksichtigen. Die von der Klägerin geltend gemachten Zweifel an der Vereinbarkeit von § 140 Abs. 4 MarkenG mit Verfassungs- bzw. Unionsrecht ändern nichts daran, dass die patentanwaltlichen Gebühren bei der Höhe der zu leistenden Sicherheit in Ansatz zu bringen sind. Dabei kann dahinstehen, ob die in § 140 Abs. 4 MarkenG vorgesehene Erstattungsfähigkeit der patentanwaltlichen Gebühren unabhängig davon, ob in der konkreten Kennzeichenstreitsache die Mitwirkung eines Patentanwalts notwendig war, voraussichtlich mit höherrangigem Recht vereinbar ist oder nicht. Bei der Bemessung der Höhe der zu leistenden Sicherheit ist das Sicherungsbedürfnis der Beklagten in Bezug auf die voraussichtlichen Kosten der Rechtsverteidigung zu berücksichtigen. Dies führt dazu, dass die Kammer für die Zwecke der Festsetzung der Höhe der Prozesskostensicherheit solange von der in § 140 Abs. 4 MarkenG geregelten Erstattungsfähigkeit auszugehen hat, bis die Unionsrechtswidrigkeit der Vorschrift durch den EuGH bzw. die Verfassungswidrigkeit durch das BVerfG festgestellt wurden. Es ist der Beklagten nicht zuzumuten, hinsichtlich eines etwaigen Erstattungsanspruchs für ihre patentanwaltlichen Gebühren ungesichert zu bleiben, weil sich die Erstattungsfähigkeit ohne Notwendigkeitsprüfung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO als unvereinbar mit höherrangigem Recht erweisen mag. Die von den Beklagten darüber hinaus geforderte Auslagenpauschale in Höhe von 5.000,00 € pro Instanz war bei der Festsetzung nicht zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung einer solchen Pauschale, welche die Beklagte in der Sache nicht näher begründet hat, würde das Recht der Klägerin, sich gerichtlicher Hilfe zu bedienen, unangemessen einschränken. Dem Bedürfnis der Beklagtenseite, auch für künftige, derzeit aber noch nicht konkret abzusehende Auslagen eine Sicherheit zu erhalten, ist durch die Möglichkeit einer nachträglichen Erhöhung der geleisteten Sicherheit gem. § 112 Abs. 3 ZPO ausreichend Rechnung getragen. III. Die Festsetzung der Frist für die zu leistende Sicherheit folgt aus § 113 Satz 1 ZPO. IV. Die Kostenentscheidung bleibt dem Endurteil vorbehalten. Die Parteien streiten um die Pflicht der Klägerin zur Leistung einer Prozesskostensicherheit gem. § 110 Abs. 1 ZPO dem Grunde und der Höhe nach. Die Klägerin ist eine Gesellschaft nach dem Recht O. (K.) mit Sitz ebenda. Sie nimmt die Beklagte aus einer Unionsmarke sowie hilfsweise aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie aus Urheberrecht auf Unterlassung und Markenlöschung in Anspruch. Den Streitwert ihrer Klage gibt sie mit 200.000,00 € an. Bei der Beklagten handelt es um eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Deutschland, die Behältnisse aus Glas herstellt und vertreibt. Mit Schriftsatz vom 16.02.2021 erklärte die Beklagte Verteidigungsbereitschaft und zeigte die Mitwirkung eines Patentanwalts im Verfahren an. Mit der materiellen Klagerwiderung vom 27.04.2021 hat sie die Einrede der mangelnden Prozesskostensicherheit erhoben. Die Klägerin meint, sie sei wegen Art. 3 des Übereinkommens vom 15.04.1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (sog. TRIPS-Abkommen) bereits dem Grunde nach nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet. Bei dem TRIPS-Abkommen handele es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag im Sinne von § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, den sowohl Kanada als auch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert hätten. Aufgrund der in Art. 3 TRIPS-Übereinkommen vorgeschriebenen Inländergleichbehandlung sei es unzulässig, von ihr die Leistung einer Prozesskostensicherheit zu verlangen. Jedenfalls habe sie der Höhe nach lediglich eine Sicherheit zu leisten für die Kosten, die der Beklagten entstehen, bis diese die Einrede der mangelnden Prozesskostensicherheit in der nächsten Instanz erneut erheben könne. Dies seien die Rechtsanwaltskosten der Beklagten für die 1. Instanz sowie die Kosten der Berufungseinlegung, d.h. die anwaltliche Verfahrensgebühr und die Gerichtskosten für die 2. Instanz. Ein darüberhinausgehendes Sicherungsbedürfnis bestehe nicht. Insbesondere müssten die patentanwaltlichen Gebühren unberücksichtigt bleiben, weil § 140 Abs. 4 MarkenG unionsrechts- und verfassungswidrig sei. Die Umsatzsteuer dürfe nicht in Ansatz gebracht werden, weil die Beklagte – was unstreitig ist – zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Sie beantragt, den Antrag der Beklagten auf Anordnung der Leistung einer Prozesskostensicherheit zurückzuweisen, sowie hilfsweise, die zu leistende Sicherheit auf nicht mehr als 16.821,90 € festzusetzen. Die Beklagten beantragen, eine Sicherheitsleistung anzuordnen, wobei die Höhe der zu leistenden Sicherheit die vollen anwaltlichen Gebühren und die patentanwaltlichen Gebühren für beide Instanzen und für die Erhebung einer Nichtzulassungsbeschwerde, die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sowie eine Auslagenpauschale von je 5.000,- € für 1. und 2. Instanz umfassen soll, jedenfalls aber, keine geringere Sicherheit als 29.432,22 € festzusetzen. Zur Begründung führt sie an, bei der Höhe der Sicherheitsleistung seien nicht nur die Kosten der Einlegung einer Berufung zu berücksichtigen, sondern auch die Kosten der Durchführung der Berufung, nämlich die Terminsgebühren für Rechtsanwalt und Patentanwalt in 2. Instanz. Auch die Kosten einer möglichen Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof seien in Ansatz zu bringen. Schließlich sei auch Sicherheit für eine Auslagenpauschale der Beklagten von 5.000,00 € je Instanz zu leisten. Mit Schriftsätzen vom 16.06.2021 bzw. vom 22.06.2021 haben die Parteien ihr Einverständnis mit einer Entscheidung über die Frage der Sicherheitsleistung im schriftlichen Verfahren gem. § 128 Abs. 2 ZPO erklärt. Mit Beschluss vom 30.06.2021 hat die Kammer den Zeitpunkt, der dem Schluss der mündlichen Verhandlung entspricht, auf den 14.07.2021 bestimmt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen verwiesen (§ 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO).