4a O 123/04

Unterlassungs- und Auskunftsanspruch wegen Verletzung des Patents für Torsemid‑Modifikation II • Patentinhaberin des europäischen Patents 1 292 303 hat Anspruch auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung gegen Vertrieb eines Arzneimittels, das die im Patent beanspruchte Torsemid‑Modifikation II in der patentgemäßen stabilen Form wortsinngemäß nutzt. • Zur Bestimmung und Identifizierung der beanspruchten polymorphen Form (Torsemid‑Modifikation II) ist die im Patent selbst und in der zugrunde gelegten Topfmeier‑Erklärung referenzierte Pulverröntgenbeugungsanalyse (XRD) hinreichend und maßgeblich; eine vorausgehende Einkristallstrukturanalyse war nicht erforderlich. • Ein positives Benutzungsrecht aus einem prioritätsälteren Patent (PLIVA‑Patent) steht der Beklagten nicht zu, weil die angegriffene Ausführungsform nicht ausschließlich die Lehre dieses Patents verwirklicht und insbesondere ein für das PLIVA‑Patent typischer Peak bei 5,7 2‑Theta‑Grad in der angegriffenen Ausführungsform fehlt. • Die Klage war insoweit begründet, als die Beklagte Anbieten, Inverkehrbringen, Einführen und Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform zu unterlassen sowie Auskunft, Rechnungslegung, Schadenseratz und Entschädigung zu leisten; die Verurteilung wegen Herstellung war jedoch abzuweisen. Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 1 292 303, das eine stabile pharmazeutische Formulierung mit Torsemid‑Modifikation II beansprucht. Die Beklagte vertreibt in Deutschland das Arzneimittel Toracard® mit dem Wirkstoff Torsemid, hergestellt von PLIVA in Kroatien. Die Klägerin untersuchte erworbene Tabletten mittels Pulverröntgenbeugungsanalyse und behauptete, diese enthielten Torsemid‑Modifikation II wie im Klagepatent beschrieben. Die Beklagte bestritt Herstellung und Patentverletzung, rügte methodische Mängel der Analyse und berief sich auf ein positives Benutzungsrecht aus einem prioritätsälteren PLIVA‑Patent sowie auf mangelnde Patentfähigkeit und unzureichende Offenbarung des Klagepatents. Das Gericht musste feststellen, ob die angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Anspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht und ob Schutzrechte des PLIVA‑Patents entgegenstehen. • Zulässigkeit und Anspruchsgrundlage: Die Klägerin kann Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Schadenersatz und Entschädigung aus Art.2, 64 EPÜ, §§139 Abs.1,2, 140b, 9 PatG i.V.m. §§242,259 BGB und Art.II §1 IntPatÜG geltend machen. • Wortlaut und Auslegung des Anspruchs: Anspruch 1 des Klagepatents beschreibt eine stabile pharmazeutische Formulierung mit einer wirksamen Menge Torsemid, wobei das Torsemid die Torsemid‑Modifikation II ist und bei Lagerung ≥3 Monate bei 40°C/75% r.F. keiner signifikanten Umlagerung unterzogen wird. • Verwirklichung der Merkmale 1 und 2: Die angegriffene Ausführungsform ist unstreitig eine stabile pharmazeutische Formulierung mit wirksamer Wirkstoffmenge und pharmazeutischem Träger; diese Merkmale sind erfüllt. • Verwirklichung des Stabilitätsmerkmals 4: Die Beklagte hat nicht substantiiert entgegengetreten; die Erfüllung des Stabilitätsmerkmals gilt nach §138 Abs.3 ZPO als zugestanden. • Identifizierung der Modifikation II mittels XRD: Die Bezugnahme des Patents auf das Pulverröntgenbeugungsmuster der Topfmeier‑Erklärung macht die XRD‑Methode maßgeblich; XRD liefert charakteristische Peaks (insbesondere bei 9,0; 9,3; 10,3; 10,8 2‑Theta°) die die Anwesenheit der Modifikation II belegen. • Entkräftung methodischer Einwände: Forderungen nach zwingender Einkristallanalyse oder nach Übereinstimmung von zehn stärksten Reflexen sind nicht zwingend, weil das Klagepatent selbst die Referenz‑Peaks nennt und die Klägerin deren Vorhandensein dokumentiert hat; die Beklagte hat keinen konkreten Sachvortrag zu abweichenden Peaks geliefert. • Kein positives Benutzungsrecht aus dem PLIVA‑Patent: Die angegriffene Ausführungsform weist nicht den für das PLIVA‑Patent maßgeblichen Peak bei 5,7 2‑Theta° auf und erfüllt zusätzlich die Stabilitätsanforderung des Klagepatents, die im PLIVA‑Patent nicht offenbart ist; daher steht der Beklagten kein ausschließendes Benutzungsrecht zu. • Patentrechtliche Rechtsfolgen: Die Beklagte ist zur Unterlassung des Anbietens, Inverkehrbringens, Einführens und Gebrauchs verpflichtet; eine Herstellungsverurteilung war abzuweisen, weil kein nachgewiesener Herstellungsbeitrag der Beklagten vorlag. • Auskunft, Rechnungslegung und Schadenersatz: Die Beklagte haftet auf Schadensersatz für den Zeitraum der Verletzung und ist zur Rechnungslegung und zur Auskunft über Vertriebswege verpflichtet; Schadenshöhe war noch nicht beziffert. • Keine Aussetzung des Verfahrens: Ein anhängiger Einspruch beim EPA begründet keine automatische Aussetzung; eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Widerrufs des Klagepatents liegt nicht vor. Die Klage ist in dem im Tenor bezeichneten Umfang erfolgreich. Die Beklagte wird verurteilt, das Anbieten, Inverkehrbringen, Einführen und Benutzen der angegriffenen pharmazeutischen Formulierung, die Torsemid‑Modifikation II in der patentgemäßen stabilen Form enthält, zu unterlassen; die weitergehende Forderung der Klägerin auf Verurteilung zur Herstellung wurde abgewiesen, weil die Beklagte nicht als Hersteller nach §9 Nr.1 PatG darstellbar war. Die Beklagte hat der Klägerin umfassende Auskunft und Rechnungslegung über Lieferungen, Angebote, Werbung und Kosten für den angegebenen Zeitraum zu erteilen und ist der Klägerin gegenüber schadensersatz‑ und entschädigungsseitig verpflichtet, da sie die patentierte Lehre unberechtigt genutzt hat. Die Kosten des Rechtsstreits wurden der Klägerin zu 1/5 und der Beklagten zu 4/5 auferlegt; das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.