35 W (pat) 11/24

ECLI:DE:BPatG:2025:170325B35Wpat11.24.0 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 11/24 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 20 2019 103 927 (hier: Kostenbeschwerde) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. März 2025 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch beschlossen: 1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen. 2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfah- rens. G r ü n d e I. Die Verfahrensbeteiligten streiten nach der Löschung eines Gebrauchsmusters und der bestandskräftigen Entscheidung über die Kosten des patentamtlichen Lö- schungsverfahrens über die Höhe der Kosten, die der Antragsteller der Antragsgeg- nerin für das amtliche Löschungsverfahren zu erstatten hat. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2019 103 927 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Zubereitung von Kaf- fee“, das am 25. Juli 2019 mit 15 Schutzansprüchen eingetragen worden war. Mit Eingabe vom 1. März 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 5. März 2021, hatte die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche 1 bis 14 zur Registerakte nachgereicht und gleichzeitig erklärt, dass sie sowohl für die - 3 - Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur noch im Um- fang dieser nachgereichten Schutzansprüche geltend gemacht werde („Scherben- eis“-Erklärung). Der Antragsteller hatte am 14. April 2021 beim DPMA gestützt auf den Löschungs- grund „mangelnde Schutzfähigkeit“ (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) die teilweise Lö- schung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Das Löschungsverfahren wurde mangels Widerspruchs der Antragsgegnerin ohne Entscheidung in der Sache be- endet. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens sind auf die Be- schwerde der Antragsgegnerin durch rechtskräftig gewordenen Beschluss des er- kennenden Senats vom 9. Oktober 2023 (Az. 35 W (pat) 22/21) dem Antragsteller auferlegt worden. Den Gegenstandswert für dieses über die erstinstanzliche Kos- tengrundentscheidung geführte Beschwerdeverfahren hat der erkennenden Senat durch Beschluss des Einzelrichters vom 11. April 2024 (Az. 35 W (pat) 22/21, KoF 148/23) auf 3.838 € festgesetzt, wobei der Senat hierbei den Gegenstandswert je- nes Teiles der eingetragenen Fassung des Streitgebrauchsmusters, der angegriffen war, auf 125.000 € geschätzt hatte. Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. August 2024 hat die Gebrauchsmuster- abteilung die Kosten, die der Antragsteller der Antragsgegnerin zu erstatten hat, antragsgemäß in Höhe von 1769,00 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich unter Zugrundelegung desselben Gegenstandswertes in Höhe von 125.000 € aus einer 1,0-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG (1.749,00 €) nebst der Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen nach Tatbestand Nr. 7002 VV RVG (20,00 €) zusammen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat ferner gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Verzinsung des festgesetzten Be- trages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 1. Dezember 2023 ausgesprochen. - 4 - Gegen diesen Beschluss, der dem Antragsteller am 5. September 2024 zugestellt worden war, hat dieser am 19. September 2024 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr in Höhe von 50,00 € entrichtet. Der Antragsteller hält den gegen ihn festgesetzten Betrag für überhöht. Zum Zeit- punkt des von ihm gestellten Löschungsantrages sei das Streitgebrauchsmuster wertlos gewesen. Daher habe der für die Festsetzung der Patentanwaltsgebühren heranzuziehende Gegenstandswert 0,00 € betragen. Die Gebrauchsmusterabtei- lung habe bei ihrer Entscheidung übersehen, dass die Antragsgegnerin vor Stellung des Löschungsantrags neue Schutzansprüche zur Registerakte nachgereicht und gleichzeitig eine entsprechende „Scherbeneis“-Erklärung abgegeben habe. Diese Erklärung habe zur völligen Entwertung eines Gebrauchsmusters geführt. Dass dies so sei, ergebe sich aus der aktuellen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, das - „in Abweichung von seiner langjährigen Rechtsprechung“ - entschieden habe, dass die mit dem Einreichen neuer Schutzansprüche verbundene schuldrechtliche „Scherbeneis“-Erklärung gegenüber einem Verzicht (mindestens) gleichwertig sei. Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt, den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2024 da- hingehend abzuändern, dass als zu erstattende Kosten 20 € nebst Zinsen festgesetzt werden. Die Antragsgegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt dem Vorbringen des Antragstellers entgegen. Sofern das „Behinderungspo- tential“ eines eingetragenen Gebrauchsmusters mangels tatsächlicher Anhalts- punkte nicht ohne weiteres beurteilt werden könne, sei bei der Kostenfestsetzung - 5 - nach billigem Ermessen von einem Regelgegenstandswert in Höhe von 125.000°€ auszugehen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Höhe des hier zu Grunde zu legenden Gegenstandswertes von der Interpretation der „Scherbeneis“-Erklärung abhängig sein sollte. Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Ak- teninhalt verwiesen. II. 1. Die am 19. September 2024 vom Antragsteller eingelegte Beschwerde ist zu- lässig. Der Antragsteller hat seine Beschwerde innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA er- hoben. Innerhalb dieser Frist hat er auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Tatbestand Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß ein- bezahlt. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der Antragsteller und Beschwerdeführer keinen konkret bezifferten Antrag gestellt hat. Die Beschwerde und die Beschwerdebegründung reichen aus, um den Antrag des Beschwerdefüh- rers im Wege der Auslegung gemäß § 133 BGB zu ermitteln. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht auch die Bestandskraft des Beschlusses des erkennenden Senats vom 11. April 2024 11. April 2024 (Az. 35 W (pat) 22/21, KoF 148/23) nicht entgegen, mit dem über den Gegenstandswert des Beschwerdever- fahren entschieden worden war. Bei dem Gegenstandswert des Beschwerdeverfah- rens und dem Gegenstandswert des amtlichen Löschungsverfahrens handelt es sich um unterschiedliche Beschwerdegegenstände. An der formellen Bestandskraft des genannten Beschlusses nimmt daher der hier beschwerdegegenständliche An- spruch nicht teil. - 6 - 2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. a. Zum einen steht bereits die materielle Bestandskraft des Beschlusses vom 11. April 2024 einer abweichenden Entscheidung des Senats in Bezug auf den Ge- genstandswert des amtlichen Löschungsverfahrens entgegen. Der Beschluss des erkennenden Senats vom 11. April 2024 hat zwar im Tenor le- diglich ausgesprochen, dass der Gegenstandswert des gerichtlichen Beschwerde- verfahrens auf 3.838,00 € festgesetzt werde, so dass - wie oben dargelegt - keine entgegenstehende formelle Bestandskraft gegeben ist. Der Senat hat aber den genannten Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf Grundlage des Gegenstandswertes des amtlichen Löschungsverfahrens be- stimmt und diesen in den Entscheidungsgründen in Höhe von 125.000 € festge- setzt. Von diesem Präjudiz kann der Senat nicht abweichen. Die Bestimmung des Gegenstandswertes des amtlichen Löschungsverfahrens ist nicht lediglich ein Ele- ment der Entscheidungsbegründung, sondern der bestimmende bzw. ausschlagge- bende Entscheidungsgrund. Die Bestimmung des Gegenstandswertes ist damit präkludiert und nimmt damit an der materiellen Bestandskraft des genannten Be- schlusses teil (vgl. Zöller, ZPO, 35. Aufl., vor § 322 Rn 22 – 24). Zur Tatsachenpräk- lusion in einem Folgeprozess hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die tat- sächlichen Feststellungen in einem Urteil insoweit zwar nicht in Rechtskraft erwach- sen. Die Rechtskraft der Entscheidung über den im Vorprozess erhobenen An- spruch darf jedoch nicht mit dem Vorbringen ausgehöhlt werden, das rechtskräftige Urteil gründe sich auf unrichtige tatsächliche Feststellungen (BGH, Urteil vom 7. Juli 1993 - VIII ZR 103/92, BGHZ 123, 137, 140). Hat ein Gericht den Streitgegenstand eines rechtskräftig entschiedenen Vorprozesses erneut zu prüfen, hat es deshalb seinem Urteil den Inhalt dieser Entscheidung zugrunde zu legen (BGH, Urteil vom 30. Juni 2017 – V ZR 134/16 Rn. 8, NJW 2017, 3438; BGH, Beschluss vom 22. September 2016 - V ZR 4/16, NJW 2017, 893 Rn. 17; BGH, Urteile vom 24. Juni - 7 - 1993 - III ZR 43/92, NJW 1993, 3204, 3205 und vom 16. Januar 2008 - XII ZR 216/05, NJW 2008, 1227 Rn. 23). b. Zum anderen ist der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung auch in der Sache nicht zu beanstanden. Denn die vom Antragsteller beanstandete Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten in Höhe einer 1,0-fachen Geschäftsge- bühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG unter Zugrundelegung eines Gegenstand- wertes in Höhe von 125.000 € ist in der Sache gerechtfertigt und lässt insbesondere keinen Ermessensfehler erkennen. aa. Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchsmusterlö- schungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. Büh- ring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 126). Der Gegenstandswert ist hiernach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtge- mäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streit- gebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., Rn. 65 zu § 17 GebrMG i. V. m. Rn. 67 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmus- ter - seine Rechtsbeständigkeit unterstellt - entfaltet hätte (vgl. Eisenrauch in: Fitz- ner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 35; BPatGE 26, 208, 218; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 130). Vor diesem Hintergrund er- scheint der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, der einen massenhaft produ- zierten Verbrauchsartikel für Staubsauger betrifft, mit eines Regelgegenstandwer- tes in Höhe von 125.000°€ bereits angemessen (niedrig) bemessen. bb. Der Vortrag des Antragstellers geht insoweit fehl, als er meint, auch eine Schät- zung eines Gegenstandswertes auf 0.00 € könne ohne weiteres billigem Ermessen entsprechen. Diese Auffassung steht im Widerspruch zur Regelung des § 23 Abs. 3 - 8 - Satz 2 RVG, wonach eine Schätzung in Ermangelung genügender tatsächlicher An- haltspunkte grundsätzlich die Untergrenze von 5.000 € zu beachten hat. Strebt ein Beteiligter die Festlegung eines noch weiter unter diesem Grenzwert liegenden Ge- genstandswertes an, so muss dieser tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. Büh- ring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 131). Dies hat der Antragsteller ersicht- lich nicht getan. cc. Nicht gefolgt werden kann dem Antragsteller auch in der Auffassung, dass mit Rücksicht auf eine neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts der zu schät- zende Gegenstandswert des vorliegenden Löschungsverfahrens notwendigerweise unter dem Regelgegenstandswert in Höhe von 125.000 € liegen müsse, den der erkennende Senat im Beschluss vom 11. April 2024 zu Grunde gelegt hat. Dem Antragsteller ist zwar zuzugestehen, dass mit dem Einreichen neuer Schutzansprü- che nebst einer „Scherbeneis“-Erklärung im Vorfeld eines Löschungsverfahrens eine Beschränkung verbunden sein kann, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung über einen (Teil-) Verzicht auf das Gebrauchsmuster hinausgeht. Diese Klarstellung beruht auf der neueren, höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2023, 1526, 1531 - „Tischgrill“). Allerdings ist zu beachten, dass sich der Gegen- standswert, der einem späteren Löschungsverfahren zu Grunde zu legen ist, nicht notwendigerweise dadurch verringert haben muss, dass der Gebrauchsmusterinha- ber in dessen Vorfeld Handlungen nach den Grundsätzen der „Scherbeneis“-Ent- scheidung des BGH (vgl. GRUR 1997, 910 ff.) vorgenommen hat. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn es sich beim Gegenstand, der mit den neuen Schutzansprüchen ver- teidigt wird, gerade um den wirtschaftlich interessanten Kern der Erfindung handelt und das „Behinderungspotential“ deshalb letztlich unverändert geblieben ist. Hierfür spricht im vorliegenden Fall, dass der Antragsteller trotz des zwischenzeitlich geän- derten Sach- und Streitstandes gerade nicht von seinem Vorhaben, das Streitge- brauchsmuster anzugreifen, Abstand genommen hat. - 9 - 3. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §128 Abs. 4 ZPO die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt er- schien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. 4. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung nahegelegt hätten, sind nicht ersichtlich. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, - 10 - 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen. Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch