30 W (pat) 545/22

ECLI:DE:BPatG:2025:260225B30Wpat545.22.0 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 545/22 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die international registrierte Marke IR 1 531 291 hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2025 unter Mitwirkung des Richters Dr. Meiser als Vorsitzenden sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Hammer beschlossen: - 2 - Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2022 aufgehoben. G r ü n d e I. Die am 6. Februar 2020 international registrierte Marke IR 1 531 291 tooyoo sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz für die Waren und Dienstleistungen „Klasse 09: Logiciels; enregistreurs de données, à savoir matériel informatique (hardware) et logiciels pour le recueil et la maintenance de données; applications logicielles informatiques téléchargeables; banques de données (logiciels); plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges Klasse 35: Enregistrement de données et de communications écrites; services de compilation et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; compilation et mise à disposition d'informations commerciales; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de - 3 - conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau Klasse 38: Télécommunications; communication électronique; fourniture d'un accès à des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des informations sur Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques, des plateformes internet, des banques de données et des publications électroniques; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet; fourniture d'accès à des informations sur Internet; fourniture d'accès à des données par Internet; fourniture d'accès à des bases de données Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels Klasse 45: Services juridiques; services de pompes funèbres“ nach. Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 29. September 2022 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 an jeglicher Unterscheidungskraft fehle (§§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ. - 4 - Zur Begründung ist ausgeführt, bei der um Schutz nachsuchenden IR-Marke „tooyoo“ handele es sich um eine für den Verkehr naheliegende Schreibvariante der englischen Wörter „to“ und „you“. Dass diese Wörter im Begriff „tooyoo“ verfremdet seien, ändere nichts an der Erkennbarkeit. Zum einen sei die Verfremdung sehr ähnlich zur eigentlichen Schreibweise. Zum anderen weise auch die identische Aussprache in der Form von „tu ju“ auf die ursprünglichen Wörter „to you“ im Sinne von „für Dich/Sie/Euch“ hin. Das Zeichen „tooyoo“ gehe in seiner Gesamtheit nicht über die Bedeutung der einzelnen Begriffe hinaus. Es seien auch keine gedanklichen Schritte, weiteres Analysieren oder Nachdenken nötig, um den vorgenannten Sinn zu erfassen, da sich dieser direkt und eindeutig ergebe. Der Verkehr verstehe das Zeichen „tooyoo“ deshalb lediglich als Aufmerksamkeit weckende, auf die vorliegend in den Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 registrierten Waren bzw. Dienstleistung hinlenkende und insoweit werbeanpreisende Angabe, welche insbesondere als Hinweis auf solche Produkte oder Leistungen verstanden werde, die individuell an die persönlichen Bedürfnisse der Abnehmer angepasst seien und damit über eine besondere, wenn auch nicht näher konkretisierte Qualität oder Beschaffenheit verfügten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Marke nur als werbliche Aufforderung auffassen, die Waren zu kaufen bzw. die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und sie dadurch zu entdecken. Diesen allgemein gehaltenen Aussagegehalt verstehe der Verkehr in Verbindung mit sämtlichen registrierten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres. Von einem die Unterscheidungskraft begründenden Fantasiegehalt könne nicht ausgegangen werden, da sich die werbliche Aussage ohne nähere Erläuterungen oder besondere analysierende Denkprozesse erschließe. Da die Werbeaussage im Vordergrund stehe, komme der Verbraucher nicht auf den Gedanken, die Marke könne ein Hinweis auf die Herkunft aus einem einzigen bestimmten Unternehmen sein. - 5 - Soweit von der Markeninhaberin auf die bereits in anderen Ländern erfolgten Eintragungen der Marke verwiesen werde, rechtfertigten diese keine andere Beurteilung. Insbesondere lasse sich aus der Eintragung einer Marke in einem anderen Staat kein Rechtsanspruch auf die Eintragung einer Marke in Deutschland herleiten. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie macht geltend, dem Zeichen „tooyoo“ sei u.a. in der Schweiz, Österreich, Frankreich und Irland der Schutz gewährt worden. Es gebe auch vergleichbare Voreintragungen, beispielsweise „TOOYOO“ (UM 000 524 165) oder auch Eintragungen mit dem Element „YOO“ (IR 1088257 mit Schutz in Deutschland) bzw. mit „TOO“ (IR 1040239 – „TOO LATE“ mit Schutz in Deutschland). Zwar seien Voreintragungen nicht bindend, sie müssten aber im Rahmen der Prüfung berücksichtigt werden. Dem angegriffenen Beschluss sei jedoch nicht zu entnehmen, warum vorliegend nicht im gleichen Sinne entschieden worden sei. Das Schutz suchende Zeichen sei unterscheidungskräftig. Die Markenstelle habe keine Belege beigefügt, dass das Zeichen „tooyoo“ im Sinne einer werblich anpreisenden Angabe zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung genutzt worden sei. Auch bei der Annahme der Markenstelle, das Zeichen „tooyoo“ sei eine naheliegende Wortverbindung, die sich aus der Zusammenstellung der englischen Wörter „to“ und „you“ ergebe, handele es sich lediglich um eine nicht belegte Behauptung. Im Übrigen habe der Begriff „too“ im Englischen die Bedeutung „auch“. Der entsprechenden Übersetzung des schutzsuchenden Zeichens „tooyoo“ im Sinne von „auch Du/Sie“ sei eine anpreisende Wirkung nicht zu entnehmen. Selbst wenn der Verkehr das Zeichen „tooyoo“ mit „für Dich/für Sie“ übersetze, sei die Schreibweise auffällig, überraschend und unüblich. Aufgrund dessen könne dem Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. - 6 - Außerdem würden die registrierten Waren und Dienstleistungen – jedenfalls größtenteils — nicht nach individuellen Anforderungen oder Wünschen hergestellt, angepasst bzw. erbracht. Damit sei die Entscheidung des BGH zu „for you“ (BGH I ZB 81/13) einschlägig, in der der BGH die Unterscheidungskraft und damit die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens aus diesen Gründen bejaht hatte. Die IR-Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. A. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 66 Rn. 40). B. Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle fehlt der international registrierten Marke 1 531 291 „tooyoo“ in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 weder jegliche Unterscheidungskraft, noch stellt sie eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar. Deshalb kann ihr der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nicht nach §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ verweigert werden. 1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher - 7 - Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 11 - - 8 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). 2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen kann der IR-Wortmarke „tooyoo“ in der konkreten Schreibweise zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 6. Februar 2020 nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 35, 38, 42 und 45 abgesprochen werden a. Soweit die Markenstelle davon ausgeht, dass es sich bei dem Wortzeichen „tooyoo“ um eine für den Verkehr (ohne weiteres) erkennbare Kombination aus zwei unmittelbar beschreibenden Bestandteilen handelt, wird eine derartige Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit nicht gerecht. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sich ausschließlich danach bemisst, ob die Marke in ihrer angemeldeten Form (hier: das Zeichen „tooyoo“ in seiner ganz konkreten Schreibweise) als solche und für sich unterscheidungskräftig ist oder nicht, ohne dass in beliebiger Weise weitere Wort- oder Bildelemente hinzugedacht oder weggelassen werden dürfen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 163 m. w. N.). Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft darf somit nicht (auch) eine solche Verwendung der Marke berücksichtigt werden, die nicht mehr vollständig dem angemeldeten, sondern einem davon zu unterscheidenden anderen Zeichen entspricht (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Nr. 9-12 – Buchstabe T mit Strich). - 9 - Insbesondere ist es unzulässig, von der angemeldeten Schreibweise „tooyoo“ abweichende Schreibweisen, die eine Zäsur zwischen den einzelnen Wortelementen (insbesondere bei der Schreibweise „too yoo“) beinhalten, hinzuzudenken und ggfs. (nämlich bei einer möglichen Erkennbarkeit der englischen Wortfolge „to you“ in „too yoo“) auf diese Weise zu einer schutzunfähigen Gesamtaussage zu gelangen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, ebenda). b. Der Begriff „tooyoo“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Insbesondere gehört er nicht der englischen Sprache an. Entgegen der Ansicht der Markenstelle besteht für den inländischen Verkehr auch keine Veranlassung, den Begriff “tooyoo“ in die Bestandteile „too“ und „yoo“ zu zergliedern und darin die englische Wortfolge „to you“ (mit der Bedeutung „für Dich/SIE/Euch“) zu erkennen. Zwar schließt allein die Maßnahme, zwei Wörter zu einem einheitlichen Begriff zu verbinden, es nicht stets aus, dass ein solches Zeichen als Kombination der einzelnen Elemente erkannt und verstanden wird. Maßgebend ist insoweit, ob die miteinander verbundenen Elemente weiterhin als solche erkennbar bleiben und der Verkehr daher in dem Zeichen trotz seiner einheitlichen Ausgestaltung eine Kombination der einzelnen Elemente erkennt (vgl. BPatG 30 W (pat) 513/14 – ramuc). Vorliegend verschmelzen jedoch die Bestandteile „too“ und „yoo“ aufgrund der geschlossenen Schreibweise in Kleinbuchstaben ohne jede optische Unterbrechung oder Hervorhebung einzelner Elemente zu einem einheitlichen (Fantasie-)Wort. Angesichts der einheitlichen Schreibweise in Minuskeln besteht für eine Zergliederung von „tooyoo“ deshalb keine Veranlassung. Dazu trägt auch der symmetrische Aufbau durch die Vokalpaare „oo“ bei, dem optisch eine Klammerwirkung zukommt (vgl. BGH GRUR 2020, 1202, Rn. 28 – YOOFOOD/YO). - 10 - Selbst wenn man aber eine zergliedernde Wahrnehmung von zwei Elementen „too“ und „yoo“ unterstellt, erschließt sich der von der Markenstelle angenommene Bedeutungsgehalt i.S.v. „to you“ = „für Dich/Sie/Euch“ nicht ohne weiteres. aa. In der englischen Sprache kommt im Hinblick auf die Silbe „too“ zwar eine Bedeutung i.S. von „auch“ in Betracht. In der gebotenen Zusammenschau mit der weder in der deutschen noch in der englischen Sprache als Begriff nachweisbaren Silbe „yoo“ drängt sich ein solches Verständnis aber nicht auf. Ebenso hat der Verkehr keine Veranlassung, die Anfangssilbe „too“ des Begriffs „tooyoo“ als englische Präposition „to“ i.S.v. „für“ zu interpretieren. Dazu müsste der Verkehr – neben der durch die einheitliche Schreibweise nicht nahegelegten – Aufspaltung des Gesamtbegriffs „tooyoo“ die Silbe „too“ um ein „o“ verkürzen. Dazu hat er jedoch keine Veranlassung, zumal eine entsprechend veränderte Schreibweise von „to“ als „too“ in der Werbung nicht gebräuchlich ist. Zutreffend weist die IR-Markeninhaberin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Markenstelle keine Belege übersandt hat, aus denen sich etwas anderes ergibt. bb. Das gilt auch im Hinblick auf die Silbe „yoo“, die im angegriffenen Beschluss mit dem englischen Wort „you“ (= du/ihr/euch) gleichgesetzt wird. Soweit es vor dem maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 6. Februar 2020 z.B. auf Facebook hieß: konnte der Verkehr hier den Begriff „YOO“ (neben einem Vor- oder Nachnamen) - 11 - durchaus i.S.v. „YOU“ verstehen – allerdings nur im Rahmen des bekannten Glückwunschs und in der konkreten Schreibweise „to YOO“, durch Leerzeichen getrennt, die in der schutzsuchenden Einwortmarke „tooyoo“ jedoch keine Entsprechung findet. c. Aufgrund der vorstehenden Überlegungen wird der inländische Verkehr die IR- Marke „tooyoo“ in erster Linie „toojoo“ mit zwei jeweils langgezogenen Doppel-O (wie in dem deutschen Wort „Zoo“) aussprechen. Eine Artikulation mit „tuju“ (lautmalerisch wie „to you“) entsprechend den englisch ausgesprochenen Begriffen „Google“ oder „Yahoo“ ist hingegen nicht naheliegend, weil ein Bezug des schutzsuchenden Zeichens zur englischen Sprache nicht ohne weiteres auf der Hand liegt. Vielmehr sieht der inländische Verkehr, dem die IR-Marke „tooyoo“ in Zusammenhang mit den registrierten Waren und Dienstleistungen begegnet, darin einen – deutsch ausgesprochenen – Fantasiebegriff. Damit ergibt sich ein Erkennen der englischen Wortfolge „to you“ auch nicht aus einer Aussprache i.S.v. „tuju“. d. Im Ergebnis liegt ein Verständnis des inländischen Verkehrs der IR-Marke „tooyoo“ i.S. der englischen Wortfolge „to you“ (für Dich/Sie/Euch) in der gewählten Schreibweise nicht auf der Hand, sondern ergibt sich allenfalls nach weiteren Überlegungen, zu denen der Verkehr jedoch nicht neigt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 241 m.w.N). Ausgehend hiervon liegt – entgegen den Ausführungen der Markenstelle - ein Verständnis dahingehend fern, dass die registrierten Waren und Dienstleistungen konkret auf die Bedürfnisse der Abnehmer angepasst seien und damit über eine besondere Qualität oder Beschaffenheit verfügen. Insofern spielt es auch keine Rolle, dass zahlreiche Waren und Dienstleistungen (z.B. „Software; Hardware; Werbung; Rechtsberatung“) – anders als die IR-Markeninhaberin ausführt – durchaus gemäß individuellen Anforderungen hergestellt, angepasst oder erbracht werden können. - 12 - 3. Im Ergebnis kann der schutzsuchenden IR-Marke „tooyoo“ in der konkreten Schreibweise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen somit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden. 4. Einer Schutzgewährung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da „tooyoo“ aus den genannten Gründen keine sich sofort und ohne weiteres erschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung hat. 5. Der Beschwerde ist daher stattzugeben. Meiser Weitzel Hammer