35 W (pat) 3/22

ECLI:DE:BPatG:2024:080224B35Wpat3.22.0 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 3/22 ________________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 20 2019 105 816.1 (hier: Kostenbeschwerde) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2022 aufgehoben. 2. Die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsteller auferlegt. G r ü n d e I. Das Gebrauchsmuster 20 2019 105 816.1 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Teillöschungsantrag aufgrund Nichtwiderspruchs bzw. Zustimmung der Löschungs- antragsgegnerin im beantragten Umfang gelöscht worden. Die Verfahrensbeteilig- ten streiten über die Kosten des Löschungsverfahrens. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2019 105 816 mit der Bezeichnung „Staubsaugerbeutel und Staubsauger“, das am 5. November 2019 - 3 - mit einem Hauptanspruch und 14 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Neben dem Streitge- brauchsmuster hatte die Antragsgegnerin die parallele, inhaltsgleiche Patentanmel- dung 10 2019 103 908 eingereicht und dort einen Rechercheantrag gestellt. Gemäß dem dort am 17. Januar 2020 erstellten Recherchebericht wurden von der Prüfungs- stelle zwei Entgegenhaltungen der Kategorie „X“ ermittelt, wodurch also auch Teile des Streitgebrauchsmusters möglicherweise neuheitsschädlich vorweggenommen worden sein konnten. Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 13. April 2021 unter Fristsetzung zum 13. Mai 2021 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzich- ten. Zur Begründung war (gemäß einem dort beigefügten, früheren Schreiben vom 17. Februar 2021, welches der Antragsgegnerin nicht zugestellt worden war,) ledig- lich ausgeführt: „Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzansprüche, deren Gegen- stände nicht schutzfähig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ih- rem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum parallelen Verfah- ren DE 10 2019 103 908 sowie dem dort genannten Stand der Technik bereits bekannt“. Weitergehende Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum An- meldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fan- den sich in dem genannten Schreiben nicht. Mit Schreiben vom 23. April 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Mar- kenamt (DPMA) am 27. April 2021, reichte die Antragsgegnerin neue Schutzansprü- che 1 bis 13 zu den Akten und erklärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche 1 bis 13 geltend mache. In den neuen Ansprüchen wurden die Merkmale - 4 - des bisherigen Anspruchs 1 mit den Merkmalen der bisherigen, abhängigen An- sprüchen 2 und 9 zum neuen Anspruch 1 kombiniert. Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 28. April 2021 im Register vermerkt. Mit Schreiben vom 5. Juni 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, bean- tragte der Antragsteller die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters, näm- lich im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15. Zur Be- gründung führte er aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig sei. Im Übrigen verwies der Antragsteller auf den Recherchebericht des DPMA, der zur parallelen Patentanmeldung 10 2019 103 908 ergangen war, und den dort zi- tierten Stand der Technik. Der Teillöschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 16. Juni 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 24. Juni 2021, eingegangen beim DPMA am 26. Juni 2021, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Teillöschungsan- trag zugestimmt werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Der Antragsteller beantragte, der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Mit Beschluss vom 26. Januar 2022 legte die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auf. Sie stützte diese Kostenentscheidung auf §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO. Die Antragsgegnerin sei im Löschungsverfahren vollum- fänglich unterlegen. Die Zustimmung der Antragsgegnerin in die Teillöschung sei kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO, da der Antragsteller durch das Verhalten der Antragsgegnerin zur Stellung des Löschungsantrages veranlasst wor- den sei. Die Antragsgegnerin habe auf die Aufforderungsschreiben des Antragstel- lers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 nicht auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet, sondern beim DPMA eine beschränkte Anspruchsfassung nebst schuld- rechtlicher Verzichtserklärung zu den Akten gereicht. Die Einreichung neuer Schutz- ansprüche nebst schuldrechtlicher Verzichtserklärung sei jedoch kein Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster und könne keine materielle Veränderung des Streitge- - 5 - brauchsmusters bewirken. Der Antragsteller müsse sich nicht auf die schuldrecht- lich beschränkte Anspruchsfassung einlassen, weil die Änderung des Streitge- brauchsmusters durch Verzicht und Löschung ein größeres Maß an Rechtssicher- heit gewährleiste. Weiterhin habe die Antragsgegnerin den Antragsteller nicht ge- fragt, ob er bereit sei, sich mit der beschränkten Anspruchsfassung zu begnügen. Der Antragsteller habe aufgrund des Verhaltens der Antragsgegnerin nicht davon ausgehen können, dass er das Ziel seiner Rechtsverfolgung auch ohne den Lö- schungsantrag erreichen werde. Entgegen des Vortrags der Antragsgegnerin sei auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Antragstellers zu erkennen. Zum einen sei für die Stellung eines Löschungsantrages grundsätzlich kein eigenes rechtliches Interesse an der Löschung des Streitgebrauchsmusters erforderlich. Zum anderen falle bei einem ungeprüften Schutzrecht das Risiko eines Löschungs- verfahrens ohne Weiteres in die Sphäre des Rechtsinhabers. Die Schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 erfüllten auch alle Voraussetzungen, die an eine Löschungs- bzw. Verzichtsaufforderung zu stellen seien. Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 24. Februar 2022 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrich- tet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-Lö- schungsverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Anders als das Patent- gesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine Neufassung sei jedoch wegen des fehlenden Beschränkungsverfahrens nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintra- gung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Ge- brauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das - 6 - Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft nur noch auf die neuen An- sprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren sei die Verzichtserklärung als bindender vorwegge- nommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 23. April 2021 abgegeben. Die eingeschränkten Schutzansprüche seien weder nach Auffas- sung der Gebrauchsmusterabteilung noch nach Auffassung des Antragstellers in- haltlich zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung habe zudem nicht darle- gen können, aus welchem Umstand das höhere Maß an Rechtssicherheit nach der Teillöschung des Streitgebrauchsmusters resultieren solle. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Lö- schungsantrag zu stellen. Dem Antragsteller komme vor diesem Hintergrund für die Stellung des Löschungsantrags kein Rechtsschutzbedürfnis zu. Weiterhin werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Löschungsverfahren zu beschränken, so dass er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden Löschungsantrages ausgesetzt sei. Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Löschungsantrages rechts- missbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitge- brauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsin- teresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren betrieben habe, denen stets eine inhaltlich nicht begründete Verzichtsaufforderung vorausgegangen sei. - 7 - Die Antragsgegnerin hat beantragt, den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 26. Januar 2022 aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen. Der Antragsteller hat beantragt, die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabtei- lung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Ja- nuar 2022 zurückzuweisen. Der Antragsteller ist der Ansicht, dass eine Anwendung von § 93 ZPO schon des- wegen nicht in Betracht komme, weil die Antragsgegnerin vor dem Eingang des Löschungsantrages zur Vermeidung von Kosten gegenüber dem DPMA hätte er- klären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15 verzichte. Damit hätte die Antragsgegnerin ein Löschungsverfahren vermeiden können. Der Schutzumfang aller nachgereichten Schutzansprüche sei im Schutzumfang des ein- getragenen Schutzansprüche 9 enthalten. Eine mit der Entscheidung „Scherbeneis“ vergleichbare Interessenlage liege deswegen gar nicht vor. Statt ohne Rechtsnach- teile auf die Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15 zu verzichten, habe sich die Antragsgegnerin widersprüchlich verhalten, indem sie einerseits zum gewohnheits- rechtlich anerkannten Konstrukt des Nachreichens von Schutzansprüchen gegriffen und andererseits an den nicht benötigten, breiteren Schutzansprüchen festgehalten habe. Da das nachträgliche Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen eine Ergänzung und kein Ersatz des Teilverzichts sei, hätten die nachgereichten Schutzansprüche für die Kostenentscheidung im Löschungsverfahren keine Rele- vanz. Im Übrigen habe die Antragsgegnerin mit ihrem Verhalten auch deswegen Anlass gegeben, den Löschungsantrag zu stellen, weil der lediglich schuldrechtlich - 8 - bindende Verzicht auf einen Widerspruch in einem zukünftigen Löschungsverfah- ren, nicht dem fristgemäßen materiellen Rechtsverzicht entspreche. Ein rechtsmiss- bräuchliches Verhalten seitens des Antragstellers liege nicht vor. Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Ak- teninhalt verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat in der Sache Erfolg. Der Antragsteller ist zwar mit seinem Teillöschungsantrag vom 5. Juni 2021 vollumfänglich durchgedrungen. Die Antragsgegnerin hat jedoch den Anspruch des Antragstellers im Löschungsverfahren sofort anerkannt und auch kei- nen Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben, so dass die Kosten des Löschungsverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen sind, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 Ge- brMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Die Frage, ob der Antrag- steller sich bei der Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten hat, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. 1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentschei- dung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristi- schen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Löschungsantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentschei- dung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Lö- schungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Beset- zung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend. - 9 - 2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lö- schungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrecht- lichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, wie sich aus §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO ergibt. Hierbei kommt es darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Löschungsverfahren übriggeblieben ist. Die Löschung bzw. die Teillöschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters bedeuten nicht nur, dass eine Anspruchsfassung ganz oder teilweise aus dem Register gestrichen wird, sondern bedeutet vor allem inhaltlich, dass der Gegenstand der eingetragenen Schutzansprüche ganz oder teil- weise keine Wirkung mehr hat und keine Unterlassungs- und Schadensersatzan- sprüche mehr zu begründen vermag. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwi- schen den Beteiligten verteiltem Kostenrisiko aus, wobei über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet wird. 3. Abweichend von der Verteilung der Kosten nach dem Unterliegensprinzip ist auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren die Anwendung von § 93 ZPO all- gemein anerkannt (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - „Tischgrill“; Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 57). Voraussetzung ist neben dem sofortigen Anerkenntnis die Feststellung, dass der Antragsgegner nicht durch sein Verhalten Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages gegeben hat. Vorliegend hat die Antragsgegnerin dem Teillöschungsantrag nach dessen Zustel- lung zugestimmt, ohne sich gegen diesen zu verteidigen oder Einwände zu erhe- ben. Die Antragsgegnerin hat den beschwerdegegenständlichen Teillöschungsan- trag damit im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Sie hat zudem keinen Anlass zur Stellung des Teillöschungsantrages gegeben. 3.1. Zwar kann die Anwendung des § 93 ZPO in Gebrauchsmuster-Löschungsver- fahren im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnis- sen führen, wenn sich ein Löschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Ge- brauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des - 10 - Löschungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nach- reicht, verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche geltend zu machen, der Lö- schungsantrag sich gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - „Tischgrill“; BPatG vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18, z. B. GRUR-Prax 2021, 26; amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 - „Grill und Holzkohlekammer“) und der Löschungsantragsteller eine über den Ge- genstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche hinausgehende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchs- musters verfolgt (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92). Denn die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentli- chen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheits- akt substantiell verändert werden kann, so dass der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“). Andererseits bewirkt die Erklärung des Gebrauchs- musterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster geltend zu machen eine an die Allgemeinheit gerichtete Selbstbeschränkung des Inhabers auf die nachgereichten Schutzansprüche (BGH, a.a.O.), so dass der Gebrauchsmusterinhaber zulässigerweise das Streitge- brauchsmuster nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzan- sprüche verteidigen und er auch nur in diesem Umfang dem Löschungsantrag in zulässiger Weise widersprechen kann. Ob in solchen Fällen die Kostenentscheidung nach dem Unterliegensprinzip oder nach § 93 ZPO zu treffen ist, ist aber eine Frage, die von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt und bei welcher gemäß §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG Billigkeitserwägungen einzubeziehen sind. Im vorliegenden Fall ist eine Auferlegung der Kosten des Löschungsverfahrens auf den Antragsteller nach § 93 ZPO angezeigt, während eine anderweitige Kostenent- scheidung unbillig wäre. - 11 - 3.2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung genügen bereits die Schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 nicht den Anforderungen, die an ein einen späteren Löschungsantrag veranlassendes Auffor- derungsschreiben zu stellen sind. Für die Beurteilung der Frage, ob der Antragsgegner dem Antragsteller Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben hat, kommt es maßgeblich auf alle Um- stände des Einzelfalls an. Eine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn ge- genüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne den Löschungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - „Filteranordnung“; Busse/Keuken- schrijver, a.a.O.; Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.) Im Gebrauchsmuster- Löschungsverfahren wird in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich sein. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen - wie hier - dem Löschungsantrag weder eine Abmahnung durch den Gebrauchsmusterinhaber noch ein sonstiger Rechtsstreit wegen einer vorgeb- lichen Rechtsverletzung vorausgegangen sind. Soweit der Gebrauchsmusterinha- ber der Löschungsaufforderung mit einer „Scherbeneis“-Erklärung nachkommt, wird in einem nachfolgenden Löschungsverfahren eine Auferlegung von Kosten auf den Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff. ZPO in der Regel nur dann in Betracht kommen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber nicht klar und eindeutig erklärt, dass er das Gebrauchsmuster für die Vergangenheit und die Zukunft nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche geltend mache oder das angegriffene Gebrauchsmuster auf den Löschungsantrag über die „Scherbeneis“-Erklärung hinausgehend gelöscht wird. Insoweit kommt im vorliegend zu entscheidenden Fall den Aufforderungs- schreiben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 sowie dem darauf folgenden Verhalten der Antragsgegnerin maßgebliche Bedeutung zu. - 12 - In diesem Zusammenhang hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festge- stellt, dass der Antragsteller die Antragsgegnerin vor der Stellung des Teillö- schungsantrages mit Schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 unter Fristsetzung aufgefordert hatte, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Ob dem Schreiben auch hinreichend eindeutig zu entnehmen war, dass der Antragstel- ler das Löschungsbegehren weiterverfolgt werde, falls die Antragsgegnerin am Streitgebrauchsmuster festhalten sollte, muss hier bereits bezweifelt werden, kann hier aber als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn die Schrei- ben des Antragstellers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021, das die Ge- brauchsmusterabteilung ohne nähere Begründung als ausreichend angesehen hat, genügte jedenfalls nicht den inhaltlichen Anforderungen, die an ein Aufforderungs- schreiben im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu stellen sind. Vorliegend ist von Bedeutung, dass eine ernsthafte Aufforderung des späteren An- tragstellers zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu des- sen Löschung auch mit nachprüfbaren Fakten versehen sein muss, auf die sich das Begehren stützt. Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig er- scheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpa- ckung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. Septem- ber 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Be- schluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Ben- kard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 100 f. - m. w. N.). Nur dann ist es im Falle eines drohenden Angriffs Sache des Inhabers, sich selbst über die Schutzfähigkeit des Gegenstandes seines Gebrauchsmusters zu vergewissern. - 13 - Vorliegend sind die Mindestvoraussetzungen, die an ein ernsthaftes Anforderungs- schreiben zu stellen sind, nicht erfüllt, da das Schreiben gar keine inhaltliche Be- gründung erkennen lässt. Das verfahrensgegenständliche Aufforderungsschreiben war gänzlich unsubstantiiert. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechts- auffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf den Recherchebericht vom 17. Januar 2020 verwiesen, der zum parallelen Verfah- ren 10 2019 103 908 ergangen war, sowie auf den dort genannten Stand der Tech- nik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbe- sondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmus- ters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen der Löschungsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen (...) bereits bekannt (ist)“. Auf die unsubstantiierten Aufforderungsschreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 musste sich die Antragsgegnerin nicht einlassen. Insbesondere gab es - entgegen der Auffassung des Antragstellers - für die Antragsgegnerin noch keinen Anlass, von sich aus sich Gedanken über eine angebliche, vollständige Lö- schungsreife des Streitgebrauchsmusters zu machen. Mangels nachvollziehbarer Begründung war der Antragsgegnerin eine inhaltliche Befassung mit dem Lö- schungsbegehren unmöglich. Umgekehrt durfte der Antragsteller nicht davon aus- gehen, dass er allein aufgrund eines ungenügenden Aufforderungsschreibens sein Löschungsinteresse ohne die Stellung eines Löschungsantrages werde durchset- zen können. Die Relevanz einer einlassungsfähigen inhaltlichen Befassung mit der Schutzfähigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters verdeutlicht vorliegend be- reits der Umstand, dass das Streitgebrauchsmuster gegenwärtig noch in Kraft steht, während der Antragsteller in den Aufforderungsschreiben von der Antragsgegnerin verlangt hatte, auf das Streitgebrauchsmuster insgesamt und vollumfänglich zu ver- zichten. - 14 - Das Erfordernis einer einlassungsfähigen vorgerichtlichen Aufforderung, in einer bestimmten Art und Weise rechtsverbindlich zu handeln, um eine Kostenregelung nach § 93 ZPO zu vermeiden, ist in anderen Rechtsgebieten auch gesetzlich ver- ankert. Bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen, die gleichfalls kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers voraussetzen, sondern lediglich ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, bleibt ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO möglich, wenn eine Abmahnung (sofern diese nicht ausnahms- weise verzichtbar ist), den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Nr. 4 UWG nicht ge- nügt. Danach muss die Abmahnung die betreffende Rechtsverletzung unter Angabe der tatsächlichen Umstände klar und verständlich angeben. Nach einer lediglich pauschal formulierten oder sachlich nicht nachvollziehbar begründeten Abmahnung bleibt damit dem Beklagten im Wettbewerbsprozess die Möglichkeit, die (substanti- ierte) Klage sofort anzuerkennen. 3.3. Aber selbst dann, wenn man davon ausginge, die Schreiben des Antragstel- lers vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 stellten den Anforderungen entspre- chende Aufforderungsschreiben dar, war eine Veranlassung i.S.v. § 93 ZPO im vor- liegenden Fall auch deshalb nicht gegeben, weil die Antragsgegnerin dem Verlan- gen des Antragstellers durch Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzan- sprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekom- men war. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise wirk- sam entgegentreten zu können, wird grundsätzlich bejaht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 69 ff. - „Tischgrill“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m.w.N.). Das beschwerdegegenständliche Verfahren unterscheidet sich im Übrigen von der Fallkonstellation des Senatsbeschlusses vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18 (amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 – „Grill und Holzkohle- kammer“), mit der sich der erkennende Senat eher zurückhaltend zur Anwendbar- keit des § 93 ZPO geäußert hat, in dreierlei Hinsicht: - Die Antragsgegnerin hat dem hier streitgegenständlichen Teillöschungsantrag vorbehaltlos zugestimmt. - 15 - - Der Antragsgegnerin war es bereits im Vorfeld des Teillöschungsantrags ge- lungen, sich auf eine zulässige, den späteren Löschungsangriff vorwegneh- mende Fassung des Streitgebrauchsmusters schuldrechtlich zu beschränken. - Dem Antragsteller waren diese neuen Schutzansprüche bekannt, zumindest mit einer Einsicht in die elektronische Gebrauchsmusterakte beim DPMA ohne weiteres ersichtlich. Im Einzelnen: Vorliegend war - entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung - die An- tragsgegnerin der Löschungsaufforderung mit einer sachgemäßen „Scherbeneis“- Erklärung vorbehaltlos nachgekommen. Der Antragsteller hat seinen späteren Teil- löschungsantrag gegen die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 8 und 10 bis 15 des Streitgebrauchsmusters gerichtet, obwohl die Antragsgegnerin seiner Aufforde- rung aus den Schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 in angemessener Weise nachgekommen war. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin in einem neuen Schutzanspruch 1 (Hauptanspruch betreffend einen „Staubsaugerbeutel“) die Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2 und 9 kombiniert hatte, be- deutete eine massive, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzumfangs. Diese Einschränkung ging auch deshalb deutlich über das spätere Löschungsbegehren des Antragstellers hinaus, weil auch der neue, einen „Staubsauger“ betreffende An- spruch 9 (und dessen Unteransprüche) einen Rückbezug auf den neuen Schutzan- spruch 1 hatten. Die nachgereichten Schutzansprüche waren zweifelsfrei zulässig, und die zu diesen abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig klar sowie offen- sichtlich wirksam. Weshalb sich der Antragsteller nichtsdestoweniger durch die nachgereichten Schutzansprüche zur Stellung des Löschungsantrags „geradezu provoziert“ gefühlt hatte (Schriftsatz vom 10. Juli 2022, dort Seite 4), bleibt auch insofern unerfindlich, als er von der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungs- schreiben vom 17. Februar 2021 und 13. April 2021 lediglich einen Verzicht auf das - 16 - Streitgebrauchsmuster gefordert hatte, der bekanntermaßen lediglich „ex nunc“ ge- wirkt hätte. Die „Scherbeneis“-Erklärung bedeutet dagegen einen „vorweggenom- men Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“). Sie ist also eine vorweggenommene prozessuale Erklärung, die ebenfalls unwider- ruflich ist und im Falle eines Löschungsantrags mit Ablauf der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist zwingend zur entsprechenden Teillöschung des Streitgebrauchsmusters „ex tunc“ führt, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 Ge- brMG folgt. 3.4. Nach alledem ist die Antragsgegnerin, deren „Scherbeneis-Erklärung“ vom Umfang her noch über das Begehren hinausging, was der Antragsteller mit seinem Löschungsantrag verfolgt hat, und die dem Antrag des Antragstellers innerhalb der Widerspruchsfrist zugestimmt hat, billigerweise nach § 93 ZPO von den Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens freizustellen, da sie durch ihr Verhalten dem Antragsteller zur Stellung des konkreten Löschungsantrags keinen Anlass gegeben und sie auf diese Weise den Löschungsanspruch des Antragstellers sofort aner- kannt hat. 4. Das Vorbringen der Antragsgegnerin, dass der Antragsteller sich aufgrund der in großer Zahl verschickten und inhaltlich nicht begründeten Verzichtsaufforderun- gen und anschließender Löschungsanträge rechtsmissbräuchlich verhalten habe, kann hiernach als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. 5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 4 ZPO die Durchfüh- rung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt er- schien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. - 17 - 6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 18 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen. Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch