35 W (pat) 8/18

ECLI:DE:BPatG:2019:081019B35Wpat8.18.0 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 8/18 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend … (hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge- richts am 8. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch beschlossen: 1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Kostenfest- setzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 8. März 2018 aufgeho- ben. Die der Antragstellerin vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten werden auf 2.987,60 € (in Worten: zweitausendneunhundertsiebenundachtzig 60/100 Euro) festgesetzt. Der festgesetzte Betrag ist ab dem 26. Oktober 2017 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 2. Die weitergehende Beschwerde des Antragsgegners wird zu- rückgewiesen. 3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben der An- tragsgegner 5/7 und die Antragstellerin 2/7 zu tragen. - 3 - G r ü n d e I. Der Antragsgegner und Beschwerdeführer war Inhaber des am 17. Dezember 2009 eingetragen … (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „… …“. Der Gegenstand nach Hauptanspruch des Streitgebrauchsmusters war ein Filtersystem, insbesondere zur Kopplung an Feinstaub emittierende Biomasse- oder Feststofffeuerungsanlagen. Ein Nebenanspruch betraf eine feinstaubemittie- rende Feuerungsanlage zur Erzeugung von Energie mit einem entsprechenden Filtersystem. Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hatte am 22. August 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt und im Rahmen dieses Antrags den Gegen- standswert mit vorläufig geschätzten 500.000 € angegeben. Der Antragsgegner hat am 12. Oktober 2012 gegen den Löschungsantrag Widerspruch eingelegt. Am 13. November 2015 hat er den Widerspruch zurückgenommen, ohne dass es zu- vor zu einer mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA gekommen war. Die Gebrauchsmusterabteilung hat sodann mit einer iso- lierten Kostengrundentscheidung vom 20. September 2017, die am 26. Okto- ber 2017 bestandskräftig geworden ist, dem Antragsgegner die Kosten des Ver- fahrens auferlegt. Die Antragstellerin hat daraufhin ihren bereits am 25. November 2015 beim DPMA eingegangenen Antrag auf Kostenfestsetzung - wie folgt - wie- derholt: - 4 - Gebührentatbestand VV RVG Nr. Satz Betrag § 13 RVG Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 500.000 € Kosten des Patentanwalts 1.) Geschäftsgebühr 2300 1,3 4.176,90 € 2.) Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 7002 20,00 € Weitere Kosten der Antragstellerin 3.) Amtliche Löschungsantragsgebühr 300,00 € Summe: 4.496,90 € ========= Die Antragstellerin hat zusätzlich beantragt, den in Höhe von 4.496,90 € festzu- setzenden Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Pro- zentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat hierauf mit Kostenfestsetzungsbe- schluss vom 8. März 2018 die Kosten, die vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstatten sind, in Höhe von 4.214,80 € festgesetzt und die Verzinsung dieses Betrages ab dem 26. Oktober 2017, also nicht ab Antragstellung, sondern ab Be- standskraft der isolierten Kostengrundentscheidung, ausgesprochen. Der in Höhe von 282,10 € nicht festgesetzte Differenzbetrag ergibt sich daraus, dass die Ge- brauchsmusterabteilung mit Rücksicht auf den im Jahr 2012 gestellten Lö- schungsantrag die ältere, bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle des RVG zugrunde gelegt hat. - 5 - Der Antragsgegner hat am 16. März 2018 gegen den Kostenfestsetzungsbe- schluss, der ihm am 10. März 2018 zugestellt worden war, Beschwerde beim DPMA eingelegt und die entsprechende Beschwerdegebühr entrichtet. Er bemän- gelt, dass der bei der Kostenfestsetzung zugrunde gelegte Gegenstandswert mit 500.000 € zu hoch bemessen worden sei. Der Antragsgegner räumt ein, dass er Nutzungsrechte am Streitgebrauchsmuster an Dritte abgetreten habe. Er gehe davon aus, dass auch die Antragstellerin den Gegenstand des Streitgebrauchs- musters genutzt habe. Zur tatsächlichen Höhe des Gegenstandswertes könnte er aber keinen Vortrag liefern, da die Antragstellerin ihm gegenüber jegliche Auskunft zum Nutzungsumfang verweigert habe. Der Antragsgegner beantragt (sinngemäß), den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2018 aufzu- heben und den Betrag, den er der Antragstellerin zu erstatten hat, unter Berücksichtigung eines Gegenstandswertes von weniger als 500.000 € festzusetzen. Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie trägt vor, bei dem in Höhe von 500.000 € zugrunde gelegten Gegenstandswert müsse es sein Bewenden haben, da dieser Wert angemessen sei. Der Antrags- gegner habe vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters so- wohl von ihm selbst als auch von Dritten genutzt worden sei. Zu Recht habe der Antragsgegner darauf hingewiesen, dass auch die Antragstellerin den Gegenstand genutzt habe. Zur berücksichtigen sei ferner, dass im Löschungsverfahren auch das Interesse der Allgemeinheit an der Nutzung des Gebrauchsmustergegenstan- des miteinbezogen werde müsse. Hieraus ergebe sich, dass der Gegenstand des - 6 - vorliegenden Streitgebrauchsmusters von ganz erheblichem Wert gewesen sei. Im Übrigen sei die nachträgliche Beanstandung des Gegenstandswertes mit der Be- schwerde verspätet; der Antragsgegner hätte seine Einwendungen bis zur Fest- setzung des Gegenstandswertes geltend machen müssen. Außerdem sei die vor- genommene Bestimmung des Gegenstandswertes integraler Bestandteil der Kos- tenfestsetzungsentscheidung und damit nicht selbständig mit der Beschwerde an- fechtbar. Der Beschwerdeweg sei nach § 68 GKG nicht eröffnet, da es hierzu ei- ner ausdrücklichen Verweisung in § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG bedurft hätte. Die Regelung des § 63 Abs. 3 GKG sehe ferner vor, dass eine Änderung des Streit- wertes nur innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Hauptsacheent- scheidung bzw. nach einer anderweitigen Erledigung des Verfahrens zulässig sei. Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den In- halt der Akten Bezug genommen. II. 1. Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig. Die Antragstellerin geht sowohl fehl, indem sie meint, es handele sich hier um eine Beschwerde im Sinne von § 68 GKG, die sich gegen die Festsetzung eines Streitwertes richte, als auch, indem sie die Auffassung vertritt, dass hier die Aus- schlussfrist des § 63 Abs. 3 GKG zu beachten sei. Die Antragstellerin verkennt, dass das GKG für die Bestimmung des Gegenstandswertes im gebrauchsmuster- rechtlichen Löschungsverfahren nicht maßgebend ist. Denn dieser ist ausschließ- lich für die Bestimmung der Anwaltsgebühren relevant. Die Bestimmung dieses Gegenstandswertes wird ausschließlich durch die §§ 23, 33 RVG geregelt. Die Rechtsvorschriften des GKG und ggf. auch solche des PatkostG (vgl. dort etwa § 2 Abs. 2), nach denen sich die Streitwertfestsetzung bemisst, sind mangels Re- - 7 - gelungslücke auf das vorliegende Festsetzungsverfahren weder unmittelbar noch analog anwendbar. Die vorliegende Beschwerde richtet sich zudem ausdrücklich gegen einen Kosten- festsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA. Diese Be- schwerde ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG statthaft. Der Antragsgegner hat im vorliegenden Fall die Beschwerde fristgerecht innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG eingereicht und auch fristwahrend die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin verfolgt der Antragsgegner mit seiner Beschwerde auch ein zulässiges Ziel, indem er sein Begehren eindeutig darauf gerichtet hat, eine Neufestsetzung der der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines niedrigeren Gegenstandswertes zu erreichen. Im Gebrauchs- musterlöschungsverfahren vor dem DPMA besteht die Besonderheit, dass es sich beim DPMA um kein Gericht handelt und dort weder Partei noch Anwalt verlangen können, dass im Wege eines gesonderten Beschlusses nach § 33 RVG eine ver- bindliche Wertfestsetzung für die Anwaltsvergütung ausgesprochen wird (vgl. Ge- rold/Schmidt/ Mayer, RVG, 24. Aufl., § 33 Rn. 20). Statt dessen wird im Ge- brauchsmusterlöschungsverfahren der Gegenstandswert im Kostenfeststellungs- beschluss inzident als Bemessungsfaktor der erstattungsfähigen, anwaltlichen Vergütung bestimmt (BPatGE 51, 55, 58 ff.; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 112). Hieraus folgt, dass der zugrunde gelegte Gegenstandswert nur zu- sammen mit dem Kostenfestsetzungsbeschlusses in Bestandskraft erwachsen kann und ein Angriff, der sich gegen die Höhe des Gegenstandswertes richtet, auch noch im Kostenfestsetzungsbeschwerdeverfahren möglich ist. - 8 - 2. In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg. a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG in Ansatz gebracht werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.). Es wurde oben bereits dargelegt, dass es sich bei einem Gebrauchsmus- terlöschungsverfahren um kein gerichtliches Verfahren handelt. Die Löschungs- verfahren vor den Abteilungen des DPMA tragen zwar Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legostein“ und BlPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich handelt es sich bei diesen aber um Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, weshalb hier der Gebührentatbe- stand Nr. 2300 VV RVG einschlägig ist. b) Die Beschwerde des Antragsgegners hat insoweit Erfolg, als die Gebrauchs- musterabteilung des DPMA den Gegenstandswert auf einen höheren Betrag als 250.000 € geschätzt hat. Für eine Herabsetzung dieses Betrages in noch größe- rem Umfang gibt der Vortrag des Antragsgegners allerdings keine Veranlassung. aa) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchs- musterlöschungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 114). Der Gegenstandswert ist hier- nach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., Rn. 59 zu § 17 GebrMG i. V. m. Rn. 68 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Inte- resse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchs- muster - seine Rechtsbeständigkeit unterstellt - entfaltet hätte (vgl. Eisenrauch in: Fitzner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 35; BPatGE 26, 208, - 9 - 218). Somit ist es für die vorliegend zu treffende Wertbestimmung ohne Bedeu- tung, dass das Streitgebrauchsmuster - so wie es der zur Hauptsache ergangene Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Dezember 2013 nahe- gelegt hatte - mit großer Wahrscheinlichkeit löschungsreif und daher ein Schein- recht war (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116). Derjenige, der die Festlegung eines bestimmten Gegenstandswertes anstrebt, muss tatsächliche Anhaltspunkte und ihre rechtliche Relevanz für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. Büh- ring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 117). Vorliegend findet der von der An- tragstellerin in geschätzter Höhe von 500.000 € vorgeschlagene Gegenstandswert in ihren Ausführungen keine ausreichende Stütze. Die Antragstellerin hat zwar vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmuster im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei - was unstreitig ist -, sie hat jedoch keine aussage- kräftigen Tatsachen vorgetragen (z.B. Umsatzzahlen, Verkaufspreise, Stückzahlen oder ggf. auch Angaben im Zusammenhang mit Verletzungsstreitigkeiten usw.), die eine Schätzung des Gegenstandswertes bis zur Höhe von 500.000 €, also bis zur Obergrenze, wie sie von § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG gezogen wird, zulassen. bb) Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Filtersystem gemäß Streitge- brauchsmuster um einen relativ einfachen, nur durch wenige Merkmale definierten Gegenstand gehandelt hat. Der Einsatz des beanspruchten Filtersystems war nicht nur auf Feinstaub emittierende Biomasse- oder Feststoffverbrennungsanla- gen begrenzt. Alleine aus den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungsbei- spielen durfte nicht auf ein engeres Verständnis der Schutzansprüche geschlos- sen werden, in denen eine solche Einschränkung nicht enthalten war (vgl. BGH GRUR 2007, 1059 ff. - „Zerfallszeitmessgerät“ und GRUR 2007, 309 ff. - „Schussfädentransport“). Nachdem aus einem bekannten Umsatz, der mit ei- nem geschützten Gegenstand erzielte wurde, der Gegenstandswert im Wege ei- ner Lizenzanalogie ermittelt werden kann (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118, 120), ist es auch in umgekehrter Weise möglich, von einem vorge- - 10 - gebenen Gegenstandswert auf die hiermit korrespondierenden Umsätze zu schließen. Hiernach bedeutet der von der Antragstellerin vorgeschlagene und von der Gebrauchsmusterabteilung bei der Kostenfestsetzung übernommene Wert von 500.000 €, dass mit Filtersystemen gemäß Streitgebrauchsmuster bei Annahme eines branchenüblichen Lizenzsatzes von z.B. moderarten 4 % über die Jahre ein Gesamtumsatz von annähernd 13 Millionen € hätte erzielbar sein müssen (vgl. 9,5 [hypothetische Schutzdauer in Jahren] x 1,315789 x 106€ [Umsatz pro Jahr] x 4 x 10-2 [Lizenzfaktor 4 %] = 9,5 x 4 x 1,315789 x 104 € = 500.000 €). Für einen derart hohen, die Obergrenze für Schätzungen nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG völlig ausschöpfenden Schätzwert bietet der Vortrag der Antragstellerin schon deshalb keine Anhaltspunkte, weil es hierzu auch konkreter Angaben zu z.B. Verkaufsprei- sen und Stückzahlen bedurft hätte. Der Senat ist stattdessen zur Überzeugung gelangt, dass der Gegenstandswert unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalles, einschließlich der Einsatzmöglichkeiten des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters als Filtersystem, insbesondere zur Feinstaubreduzie- rung, und in Anwendung von § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG allenfalls auf 250.000 € ge- schätzt werden kann, was immerhin einer Verdoppelung jenes Wertes entspricht, den der Senat bei benutzten Streitgebrauchsmustern üblicherweise ansetzt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 119). c) Die übrigen, im angegriffenen Beschluss vom 8. März 2018 angesetzten Kosten stehen nicht im Streit, so dass hierzu keine Ausführungen zu machen wa- ren. d) Bei der Berechnung der Kosten ist die Fassung des RVG nebst Gebührenta- belle (§ 13 RVG) zugrunde zu legen, die bei Mandatsübernahme durch den Ver- treter der Antragstellerin gültig war. Im angefochtenen Beschluss ist die Ge- brauchsmusterabteilung in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass der Lö- schungsantrag bereits im Jahr 2012 gestellt worden war und dementsprechend, die bis zum 31. Juli 2013 geltende Fassung heranzuziehen ist. - 11 - Danach errechnen sich die für das patentamtliche Löschungsverfahren entstande- nen Kosten, deren Erstattung der Antragsteller vom Antragsgegner verlangen kann, wie folgt: Gebührentatbestand VV RVG Nr. Satz Betrag § 13 RVG Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000 € Kosten des Patentanwalts 1.) Geschäftsgebühr 2300 1,3 2.667,60 € 2.) Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 7002 20,00 € Weitere Kosten der Antragstellerin 3.) Amtliche Löschungsantragsgebühr 300,00 € Summe: 2.987,60 € ========= Ergänzend war antragsgemäß wiederum auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, ab dem 26. Oktober 2017, also ab Be- standskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist. Der erkennende Senat hielt es weder für aussichtsreich noch in sonstiger Weise für notwendig, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. Auf eine mündliche Verhandlung hat der erkennende Senat ebenfalls verzichtet, da eine solche nicht erforderlich erschien (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 98). - 12 - III. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Büh- ring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., Rn. 129). Der Antragsgegner hat mit seiner Be- schwerde (ausgehend vom angefochtenen Beschluss) eine Reduzierung der von ihm zu erstattenden Kosten um einen Betrag in Höhe von 1.227,20 € erreicht. Dies entspricht in etwa einem Unterliegens- bzw. Obsiegensanteil von 5/7 zu 2/7. Dass die Billigkeit eine andere Quotelung rechtfertigen könnte, ist nicht ersichtlich. IV. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset- zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah- rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 13 - 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung er- gangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Metternich Bayer Eisenrauch prö