15 W (pat) 65/17

ECLI:DE:BPatG:2018:030918B15Wpat65.17.0 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 65/17 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2006 018 332 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Zimmerer und der Richter Hermann und Dr. Freudenreich - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde wird der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. I. Sachverhalt Der Anmelder reichte am 19. April 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur Fraktionierung von Blut oder daraus gewonnener Substanzen“ ein, die am 25. Oktober 2007 in Form der DE 10 2006 018 332 A1 veröffentlicht wurde. Mit in der Anhörung vom 8. März 2017 gefassten Beschluss wies die Prüfungs- stelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen mangelnder Ausführbarkeit des Anmeldungsgegenstands zurück. Dem Be- schluss zugrunde lagen die Ansprüche 1 bis 32, datiert 15. Februar 2012, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am 16. März 2012, sowie ein in der Anhörung überreichter Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Die Zurückweisung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Offenba- rung der Patentanmeldung nicht ausreichend sei, um dem mit der Entwicklung von Geräten zur Bluttrennung befassten und über entsprechendes medizinisches Wis- sen verfügenden Physiker, der als Fachmann zugrunde zu legen sei, die Ausführ- barkeit der Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich im Sinne des § 34 (4) PatG zu ermöglichen. Denn die zu fraktionierende Substanz werde einem - 3 - magnetischen Feld ausgesetzt, dessen Ausrichtung angegeben werde, nicht je- doch dessen Ausdehnung oder Feldstärke. Soweit im aufgefundenen Stand der Technik eine Fraktionierung von Zellen erfolge, seien diese mit magnetischen Teilchen versehen, die in der Beschreibung der Patentanmeldung nicht genannt, von Patentanspruch 1 aber mitumfasst seien. Das beanspruchte elektrische Feld diene nach der Beschreibung optional der Erzeugung eines Volumenstroms von Ladungsträgern in Richtung Entnahmeöffnung und nicht der Fraktionierung von Blut. Auch das mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag beanspruchte Verfahren sei nicht so weit beschränkt bzw. konkretisiert, dass es über den gesamten bean- spruchten Bereich ausführbar sei. Zudem bestünden Zweifel an der grundsätzli- chen Ausführbarkeit des Verfahrens, was in der Begründung ausgeführte Berech- nungen auf Basis der in der Anmeldung niedergelegten Angaben belegten. Im Prüfungsverfahren wurden die folgenden, seitens der Prüfungsstelle ermittelten oder seitens des Anmelders eingeführten Druckschriften berücksichtigt. Die Sach- und Rechtslage wurde mit dem Anmelder im Rahmen der Anhörung am 8. März 2017 erörtert. D1 US 5 968 820 A D2 www.wikipedia.de „Chromatographie". Version vom 1. April 2006 D3 www.wikipedia.de „Blutplasma". Version vom 17. März 2006 D4 FRITZE E. und DOERING P., Klinische Wochenschrift 30 (1952), 19- 22 D5 www.wikipedia.en „Platelet“. Version vom 9. April 2006 D6 www.wikipedia.en “Red Blood Cells”. Version vom 6. April 2006 D7 www.wikipedia.de "Leukozyt". Version vom 3. April 2006 D8 RUHENSTROTH-BAUER, G., Ber. 9. Tag. Dtsch. Ges. Bluttransf., Braunschweig 1960. Bibl. Haemat., vol. 12, pp. 5-19, (Karger, Basel/New York 1961) D9 ZERIAL, A., CLMS Vol. 28, 1972, S. 1435-1436 - 4 - D10 RENZ, H., Integrative Klinische Chemie u. Laboratoriumsmedizin, de Gruyter 2003, S. 258. – ISBN 3-11-017367-0 D11 www.wikipedia.de "Kreissegment". [Abgeruf. am 26. April 2011) D12 GERTHSEN KNESER VOGEL [Hrgs.], Physik, 13. Aufl., Springer, Berlin Heidelberg New York, 1977, S. 88-89 D13 PONISOVSKIY, M.R., Critical Reviews in Eukariotic Gene Expres- sion, 20 (4), 2010, S. 325-339 D14 PONISOVSKIY, M.R., Critical Reviews in Eukariotic Gene Expres- sion, 21 (3), 2011, S. 267-290 Gegen die Zurückweisung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 6. April 2017 Be- schwerde eingelegt und in der Beschwerdebegründung sinngemäß ausgeführt, die von der Prüfungsstelle angestellten Berechnungen hätten nur bei homogener Strömung Gültigkeit und führten bei Zugrundelegung vernünftiger Parameter zu sinnvollen Ergebnissen, wobei jedwede handelsübliche Magnete für das bean- spruchte Verfahren geeignet seien. Die Ausführbarkeit der Gegenstände sei daher anzuerkennen. Die Zulässigkeit, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit bei den beanspruchten Gegenständen nach Haupt- und Hilfsantrag seien von der Prüfungsstelle nicht bezweifelt worden. Der Anmelder hat weiter die Druckschrift D15 LOTTSPEICH F./HARALABOS Z. [Hrgs.], Bioanalytik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg Berlin, 1998, S. 217-222. – ISBN 3-8274-0041-4 (auch in Form der als 2. Aufl. 2008, S. 235- 241). in das Verfahren eingeführt und zwei zusätzliche Hilfsanträge (Hilfsanträge 2 und 3) eingereicht. - 5 - Der Anmelder stellt somit sinngemäß den Antrag, den Zurückweisungsbeschluss vom 8. März 2017 aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 32, datiert 15. Februar 2012, eingegangen beim Deutschen Pa- tent- und Markenamt am 16. März 2012, im Übrigen wie ursprüng- lich eingereicht, nach Hilfsantrag 1 auf Grundlage des Patentanspruchs 1, einge- gangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 8. März 2017, im Übrigen wie ursprünglich eingereicht, weiter nach den Hilfsanträgen 2 und 3 in der angegebenen Rei- henfolge auf Grundlage der mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2017 vorgelegten Patentansprüche 1 bis 30, im Üb- rigen wie ursprünglich eingereicht. Die für die Patenterteilung bestimmte Fassung der Patentansprüche nach Haupt- antrag lautet wie folgt: - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens des Anmelders, insbesondere wegen des Wortlauts der Hilfsanträge, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. G r ü n d e Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge- reicht worden (§ 73 PatG). Sie hat auch teilweise Erfolg. Denn die anmeldungs- - 12 - gemäße Lehre betreffend das beanspruchte Verfahren und eine Vorrichtung zur Fraktionierung von Blut oder daraus gewonnener Substanzen ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann, wie im angefochtenen Beschluss defi- niert, sie ausführen kann. 1. Die Patentansprüche 1 bis 32 in der auf den 15. Februar 2012 datierten und am 16. März 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen An- spruchsfassung nach Hauptantrag gehen in zulässiger Weise auf die Unterlagen vom Anmeldetag zurück (vgl. zu Patentanspruch 1 die ursprünglichen Patentan- sprüche 2, 30, 33 und 35 i. V. m. S. 8, Z. 7, S. 7 Z. 20-23 und Zeichnung, zu den Unteransprüchen 2 bis 13 die ursprünglichen Unteransprüche 3 bis 14, zu Pa- tentanspruch 14 den ursprünglichen Patentanspruch 15 i. V. m. den bereits dem Patentanspruch 1 hinzugefügten Merkmalen, zu den Unteransprüchen 15 bis 32 in der Reihenfolge die ursprünglichen Unteransprüche 17 bis 29, 31 bis 32, 34 und 36 bis 37), sodass bezüglich der Offenbarung keine Bedenken bestehen. 2. Der in dem angefochtenen Beschluss aufgeführte Zurückweisungsgrund man- gelnder Ausführbarkeit (§§ 34 Abs. 4, 45 Abs. 1, 48 PatG) hält einer Überprüfung nicht stand. Einer lückenlosen Ausführbarkeit über die beanspruchte Breite eines Stoff- und/oder eines Verwendungsanspruchs im Sinne eines lückenlosen Wirkungs- nachweises bedarf es ohnehin nicht. Vielmehr genügt ein zum Ziel führender Weg (vgl. BGH GRUR 2001, 813 – Taxol; BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Pep- tidase-Inhibitoren; BGH X ZR 88/13 v. 10. November 2015). Als Osmophorese oder als Kombination von Elektrophorese und Magnetophorese bezeichnete Verfahren zur Trennung von Blutbestandteilen sind ein lange bekannter Stand der Technik. Es wird insoweit gutachtlich auf die mittels einer kursorischen Recherche durch den Senat ermittelte Druckschrift - 13 - Sen1 DE 2 213 306 A verwiesen, wonach sich Blutbestandteile wie Thrombocyten und Erythrocyten im Durchflussverfahren durch elektrische Felder, denen magnetische Felder senk- recht überlagert sind, trennen lassen (vgl. Sen1: Patentansprüche 1, 3; Figur; S. 3 Abs. 1). Die beanspruchte Vorrichtung wird in ihrer technischen Ausgestaltung, vor allem bezüglich der zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens gemäß Patentan- spruch 1 erforderlichen konstruktiven Maßnahmen, sowohl in der Beschreibung als auch in den Patentansprüchen ausführlich erläutert (vgl. Patentanspruch 14 i. V. m. Patentanspruch 1), sodass ihre Herstellbarkeit gegeben ist. Fehlende Angaben in den Anmeldeunterlagen zur Qualität der Fraktionierung ste- hen der Ausführbarkeit des Anmeldungsgegenstands nicht entgegen. Denn Fra- gen der Ausbeute, der Reinheit und der Wirtschaftlichkeit sind für die patentrecht- liche Bewertung der Ausführbarkeit nicht in Betracht zu ziehen. Eine gewerbliche Anwendbarkeit der beanspruchten Gegenstände ist allein schon wegen der Herstellbarkeit einer solchen Vorrichtung und der prinzipiellen Durch- führbarkeit des beanspruchten Verfahrens in dieser Vorrichtung anzuerkennen. Dabei sind an die gewerbliche Anwendbarkeit keine hohen Anforderungen zu stellen, es genügt bereits die Möglichkeit der Herstellung oder Benutzung auf ir- gendeinem gewerblichen Gebiet (§ 5 PatG). 3. Aufgrund des kursorischen Rechercheergebnisses ist davon auszugehen, dass die dazu berufene Prüfungsstelle bei einer gründlichen Recherche für den Patentgegenstand weiteren relevanten Stand der Technik ermittelt. Dies gilt ins- besondere auch, da die Prüfungsstelle bezüglich der Patentfähigkeit des gelten- den Anspruches in der Fassung nach Hauptantrag und nach allen Hilfsanträgen bisher nicht recherchiert hat. Die insoweit von der Prüfungsstelle als Stand der - 14 - Technik für den Patentanspruch 1 vom Anmeldetag angeführte Druckschrift D1 weist ersichtlich wesentlich weniger Merkmale auf als der geltende Patentan- spruch 1. Die im Zurückweisungsbeschluss genannten weiteren Druckschriften D2 bis D7 wurden lediglich zur Ausführbarkeit recherchiert und herangezogen. Die Sache war gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da entgegen der Ansicht der Prü- fungsstelle keine die Zurückweisung der Anmeldung tragenden Mängel der An- meldung vorliegen. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Marken- amt kommt insbesondere dann in Betracht, wenn wie hier eine Sachprüfung erfor- derlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG, vgl. Busse PatG, 8. Aufl., § 79 Rdn. 79; Schulte PatG, 10. Auflage, § 79 Rdn. 20, 21). Im Übrigen kann der Senat nicht ausschließen, dass ein Stand der Technik exis- tiert, der einer Patenterteilung nach Hauptantrag oder Hilfsanträgen entgegenste- hen könnte. Zu dessen Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen, welche hierzu über geeignete Re- cherchemittel und Fachkenntnisse verfügen. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. - 15 - III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten – vorbe- haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwerde – das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Dr. Maksymiw Zimmerer Hermann Dr. Freundenreich Fi