ECLI:DE:BPatG:2018:180418B29Wpat16.14.0 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 16/14 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke … (hier: Löschungsverfahren … – Feststellungsanträge, Antrag auf Kostenaufhebung und Hilfsantrag auf Streitwertbegünstigung, Festsetzung des Gegenstandswerts) hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. April 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Lachenmayr- Nikolaou beschlossen: 1. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Feststellung der Nichtigkeit und hilfsweise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Beschlusses des 29. Senats vom 15. November 2017 werden zurückgewiesen. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke … mit ex tunc-Wirkung im Register zu erfassen. 2. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Kostenaufhebung und hilfsweise auf Streitwertbegünstigung werden verworfen. 3. Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 100.000 € fest- gesetzt. - 3 - G r ü n d e I. Mit Beschluss vom 15. November 2017 hat der erkennende Senat den Be- schluss der Markenabteilung 3.4 vom 14. November 2013 aufgehoben und die Löschung der Marke … wegen bösgläubiger Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet; dem Markeninhaber wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der am 15. November 2017 verkündete gerichtliche Be- schluss wurde der Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners und Mar- keninhabers am 1. Dezember 2017 und der Beschwerdeführerin am 4. Dezember 2017 zugestellt. Mit per Fax am 22. Dezember 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenem Antrag hat der Beschwerdegegner vollständig auf die streitgegenständliche Marke gemäß § 48 MarkenG verzichtet. Das DPMA hat die Eintragung mit Wirkung vom 22. Dezember 2017 wegen Verzichts aus dem Re- gister gelöscht; entsprechend ist als Schutzendedatum (INID-Code 180) der 22. Dezember 2017 erfasst. Unter Hinweis auf den Verzicht auf die Marke hat der Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 8. Januar 2018 beantragt, den Beschluss des 29. Senats vom 15. November 2017 für nichtig, hilfsweise für unwirksam zu erklären. Der gerichtli- che Beschluss, dessen Tenor sinngemäß auf Löschung der streitgegenständli- chen Marke laute, gehe mit Eintritt des Wirkungsdatums des Verzichts ins Leere. Dies stelle einen schweren Mangel des Beschlusses dar, der den Nichtigkeitsfest- stellungsantrag rechtfertige, weil ein wirkungsloser Beschluss vorliege bzw. der Beschluss seine Wirkung aus tatsächlichen Gründen nicht entfalten könne. Je- denfalls werde aber der zunächst wirksame Beschluss durch den nachträglichen Verlauf unwirksam, was auf den Hilfsantrag festzustellen sei. - 4 - Eine (zulassungsfreie) Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss vom 15. November 2017 nach § 83 Abs. 3 MarkenG ist nicht eingelegt worden. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2018 hat die Beschwerdeführerin beantragt, den Gegenstandswert für das gesamte Verfahren auf 100.000 Euro festzusetzen. Ausgehend von einem Regelwert in Höhe von 50.000 Euro sei vorliegend im Hin- blick auf das von der streitgegenständlichen Marke beanspruchte umfassende Warensortiment, das ausufernde Abmahnverhalten des Markeninhabers sowie das dadurch gegebene erhebliche Behinderungspotential der verfahrensgegen- ständlichen Marke ein Gegenstandswert in der beantragten Höhe gerechtfertigt. Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2018 hat der Beschwerdegegner Kostenaufhe- bung beantragt. Zur Begründung verweist er auf die bereits beantragte Feststel- lung der Nichtigkeit, hilfsweise Unwirksamkeit des gerichtlichen Beschlusses. Bei einem wirkungslosen Beschluss sei es unbillig, dem Beschwerdegegner die Kos- ten aufzuerlegen. Sollte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, werde im Hin- blick auf die Kleinunternehmerstellung des Beschwerdegegners und seine Vermö- genslosigkeit hilfsweise Streitwertbegünstigung gemäß § 51 Abs. 5 GKG, § 142 MarkenG zu Gunsten des Beschwerdegegners beantragt. Mit ihren Schriftsätzen vom 22. Januar 2018 und 1. März 2018 wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Anträge des Beschwerdegegners; diese seien als unzulässig und offensichtlich unbegründet zurückzuweisen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und die diesen beigefügten Anlagen sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen. - 5 - II. 1. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Feststellung der Nichtigkeit, hilfsweise der Unwirksamkeit des Beschlusses des 29. Markenbeschwerdesenats vom 15. November 2017 sind zurückzuweisen. a) Ob die Anträge bereits unzulässig sind kann hier dahingestellt bleiben, denn jedenfalls sind sie unbegründet. Der Beschluss des Senats vom 15. November 2017 ist wirksam. Er ist am 15. November 2017 verkündet und am 1. Dezember 2017 dem Be- schwerdegegner zugestellt worden. Verkündete Beschlüsse nach § 79 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG werden mit der Verkündung sofort wirksam (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 79 Rn. 12). Mit Ablauf der Monatsfrist für die Rechtsbeschwerde - auch für die zulassungsfreie gemäß § 83 Abs. 3 MarkenG - ist die wirksame Beschwerdeentscheidung zudem rechtskräftig geworden. Daran ändert der innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist erklärte Verzicht des Beschwerdegegners auf die streitgegenständliche Marke vorliegend nichts. Die Verzichtserklärung führt nicht zur Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit der gerichtli- chen Entscheidung. Eine Entscheidung kann unwirksam sein, wenn sie aus tat- sächlichen Gründen keine Wirkung entfalten kann (vgl. Zöller/Feskorn, ZPO, 32. Auflage, Vor § 300 Rn. 17); hierauf beruft sich der Beschwerdegegner im Hinblick darauf, dass die Löschung wegen seines Verzichts im Markenregister bereits erfasst bzw. vollzogen ist, so dass die gerichtliche Löschungsanordnung seiner Auffassung nach ins Leere geht. Der Beschluss des erkennenden Senats ist entgegen der Auffassung des Be- schwerdegegners jedoch nicht wirkungslos. Der Beschluss ordnet die Löschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit gemäß §§ 50, 54 MarkenG an. In - 6 - diesem Fall sieht § 52 Abs. 2 MarkenG eine uneingeschränkte Rückwirkung vor, d. h. die Wirkungen der Eintragung gelten als von Anfang an - ex tunc - nicht eingetreten; diese Rückwirkung muss im Übrigen nicht in der Urteilsformel angegeben werden, sondern ergibt sich unmittelbar aus § 52 Abs. 2 MarkenG (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 52 Rn. 15-17). Demge- genüber wirkt die Verzichtserklärung nach § 48 Abs. 1 MarkenG nur ex nunc (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 48 Rn. 3). Die durch die Anordnung in dem gerichtlichen Beschluss resultierende stärkere Folge (Lö- schung mit Wirkung von Anbeginn) greift gegenüber der geringeren Folge des Verzichts (Löschung mit Wirkung allein für die Zukunft) durch; die Löschungs- anordnung des Senats geht daher in ihrer Rechtsfolge bzw. Wirkung über die Verzichtserklärung hinaus, so dass der Beschluss vom 15. November 2017 nicht wirkungslos bzw. unwirksam geworden ist. Die Feststellunganträge des Beschwerdegegners waren daher zurückzuweisen. Das DPMA hat - trotz des bereits erfassten Verzichts auf die Marke durch den Antrag des Markeninhabers im Markenregister - den Abschluss des Lö- schungsverfahrens gemäß § 25 Nr. 24 b) und c) MarkenV mit „Löschung Antrag Dritter - Marke gelöscht“ in das Register einzutragen und den Registereintrag betreffend das Schutzendedatum (INID-Code 180) auf 27. März 2010 (Tag der Markeneintragung) zu ändern bzw. zu berichtigen. 2. Der Antrag auf Kostenaufhebung und der Hilfsantrag auf Streitwertbegünsti- gung sind unzulässig. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenaufhebung ist unzulässig, denn es liegt bereits eine wirksame und (anderslautende) rechtskräftige Kosten- grundentscheidung - nämlich die Auferlegung der Kosten des patentamtlichen wie auch des patentgerichtlichen Verfahrens auf den Beschwerdegegner in dem Beschluss des erkennenden Senats vom 15. November 2017 - vor. - 7 - Auch der (Hilfs)Antrag auf Streitwertbegünstigung ist unzulässig, weil § 142 MarkenG - wie schon der Wortlaut deutlich erkennen lässt („in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten“, „durch Klage“) - auf die markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG keine Anwendung findet (vgl. Thiering in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 142 Rn. 20; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 142 Rn. 17). 3. Der Gegenstandswert des Verfahrens war gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 100.000 € festzusetzen. Gemäß § 33 Abs. 1 RVG setzt das Gericht des Rechtszugs den Wert des Ge- genstands der anwaltlichen Tätigkeit auf Antrag durch Beschluss selbständig fest. Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen beste- hen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Löschungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 - Spar- kassen-Rot; Beschluss vom 30.07.2015, I ZB 61/13 Rn. 7 - Farbmarke Langen- scheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 - Markenwert und mit Hinweis darauf zuletzt auch BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, 26 W (pat) 77/13; Beschluss vom 06.04.2016, 26 W (pat) 50/14). Dieses Interesse bemisst der BGH - bei unbe- nutzten Marken - regelmäßig mit 50.000 €, soweit die Umstände des Einzelfal- les keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH a. a. O. - Sparkassen-Rot; BGH a. a. O. - Markenwert). Auch der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Markensenate des BPatG in Markenlöschungsverfahren für unbenutzte und solche Marken, zum Umfang von deren Benutzung nichts vorgetragen ist, diesen Schätzbetrag im Regelfall - 8 - für angemessen (vgl. BPatG 26 W (pat) 77/13; 26 W (pat) 50/14; 29 W (pat) 7/13; 30 W (pat) 1/14; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 28 W (pat) 58/12; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12), wobei allerdings bei der Festsetzung im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags bisher maßgeblich auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt wird (BPatGE 41, 100, 101 - COTTO). Die Frage, welches Interesse nun maßgeblich ist, muss vorliegend nicht ab- schließend beurteilt werden. Die unterschiedlichen Bemessungsansätze führen hier nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen, denn in beiden Fällen liegen Um- stände vor, die zu einem deutlichen Abweichen von dem Schätzwert i. H. v. 50.000 € nach oben Anlass geben. Nach bisheriger Rechtsprechung des BPatG ist im Falle der Bösgläubigkeit des Markenanmelders bei der Wertbemessung nicht nur auf die Benutzung der Marke abzustellen, sondern vor allem auf das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs. Hierbei kann auch ein relativ geringer Umsatz bei gleichzeitiger starker Verteidigung der Marke einen vom genannten Ausgangswert abwei- chenden, deutlich höheren Gegenstandswert rechtfertigen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 40, 41). Zutreffend weist die Be- schwerdeführerin darauf hin, dass angesichts des weiten Warenverzeichnisses der streitgegenständlichen Marke sowie im Hinblick auf die äußerst umfangrei- che Abmahn- und Klagetätigkeit des Beschwerdegegners das von der Marke ausgehende Störpotenzial hoch ist. Dies rechtfertigt einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 €. Legt man bei der Wertbemessung das wirtschaftliche Interesse des Markenin- habers an der Aufrechterhaltung seiner Marke zugrunde, ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner die Bedeutung seiner Marke für seine geschäftli- - 9 - che Tätigkeit mehrfach betont und bei seinen Abmahnungen selbst häufig einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 € angesetzt hat. Schließlich ist die fi- nanzielle Lage eines Kostenschuldners kein Bemessungskriterium, so dass die nunmehr geltend gemachte Vermögenslosigkeit des Beschwerdegegners unbe- rücksichtigt bleiben muss. Der Senat erachtet daher - nach beiden Bemessungsansätzen - einen Gegen- standswert in Höhe von 100.000 € für angemessen. Dr. Mittenberger-Huber Akintche Lachenmayr-Nikolaou Pr

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