30 W (pat) 811/16

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t z Aktenzeichen: 30 W (pat) 811/16 Entscheidungsdatum: 18. Mai 2017 Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: DesignG § 34a Abs. 2 ZPO § 93 Innensohle Gibt der Designinhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Frist des § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG keine Erklärung ab, so liegt darin kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO. BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 811/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Designnichtigkeitssache … - 2 - betreffend das Design 40 605 966 - 0001 (hier: Nichtigkeitsverfahren N 51/15) hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser beschlossen: Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. aufgehoben und dahinge- hend abgeändert, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner. G r ü n d e I. Der Antragsgegner und Designinhaber (nachfolgend: Designinhaber) war Inhaber des eingetragenen Designs 40 605 966 – 0001, das die Innensohle für einen Schuh betrifft. Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am 4. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegange- nen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG ge- stellt, da das eingetragene Design nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG nichtig sei. - 3 - Der Nichtigkeitsantrag ist dem Designinhaber am 14. Dezember 2015 zugestellt worden. Dieser hat dem Antrag nicht widersprochen. Mit am 12. März 2016 beim DPMA eingegangenem Fax-Schreiben hat der Designinhaber jedoch geltend gemacht, dass er keine Veranlassung zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gegeben und durch das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs den Nichtigkeitsantrag auch sofort anerkannt habe. Die Kosten des Verfahrens seien daher gemäß § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen. Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be- schluss vom 3. Mai 2016 die Nichtigkeit des eingetragenen Designs 40 605 966 -0001 festgestellt, da der Designinhaber dem Nichtigkeitsantrag nicht innerhalb der Frist von einem Monat nach Zustellung widersprochen habe (§ 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG). Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG. i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG hingegen der An- tragstellerin aufzuerlegen. Der Designinhaber habe keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gege- ben. Entsprechend der Rechtslage in Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlö- schungsverfahren sei auch ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines ein- getragenen Designs erst veranlasst, wenn der Inhaber einer angemessen befris- teten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts nicht entspreche. Eine diesen Anforderungen genügende Aufforde- rung zur Aufgabe des Schutzrechts liege nicht vor, könne insbesondere nicht in dem Schreiben der spanischen Kanzlei B… vom 13. Mai 2015 gesehen werden. Eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen. Der Designinhaber habe die geltend gemachte Nichtigkeit seines Designs auch sofort anerkannt. - 4 - Nach der ständigen Rechtsprechung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren stehe das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen den Löschungs- antrag einem sofortigen Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO gleich. Dies gelte in Ver- fahren über die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs entsprechend, da Gebrauchsmuster und eingetragenes Design als unge- prüfte Schutzrechte ähnlich ausgestaltet seien. Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostenentscheidung. Die Kosten des Verfahrens seien dem Designinhaber aufzu- erlegen. Dieser sei der mit Schreiben der spanischen Kanzlei B… vom 13. Mai 2015 übermittelten Aufforderung, das streitge- genständliche Design löschen zu lassen bzw. auf dieses zu verzichten, nicht nachgekommen, so dass er Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gege- ben habe. Es fehle zudem auch an einem sofortigen Anerkenntnis, da er weder auf das Design noch auf etwaige Ansprüche aus dem Design gegenüber der An- tragstellerin ausdrücklich verzichtet habe. Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. auf- zuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden. Der Designinhaber und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II. 1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 ist zulässig, ins- besondere statthaft. Gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG findet gegen die Be- schlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts in Verfahren nach dem DesignG die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Diese kann sich dem- nach auch gegen die zu Lasten des Antragstellers getroffene Kostengrundent- scheidung in einem Beschluss, mit dem gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG die Nichtigkeit des eingetragenen Designs mangels rechtzeitigen Widerspruchs des Designinhabers festgestellt wurde, richten. Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht auch nicht entgegen, dass aufgrund der Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Abs. 1 ZPO davon auszugehen ist, dass - wie in Patentnichtigkeitssachen - auch in Verfahren betreffend die Nichtigkeit eines Designs nach § 34a DesignG Kos- tengrundentscheidungen grundsätzlich nur mit der Hauptsache angegriffen wer- den können, eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung daher grundsätz- lich ausgeschlossen ist (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: Benkard- Hall/Nobbe, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rdnr. 43). Denn sowohl nach der im Patentnichtigkeitsverfahren wie auch gemäß §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG im Designnichtigkeitsverfahren anwendbaren Bestimmung des § 99 Abs. 2 ZPO findet gegen eine in einem Urteil getroffene Kos- ten(grund)entscheidung eine (sofortige) Beschwerde statt, wenn die Hauptsache durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses ausgesprochene Verurteilung erle- digt ist. Von einem solchen Fall ist die Designabteilung in der angefochtenen Ent- scheidung ausgegangen. Ausweislich der Begründung hat sie einen fehlenden Widerspruch gegen die beantragte Feststellung der Nichtigkeit des Designs einem „Anerkenntnis“ gleichgestellt und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO nicht der unterlegenen Partei, sondern nach § 93 ZPO der Antragstellerin aufer- legt. In diesem Falle ist dann entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO die Beschwerde ge- - 6 - gen die Kostenentscheidung statthaft, und zwar ungeachtet der Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen § 93 ZPO im Designnichtigkeitsverfahren sinn- gemäß Anwendung findet. 2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Wer im Designnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verwei- sung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 34a Rdnr. 17). Dies führt zu einer Auferlegung der Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor der De- signabteilung des DPMA auf den Designinhaber. Dieser hat dem ihm zugestellten Antrag auf Löschung des eingetragenen Designs nicht innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist widersprochen, so dass die Designabteilung ohne weitere Sachprüfung die Nichtigkeit des Designs festgestellt hat (§ 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG). Als Unterlegener hat er demnach die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Eine davon abweichende Kostenauferlegung nach Maßgabe des § 93 ZPO auf die Antragstellerin kommt entgegen der Auffassung der Designabteilung hingegen vorliegend nicht in Betracht. Mit der Designabteilung ist zwar davon auszugehen, dass im Designnichtigkeits- verfahren aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - sinngemäß auch die Regelung des § 93 ZPO gilt, was bedeutet, dass dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner und Designinhaber nicht durch sein Verhalten zur An- - 7 - tragstellung Veranlassung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt hat. Im Designnichtigkeitsverfahren kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchs- musterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Designinhaber/Antragsgegner dem Antragsteller in einer einem Anerkenntnis vergleichbaren Weise einen Erfolg des Löschungsbegehrens sichert. Dies wäre - wie im Patentnichtigkeitsverfahren - z. B. bei einem Verzicht auf das eingetragene Design (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design der Fall. Dem gleichzustellen ist die aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. Teil I 2016, 558) ab dem 1. Juli 2016 nunmehr auch bei einem - wie vorlie- gend - auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag bestehende Möglichkeit, in die Löschung des eingetragenen Designs einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG), wenngleich diese Möglichkeit dem Antragsgegner (noch) nicht offen stand, weil ihm der auf den absoluten Nich- tigkeitsgrund des § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG gestützte Antrag am 14. Dezember 2015 und damit vor Inkrafttreten des vorgenannten Änderungsge- setzes zugestellt worden ist; zum diesem Zeitpunkt konnte ein Inhaber eines ein- getragenen Designs jedoch gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 DesignG a. F. nur in die Löschung eines eingetragenen Designs bei einem auf die relativen Nichtigkeits- gründe des § 33 Abs. 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag einwilligen (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 33 Rdnr. 15). Soweit die die Designabteilung 3.5 im Anschluss an die Rechtsprechung des Bun- despatentgerichts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BPatGE 8, 47, 50) hingegen davon ausgegangen ist, dass auch das Unterlassen eines recht- zeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag im Hinblick auf die in § 34a - 8 - Abs. 2 Satz 2 DesignG angeordnete Rechtsfolge der Löschung des Designs ohne jede Sachprüfung einem sofortigen Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO gleichzustel- len ist, vermag dem der Senat jedenfalls für den Fall nicht zu folgen, dass sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Denn einem solchen Schweigen bzw. einer solchen Nichterklärung kommt grundsätzlich keine Erklärungswirkung zu (vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 75. Aufl., Einf. v. § 116 Rdnr. 7). Im bloßen Schweigen bzw. in einer Nichterklärung liegt daher auch kein Anerkenntnis (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 307 Rdnr. 3). Dementsprechend liegt auch in Verfahren nach dem DesignG im Schweigen auf einen Nichtigkeitsantrag weder ein ausdrückliches noch ein konkludentes Anerkenntnis eines geltend gemachten Löschungsbegehrens. Aus § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG ergibt sich insoweit nichts anderes. Diese gesetzliche Bestimmung weist einer Nichterklärung bzw. ei- nem Schweigen zwar insoweit eine rechtserhebliche Bedeutung zu, als daran (nach Ablauf der in § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG bestimmten Frist) die Feststel- lung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs geknüpft sein kann, sie besagt aber nichts darüber, ob damit auch ein Anerkenntnis des geltend gemachten Lö- schungsbegehrens i. S. der §§ 307, 93 ZPO verbunden ist. Gegen eine Deutung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Aner- kenntnis i. S. des § 93 ZPO spricht ferner, dass dem Designinhaber die Möglich- keit offen stand, zwar nicht durch eine Einwilligung nach § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG, so doch durch einen Verzicht auf das eingetragene Design (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design in unwiderruflicher Weise zum Ausdruck zu bringen, dass er das eingetragene Design ebenfalls in vollem Umfang für nicht rechtsbe- ständig hält. Hinzu kommt, dass eine wegen unterlassenen Widerspruchs angeordnete Lö- schung eines Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG den Antragsteller nicht mit der gleichen Sicherheit vor einer Inanspruchnahme aus dem eingetragenen - 9 - Design schützt wie es bei einem einem seitens des Inhabers des eingetragenen Designs erklärten Verzicht auf das eingetragene Design (unter gleichzeitiger Frei- stellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design) bzw. bei einer seit dem 1. April 2016 auch bei einem auf § 33 Abs. 1 DesignG gestütz- ten Nichtigkeitsantrag möglichen Einwilligung in die Löschung des eingetragenen Designs gemäß § 33 Abs. 6 DesignG der Fall ist. Denn während ein Verzicht auf das eingetragene Design bzw. die Einwilligung in dessen Löschung als Verfah- renshandlungen unwiderruflich sind, ist im Falle der Löschung wegen fehlenden Widerspruchs der Verlust des Schutzrechts auf Seiten des Designinhabers inso- weit nicht unabänderlich, als z. B. die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gegen die versäumte Widerspruchsfrist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 DesignG i. V. m. § 123 Abs. 1 bis 5 und 7 PatG besteht. Das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag nach § 34a DesignG kann daher nicht einem (sofortigen) Anerkenntnis i. S. von § 93 ZPO gleichgestellt werden, wenn sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Dies gilt erst recht für Anträge, welche nach dem 1. Juli 2016 gestellt worden sind, da dem Inhaber des eingetragenen Designs ab diesem Zeitpunkt auch in Zusam- menhang mit den auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Anträgen die Möglichkeit eröffnet ist, das geltend gemachte Begehren auf Löschung des eingetragenen Designs nicht nur durch einen entsprechenden Verzicht, sondern auch durch Einwilligung in dessen Löschung gemäß § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG gleichsam „anzuerkennen“. Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten des Antrags- gegners, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kosten- punkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist. - 10 - III. Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 34 Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO dem Antragsgegner aufzuerlegen. IV. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 23 Abs. 5 Satz 1 und 2 DesignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) ist nicht erforder- lich, insbesondere nicht im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO in Gebrauchsmusterlöschungs-ver- fahren. Denn aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und wei- terer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. Teil I 2016, 558) unterscheidet sich die Rechtslage nach dem DesignG nunmehr von der des Gebrauchmustergesetzes insoweit, als nach den Bestimmungen des DesignG seit dem 1. Juli 2016 nicht nur bei einem auf die relativen Nichtigkeits- gründe des § 33 Abs. 2 DesignG, sondern auch bei einem auf die absoluten Nich- tigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag die Möglich- keit besteht, in die Löschung des eingetragenen Designs einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG), was aber aus den vorgenannten Gründen auf jeden Fall der Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkennt- nis i. S. des § 93 ZPO entgegensteht. Hingegen sieht das GebrMG eine solche Einwilligung in eine Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters nicht vor. In Bezug auf die vor dem 1. Juli 2016 jedenfalls bei den absoluten Nichtigkeits- gründen des § 33 Abs. 1 DesignG vergleichbare Rechtslage zum Gebrauchs- mustergesetz fehlt es an einer grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, da es sich insoweit lediglich um künftig nicht mehr vorkommende Altfälle handelt (vgl. zu - 11 - der entsprechenden Rechtslage nach dem Markengesetz Ströbele/Hacker, Mar- kengesetz, 11. Aufl., § 83 Rdnr. 21). V. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 12 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser Pr