BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 504/15 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2011 023 362 (hier: Kostenentscheidung) hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz beschlossen: Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke (Nr. 30 2011 023 362) hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin aus ih- ren Wortmarken VITAL (Nr. 396 09 251) und VITAL regional (Nr. 30 2009 023 416) jeweils unbeschränkt Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 25. November 2014 die beiden Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsge- fahr zurückgewiesen. Die Widersprechende hat dagegen in beschränktem Umfang Beschwerde erho- ben. Mit Schriftsatz vom 10. Mai 2016 hat sie mitgeteilt, dass sie die Widersprüche gegenüber dem DPMA mit Telefax vom gleichen Tag zurückgenommen hat. - 3 - Nachdem der erkennende Senat auf entsprechenden Antrag der Verfahrensbe- vollmächtigten der Beschwerdegegnerin vom 23. Mai 2016 den Gegenstandswert mit Beschluss vom 22. Juni 2016 auf … Euro festgesetzt hat, hat die Be- schwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 4. Juli 2016 ferner beantragt, der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Markenstelle habe in dem angefochtenen Beschluss vom 25. November 2014 zutreffend festgestellt, dass das angegriffene Zeichen durch seine grafische und farbige Ausgestaltung und den weiteren Wortbestandteilen in der Gesamtheit sehr deutlich von den Widerspruchsmarken abweiche, so dass eine Verwechslungs- gefahr auszuschließen sei. Bei dieser Sach- und Rechtslage sei die Beschwerde auf den ersten Blick aufsichtslos gewesen, so dass der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen seien. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Sie ist der Auffassung, dass eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen ein- deutig ausscheide. Allein aus der Zurückweisung der Widersprüche durch das DPMA könne eine Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht hergeleitet werden. Vielmehr sei die Entscheidung der Markenstelle widersprüchlich und offensichtlich rechtsfehlerhaft. In einem vergleichbaren Fall habe der 30. Senat des Bundespa- tentgerichts in seinem Beschluss vom 4. Februar 2016 der Widerspruchsmarke „VITAL“ aufgrund umfangreicher Benutzung die erforderliche Kennzeichnungkraft zugesprochen und zutreffend festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr mit der dort streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke vorliege. Die Markenstelle sei dage- gen im vorliegenden Fall nur aufgrund eines rechtsfehlerhaft reduzierten Schutz- bereichs der Widerspruchsmarke zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr - 4 - gekommen. Tatsächlich seien die sich gegenüberstehenden Marken hochgradig ähnlich, weil der kennzeichnungsstarke Bestandteil der beiden älteren Zeichen „VITAL“ in die jüngere Marke am Zeichenbeginn übernommen worden sei und dieser wegen der Kennzeichnungsschwäche der übrigen Bestandteile das Zei- chen auch dominiere. Vor diesem Hintergrund sei die Beschwerde weder unzuläs- sig noch aussichtslos gewesen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin und Widerspre- chenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der beiden Widersprüche zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG). In der Sa- che ist er jedoch unbegründet. 1. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kos- ten selbst trägt, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens an, sondern sieht eine solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche beson- deren Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist zum Bei- spiel auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrens- gegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur; - 5 - BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 12; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 17). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei ei- nem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Ver- fahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Be- teiligten Kosten aufzuerlegen (BGH, a. a. O. – Lewapur). Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde (BPatG Mitt. 2003, 221 – Rücknahme des Löschungsantrages). Denn es ent- spricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Ent- scheidungspraxis reicht dann nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aus- sichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 - BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 - Igel plus). 2. Besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor. Die Rücknahme der Widersprüche rechtfertigt - wie dargelegt - für sich gesehen keine Kostenauferlegung, was bereits aus der Vorschrift des § 71 Abs. 4 Mar- kenG folgt. Ferner lässt sich auch nicht feststellen, dass die Widersprechende und Be- schwerdeführerin trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit versucht hat, ihr Inte- resse an der Löschung der jüngeren Marke durchzusetzen. - 6 - Soweit allerdings die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf eine Entscheidung des 30. Senats in Sachen 30 W (pat) 561/13 in einem vermeint- lich vergleichbaren Fall verweist, ist anzumerken, dass diese einzelfallbezo- gene, die Verwechslungsgefahr (ohnehin nur teilweise) bejahende Entschei- dung sich keinesfalls ohne weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen lässt. Gleichwohl ist - worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist - eine Ver- wechslungsgefahr im Streitfall aber nicht von vornherein als völlig ausgeschlos- sen zu erachten. Die Widersprechende hat auf die bezüglich der Widerspruchsmarke 396 09 251 zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede Benutzungsunterlagen vorgelegt, die sich jeweils gegenüberstehenden verfahrensgegenständlichen Dienstleis- tungen sind jedenfalls teilweise ähnlich und alle zu vergleichenden Marken ent- halten den Wortbestandteil „Vital“. Die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit mag sich - wie die Markenstelle ausführt - deutlich von den Widerspruchs- marken unterscheiden, maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist jedoch der Gesamteindruck der jeweiligen Vergleichsmarken. Die Bejahung ei- ner Verwechslungsgefahr hängt vorliegend von der Bewertung der Glaub- haftmachungsunterlagen und dem Grad der Kennzeichnungskraft der Wider- spruchsmarke bzw. des Bestandteils „VITAL“ ab sowie von der im Einzelfall zu beantwortenden Frage, ob dieser Bestandteil den Gesamteindruck der an- gegriffenen Marke zu prägen vermag oder ob gegebenenfalls eine gesamtbe- griffliche Einheit einer solchen Prägung entgegensteht. Weder war im Streitfall von einer ersichtlich fehlenden Marken- oder Dienstleistungsähnlichkeit noch von einem nicht ernsthaften Glaubhaftmachungsversuch einer rechtserhalten- den Benutzung auszugehen. - 7 - Ein Ausnahmefall, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der eigenen Kos- tentragung abzuweichen, liegt daher nicht vor. Der Kostenantrag der Beschwer- degegnerin musste daher erfolglos bleiben. Dr. Mittenberger-Huber Akintche Dr. Mittenberger-Huber (zugleich für den urlaubs- bedingt abwesenden Richter Dr. von Hartz) Hu

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