15 W (pat) 3/16

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 3/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2011 102 229.9 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Heimen und Dr. Freudenreich - 2 - beschlossen: Der Beschluss der Prüfungsstelle 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. April 2013 wird aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung über die Patentanmel- dung 10 2011 102 229.9 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. G r ü n d e I. Der Anmelder hat am 23. Mai 2011 die die Priorität des deutschen Gebrauchs- musters 20 2010 007 092.9 in Anspruch nehmende streitgegenständliche Patent- anmeldung mit der Bezeichnung „Grillspießanordnung“ zum Patent angemeldet, die am 22. Dezember 2011 als DE 10 2011 102 229 A1 offengelegt worden ist. Die Anmeldungsunterlagen umfassen 2 Seiten mit 13 Patentansprüchen, 10 Seiten Beschreibung sowie 14 Seiten Zeichnungen mit den Figuren 1 bis 14. Mit Zwischenbescheid vom 13. Oktober 2011 hat die Prüfungsstelle 16 des Deut- schen Patent- und Markenamtes dem Vertreter des Anmelders mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung wegen nicht publikationsfähiger Figuren formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Die Figuren müssten gemäß § 12, Anlage 2 der dieser Mitteilung als Anlage beigefügten Patentverordnung PatV (Formular P 2790, 1.05) abgehalten werden und dürften keine Erläuterungen - 3 - enthalten, denn diese gehörten in die Beschreibung. Die Figuren müssten auch in schwarz-weiß abgehalten sein unter Einbehaltung des vorgeschriebenen Seiten- abstandes. Genauere Angaben seien dem – ebenfalls – beigefügten Merkblatt für Patentanmelder (Formular P 2791, 10.06) zu entnehmen. Zur Behebung der an- gesprochenen Mängel ist dem Anmelder eine Frist von einem Monat gewährt wor- den. Nach fruchtlosem Ablauf der vorgenannten Frist hat die Prüfungsstelle 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes dem Vertreter des Anmelders mit Schriftsatz vom 3. April 2012 mitgeteilt, dass bisher keine Eingabe zum Bescheid vom 13. Oktober 2011 zur Amtsakte gelangt sei und dem Anmelder eine weitere Frist von einem Monat gewährt. Sie hat den Anmelder darauf hingewiesen, dass nach ergebnislosem Ablauf der Frist eine Entscheidung getroffen werden könne, die u.a. auf Zurückweisung des Antrags lauten könne. Das Schreiben ging dem Ver- treter des Anmelders nach Postzustellungsurkunde am 10. November 2012 zu. Mit Beschluss vom 12. April 2013, dem Vertreter des Anmelders gemäß Emp- fangsbekenntnis zugegangen am 15. April 2013, hat die Prüfungsstelle 16 die Patentanmeldung aus Gründen des Bescheids vom 13. Oktober 2011 gemäß § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 13. Mai 2013, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, mit der er geltend macht, dass die Zurückweisung aufgrund nicht ausge- räumter Beanstandungen der Zeichnungen erfolgt sei und entsprechend überar- beitete Zeichnungen kurzfristig in Verbindung mit einer kurzen Beschwerdebe- gründung nachgereicht würden. - 4 - Er hat beantragt, den die vorliegende Anmeldung zurückweisenden Beschluss auf- zuheben und das Anmeldeverfahren fortzusetzen. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache einen vorläufigen Erfolg, denn entge- gen der Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamtes kann die streitgegen- ständliche Zusatzanmeldung nicht bereits aus formalen Gründen zurückgewiesen werden. 1. Nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG kommt zwar eine Zurückweisung aus formellen Gründen in Betracht, wenn der Anmelder die nach § 42 Abs. 1 PatG zulässiger- weise gerügten Mängel nicht beseitigt. Da § 42 Abs. 3 PatG nur auf die Nichtbe- seitigung abstellt, darf die Zurückweisung nicht allein wegen Überschreitens der in § 42 Abs. 1 PatG genannten Frist erfolgen. Vielmehr sind der Zurückweisung sämtliche bis zum Eintritt der Bestandskraft des zurückweisenden Beschlusses - das ist im Falle des Beschwerdeverfahrens erst mit Rechtskraft der Beschwerde- entscheidung - vorgelegten Unterlagen in die Beurteilung einzubeziehen. Soweit der angefochtene Beschluss auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen abge- stellt hat, ist er schon deshalb fehlerhaft. 2. Verstöße gegen DPMAV, PatV sind nach den Prüfungsrichtlinien nur dann zu rügen, wenn sie den Druck der Offenlegungsschrift wegen mangelhafter Qualität oder Nichteinhaltung des Formats oder weiterer Anforderungen der PatV behin- dern oder gänzlich unmöglich machen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl. 2014, § 42 Rn. 11). - 5 - Soweit die PatV fordert, dass die Zeichnungen mit ausreichendem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien und Strichen ohne Farben auszuführen sind und der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung ge- währleisten müssen, dass nach elektronischer Erfassung (scannen) auch bei Ver- kleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkenn- bar sind (Anlage 2 zu § 12, Pkt. 2 und 4 PatV) kann anhand der aus den Anmel- dungsunterlagen reproduzierten Figuren in der Offenlegungsschrift DE 10 2011 102 229 A1 jedenfalls nicht festgestellt werden, dass die formellen Erfordernisse des § 34 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 PatG nicht erfüllt seien, denn sie sind mit einer einzigen Ausnahme (erläuternder Titel in Fig. 10a-10b) ohne Weiteres les- bar. Gleichermaßen steht der PatV nicht entgegen, dass die vom Anmelder vor- gelegten Figuren Erläuterungen enthalten. Vielmehr ist es Aufgabe der Sachprü- fung, entbehrliche von unentbehrlichen Erläuterungen zu trennen (vgl. Anlage 2 zu § 12 Punkt 8 PatV). Damit scheidet eine Zurückweisung der Patentanmeldung nach § 42 Abs. 1 und 3 PatG aus. 3. Selbst wenn die Figuren in den Anmeldungsunterlagen nur bedingt oder nur teilweise lesbar wären, kann die Zurückweisung der Patentanmeldung nicht darauf gestützt werden, weil auch die wegen fehlender oder teilweise fehlender Lesbar- keit mit Mängeln behaftete Vorlage von Zeichnungen (bzw. die fehlende Erklärung nach § 35 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz PatG) lediglich zur Folge hat, dass die Bezugnahme auf diese Teile der Zeichnungen in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen als nicht erfolgt gilt. Dies bedeutet aber nur, dass die ggfls. un- leserlichen oder teilweise unleserlichen Zeichnungen im Prüfungsverfahren nicht zu berücksichtigen sind. Zwar kann dies letztlich dazu führen, dass die angemel- dete angebliche Erfindung mangels Erkennbarkeit einer technischen Lehre und damit wegen fehlender Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung zurückzuwei- sen ist, hierbei handelt es sich dann aber um eine Zurückweisung nicht aus for- malen, sondern aus sachlichen Gründen. - 6 - 4. Soweit die Prüfungsstelle im Hinblick auf die PatV sonstige formelle Mängel, welche bislang noch nicht beseitigt sind, geltend macht, können diese eine Zu- rückweisung aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht tragen. Die Ermächti- gungsnorm des § 34 Abs. 6 PatG, auf deren Grundlage die vorgenannten forma- len Anforderungen erlassen worden sind, vermag eine solche weitreichende Übertragung der dem Gesetzesvorbehalt unterliegenden Befugnisse nach § 42 PatG auf das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Bestimmheit nach Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG nicht zu tragen. Denn nach dem in der letztge- nannten Verfassungsnorm enthaltenen Bestimmheitsgebot müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung in dem zugrundeliegenden Gesetz enthalten sein. Im Zusammenwirken mit § 42 PatG würde eine Berücksichtigung aller formellen Erfordernisse der PatV bei der Zurückweisung der Anmeldung aber im Ergebnis bedeuten, dass das Deutsche Patent- und Markenamt ohne jede parlamentarische Kontrolle selbst bestimmen kann, wann es dem durch das PatG eingeräumten subjektiv-öffentlichen, dem Grundrechtsschutz des Art. 14 GG unterfallenden Recht auf Patenterteilung (soweit die sachlichen Voraussetzungen der §§ 1 bis 5 PatG erfüllt sind) nicht stattgibt, ohne zuvor eine Sachprüfung hinsichtlich der sachlichen Schutzvoraussetzungen überhaupt vorzunehmen. Dies wäre durch die Verordnungsermächtigung des § 34 Abs. 6 PatG nicht mehr gedeckt. Die Vor- schrift des § 42 PatG i. V. m. § 34 Abs. 6, § 1 Abs. 2 DPMAV und §§ 1 ff. PatV ist somit verfassungskonform so auszulegen, dass nur die Verletzung solcher Form- vorschriften eine Zurückweisung aus formellen Gründen tragen können, die ent- weder im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder zu deren Normierung durch den Verordnungsgeber das Gesetz ausdrücklich ermächtigt oder die für die Gewäh- rung des staatlichen Schutzes der angemeldeten Erfindung, also für die Sachprü- fung und die Patenterteilung, unumgänglich sind (vgl. BPatG B. v. 17. März 2010 – 7 W (pat) 33/04). Da die ersten beiden Alternativen vorliegend ausscheiden, kommt hier nur eine Schutzversagung aus solchen formellen Gründen in Betracht, welche für die Aufnahme der Sachprüfung erforderlich sind. - 7 - Auf die Frage der Gestaltung der Figuren in schwarz-weiss unter Einbehaltung des vorgeschriebenen Seitenabstands angewendet bedeutet dies, dass die Nicht- einhaltung der in § 12 i. V. m. Anlage 2 der PatV genannten Erfordernisse allen- falls dann eine Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen kann, wenn die vor- gelegten Figuren die einzige Grundlage für das Verständnis der Erfindung bilden, jedoch eine Betrachtung ohne Hilfsmittel ausschließen, insbesondere wenn sie überhaupt nicht oder nur unter Inanspruchnahme von Hilfsmitteln (wie etwa einer Lupe) erst lesbar wären, weil sie eine diese Figuren berücksichtigende Sachprü- fung - auf welche der Anmelder ja ein subjektiv-öffentliches Recht hat - aus- schließen oder jedenfalls unzumutbar erschweren würden. Alle anderen Formvorschriften wie das vom Anmelder nicht beachtete Erfordernis des Weglassens von Erläuterungen können eine Schutzrechtsversagung nach § 42 PatG - ebenso wie im Prüfungsverfahren nach §§ 45, 48 PatG - aus formel- len Gründen nicht tragen. 5. Da sonstige Gründe, welche die im angefochtenen Beschluss ausgespro- chene Zurückweisung der Patentanmeldung aus formellen Gründen tragen könn- ten, weder von der Prüfungsstelle dargelegt noch im Übrigen für den Senat er- kennbar sind, kann die im angefochtenen Beschluss ausgesprochene, allein auf formale Gründe gestützte Zurückweisung der Patentanmeldung keinen Bestand haben. 6. Da die Prüfungsstelle die, soweit eine zulässige Zurückweisung aus formalen Gründen nicht möglich ist, erforderliche Sachprüfung bislang nicht vorgenommen hat, hat der Senat davon abgesehen, über die Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung abschließend zu befinden. Stattdessen ist nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG die Sache nach Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche - 8 - Patent- und Markenamt zur erneuten Entscheidung über die Patentanmeldung zurückzuverweisen. Feuerlein Egerer Heimen Freudenreich prö