15 W (pat) 19/13

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 19/13 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2011 055 120.4 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2015 unter der Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Heimen und Dr. Wismeth - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Prüfungsstelle für Klasse G 01 N, vom 14. August 2013 aufgehoben und das Patent erteilt. Bezeichnung: Verfahren zur Verarbeitung zumindest ei- ner histologischen Probe und Vorrichtung zum Behandeln einer histologischen Probe. Anmeldetag: 8. November 2011. Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde: Patentansprüche 1 bis 11, überreicht mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015, Beschreibung Seiten 1 bis 11, überreicht mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015, ursprüngliche 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 2, einge- gangen am 8. November 2011. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. - 3 - G r ü n d e I. Die Anmelderin reichte am 8. November 2011 beim Deutschen Patent- und Mar- kenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Ausführung bei der Verarbeitung zumindest einer histologischen Probe“ ein, die am 25. Oktober 2012 in Form der DE 10 2011 055 120 A1 veröffentlicht wurde. Für diese Patentanmeldung ist die innere Priorität DE 10 2011 002 196.5 vom 20. April 2011 in Anspruch genommen. Im Prüfungsverfahren wurden die folgenden Druckschriften ermittelt: (1) WO 99/09390 A1 (2) US 2010/0330660 A1 (3) DE 600 29 129 T2 (4) WO 01/44784 A1 (5) DE 40 19 182 A1 (6) US 2010/0151513 A1 (7) EP 2 184 598 A1 (8) US 2010/0144002 A1 (9) DE 10 2007 022 014 A1. In der Anhörung am 23. April 2013 wurde demgegenüber für den Gegenstand der nachfolgend wiedergegebenen Anspruchsfassung die Patentfähigkeit festgestellt, nachdem diese gewährbare Anspruchsfassung von dem Prüfer und dem Anmel- dervertreter gemeinsam erarbeitet worden war. - 4 - Mit Beschluss vom 14. August 2013 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß § 48 PatG zurück. Dem Beschluss lagen die Ansprüche 1 bis 11 sowie die Beschreibung, jeweils eingegangen per Telefax am 9. August 2013, zugrunde. Die Zurückweisung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die mit Prü- fungsbescheid vom 24. Juni 2013 in der Beschreibung aufgezeigten Mängel trotz Aufforderung nicht beseitigt worden seien. In der am 9. August 2013 eingegange- nen Beschreibung werde beispielsweise die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung noch immer als erfindungsgemäße Vorrichtung bezeichnet, obwohl diese Vorrich- tung nicht mehr vom Vorrichtungsanspruch 7 umfasst sei. In der Anlage zum Prü- fungsbescheid vom 24. Juni 2013 sei deshalb gefordert worden eindeutig klarzu- stellen, dass die Vorrichtung gemäß Figur 1 nicht vom Vorrichtungsanspruch 7 umfasst sei. Diese Klarstellung sei unterblieben. Darüber hinaus gingen aus der Anlage zu diesem Bescheid weitere anzupassende Textstellen der Beschreibung hervor. Die der Anmelderin als Anlagen zum Prüfungsbescheid vom 24. Juni 2013 über- mittelte Anspruchsfassung und Beschreibung, die jeweils die von der Prüfungs- stelle für erforderlich erachteten handschriftlichen Änderungen aufweisen, lauten wie folgt: - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - Gegen die Zurückweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. September 2013 Beschwerde eingelegt. Sie hat Reinschriften der in der Anhö- rung erarbeiteten Anspruchsfassung und einer überarbeiteten Beschreibung ein- gereicht und beantragt die Patenterteilung gemäß diesen Unterlagen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, hilfsweise die Anberaumung einer mündli- chen Verhandlung. Sie begründet die Beschwerde im Wesentlichen damit, dass der Beschluss die Zurückweisungsgründe nicht ausreichend konkret angebe und inhaltlich zu dem vorherigen Prüfungsbescheid im Widerspruch stehe. Im Übrigen sei kein ausrei- chendes rechtliches Gehör gewährt worden. - 20 - Des Weiteren habe sie bereits in ihrer Eingabe vom 7. August 2013 ausdrücklich mitgeteilt, dass sie – ausgenommen die Streichungen in der Beschreibung Seite 6, letzter Absatz, bis Seite 7, Ende Absatz 1 – zur Vornahme weiterer Änderungen bereit sei. Sie habe insbesondere dargelegt, dass die Ausführungsformen dieser nicht-gestrichenen Beschreibungspassagen unter die als gewährbar erachteten Verfahrens- bzw. Vorrichtungsansprüche fielen. Die Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Beschwerde dem Bundespatentgericht zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Der Berichterstatter teilte dem Anmeldervertreter am 23. November 2015 fern- mündlich mit, dass die mit Beschwerdeschriftsatz eingereichten Fassungen der Ansprüche und der Beschreibung offensichtliche Mängel, einige Schreibfehler und Auslassungen, aufweisen. Die daraufhin mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 eingereichten redigierten bzw. überarbeiteten Fassungen der Patentansprüche und der Beschreibung ha- ben folgenden Wortlaut: - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - Die Anmelderin stellt somit sinngemäß den Antrag, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deut- schen Patent- und Markenamts vom 14. August 2013 aufzuheben und ein Patent zu erteilen gemäß den mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 eingereichten Unterlagen, Patentansprüche 1 bis 11, Beschreibung Seiten 1 bis 11, sowie mit den ursprünglichen 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 2, eingegangen am 8. November 2011, - 35 - sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Anmelderin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge- reicht worden (§ 73 PatG). Sie führt auch zum Erfolg. 1. Die mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 17. September 2013 eingereichte Fassung der Patentansprüche 1 bis 11 entspricht der in der Anhörung am 23. April 2013 gemeinsam erarbeiteten und von der Prüfungsstelle bereits als ge- währbar erachteten Anspruchsfassung. Die mit Prüfungsbescheid vom 24. Juni 2013 in der Anspruchsfassung noch fest- gestellten Mängel sind in der mit Eingabe vom 7. August 2013 und damit noch vor der Zurückweisung eingereichten Anspruchsfassung beseitigt worden, so dass dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits zum Zeitpunkt des Zurückwei- sungsbeschlusses eine erteilungsreife Anspruchsfassung vorlag. In der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 einge- reichten Reinschrift der Patentansprüche wurde lediglich ein offensichtlicher Schreibfehler korrigiert. 2. Sowohl die mit Eingabe vom 7. August 2013 und als auch die mit dem Be- schwerdeschriftsatz vom 17. September 2013 jeweils eingereichte Fassung der Beschreibung geht inhaltlich nicht über die ursprünglichen Unterlagen hinaus und steht deshalb insoweit einer Patenterteilung nicht entgegen. - 36 - Dies trifft insbesondere auch auf jene Textstellen auf Seiten 6 unten und 7 oben zu, die seitens der Prüfungsstelle in der mit Prüfungsbescheid vom 24. Juni 2013 übersandten, handschriftlich redigierten Beschreibungsfassung gestrichen worden waren, und deren Streichung die Anmelderin deshalb zu Recht nicht hingenom- men hat. a) Die Anmelderin hat in der Eingabe vom 7. August 2013 ausgeführt, sie habe die von der Prüfungsstelle in dem Bescheid vom 24. Juni 2013 vorgeschla- genen Änderungen in der Beschreibung übernommen, allerdings mit Ausnahme der Streichungen in dem Abschnitt, der auf Seite 6 unten beginnt und auf Seite 7 endet. Sie hat auch begründet, weshalb sie diese Streichungen nicht übernommen hat. b) Die Prüfungsstelle gründet die Zurückweisung der Patentanmeldung auf die Nichtbeseitigung der im Bescheid vom 24. Juni 2013 aufgezeigten Mängel und verweist hierzu im Einzelnen nur beispielsweise auf die in der Beschreibung feh- lende Klarstellung, dass die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung keine Ausfüh- rungsform des Anspruchs 7 und damit nicht mehr erfindungsgemäß sei, und im Übrigen lediglich pauschal darauf, dass die im Vorbescheid (vom 24. Juni 2013) angegebenen Mängel nicht beseitigt worden seien. c) Diese Begründung ist schon deshalb mangelhaft, weil sie nicht zwischen den im Vorbescheid aufgezeigten (und beseitigten) Mängeln in der Anspruchsfas- sung und den aufgezeigten Mängeln in der Beschreibung differenziert, sondern lediglich in undifferenzierter Weise die Nichtbeseitigung der angegebenen Mängel rügt. Darüber hinaus hat sich die Prüfungsstelle insbesondere nicht mit den Grün- den auseinander gesetzt, aus denen die Anmelderin die von der Prüfungsstelle erst nach der Anhörung gestrichenen Textpassagen auf den Seiten 6 und 7 nicht übernommen hat. - 37 - Die Anmelderin brauchte die seitens der Prüfungsstelle im Bescheid vom 24. Juni 2013 als völlig unzureichend bewertete Beschreibungsanpassung, insbe- sondere die betreffenden Streichungen nicht widerspruchslos hinnehmen, zumal aus der Niederschrift über die Anhörung lediglich die noch erforderliche Würdi- gung der Druckschriften (1) und (9) konkret zu entnehmen war und sie diese Er- gänzungen bereits vor dem Bescheid vom 24. Juni 2013 vorgenommen hatte. Der Senat vertritt die Ansicht, dass die Streichungen auf Seiten 6 und 7 nicht er- forderlich sind. Die fraglichen Textpassagen gehen nicht über die ursprünglichen Unterlagen hinaus und der Wortlaut der gemeinsam als gewährbar erarbeiteten Anspruchsfassung deckt solche Ausführungsformen des Anmeldungsgegenstands ab, die die Ausgestaltungen gemäß den gestrichenen Textpassagen als Teil- merkmale aufweisen. Die Zurückweisung der Anmeldung wegen dieser, im Be- schluss im Übrigen nicht näher spezifizierten Mängel ist unbegründet, zumal be- reits Einigkeit über die gemeinsam erarbeitete Anspruchsfassung bestand (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 19. Juni 2008 – 15 W (pat) 328/04; Europäisches Patentamt, Entscheidung vom 4. Juli 2002 – T 694/01 – 3.3.4 BlPMZ 2003, 403). 3. Nachdem bereits im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt – nach ausführlicher Erörterung des Anmeldungsgegenstands unter Berücksichtigung des ermittelten druckschriftlichen Standes der Technik – eine gewährbare Anspruchsfassung erarbeitet worden ist, und die mit dem Beschwer- deschriftsatz eingereichte Fassung der Beschreibung – nach Beseitigung offen- sichtlicher Fehler – kein Patentierungshindernis darstellt, ist die Patenterteilung mit diesen Unterlagen wie beantragt zu beschließen. Die Zurückverweisung der Sa- che an das Deutsche Patent- und Markenamt ist nicht geboten. - 38 - 4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war anzuordnen, § 80 Abs. 3 PatG. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billig- keit kommt in Betracht, wenn die Einlegung der Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das DPMA vermeidbar gewesen wäre und die Beschwerde nur deshalb notwendig wurde. Neben Verfahrensfehlern kann auch eine unangemes- sene Sachbehandlung bei Vorliegen besonderer Umstände eine Rückzahlung bil- lig erscheinen lassen. Eine unangemessene Sachbehandlung kann unter anderem gegeben sein, wenn das DPMA einen Zurückweisungsbeschluss allein auf die unterlassene Beseitigung von bereits beanstandeten Formmängeln stützt, anstatt durch eine zweckmäßigere und weniger einschneidende Verfahrensmaßnahme die Gelegenheit einzuräumen, die Beseitigung dieser Mängel nachzuholen (vgl. BPatG, Beschluss vom 25. Juni 2008, 10 W (pat) 25/06). Nachdem vorliegend nach Lage der Akten die Patentanmelderin bereits weitgehend auf verschiedene Mängelrügen eingegangen war und diese korrigiert hatte, bestand hier eine hohe Aussicht auf Erfolg, die Mängel schon mittels einer weiteren Beanstandung zu be- seitigen, zumal keine Anhaltspunkte bestanden, dass die Patentanmelderin an den noch beanstandeten Textpassagen in der Beschreibung, auf die der Zurück- weisungsbeschluss gestützt wurde, würde festhalten wollen. Vielmehr bestand Anlass zu der Annahme, dass die Mängel betreffend die Bewertung der Figur 1, wie von der Beschwerdeführerin auch vorgebracht, unabsichtlich nicht beseitigt wurden. Die ohne Angabe konkreter Gründe zur Streichung vorgeschlagenen Textpassa- gen auf Seite 6 unten bis 7 oben hatte die Anmelderin ihrerseits unter Angabe konkreter Gründe beibehalten. Der Anmelderin wurde diesbezüglich mangels ei- ner Auseinandersetzung mit diesen Gründen vor der Zurückweisung nicht nur das rechtliche Gehör verwehrt, sondern es fehlt eine Stellungnahme hierzu auch in dem angefochtenen Beschluss. - 39 - III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Feuerlein Egerer Heimen Wismeth prö