20 W (pat) 21/10

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 21/10 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 17. November 2014 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 10 2006 044 660 … - 2 - hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Kopacek und der Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny beschlossen: Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2010 wird aufgehoben und das Pa- tent 10 2006 044 660 wird in vollem Umfang widerrufen. G r ü n d e I. Auf den Einspruch hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Marken- amts das Patent 10 2006 044 660 mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrich- tung zur Übertragung einer Vielzahl parallel anfallender Daten zwischen relativ zu- einander bewegten Einheiten“ mit Beschluss vom 2. Februar 2010 (verkündet am Ende der Anhörung am 2. Februar 2010) beschränkt aufrechterhalten. Die schriftli- che Begründung des Beschlusses ist der Einsprechenden am 19. März 2010 zu- gestellt und im Abholfach der Patentinhaberin am 19. März 2010 niedergelegt wor- den. Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende am 15. April 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax am 16. April 2010, Be- schwerde eingelegt. - 3 - Im Termin vom 17. November 2014 beantragt der Bevollmächtigte der Einspre- chenden und Beschwerdeführerin, den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2010 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt in der mündlichen Ver- handlung, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt sie, das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen auf- recht zu erhalten: Hilfsantrag 1: Patentansprüche 1 bis 34 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2014 Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift Hilfsantrag 2: Patentansprüche 1 bis 30 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2014 Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift Hilfsantrag 3: Patentansprüche 1 bis 30 gemäß Hilfsantrag 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2014 Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift - 4 - Hilfsantrag 4: Patentansprüche 1 bis 30 gemäß Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2014 Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift Hilfsantrag 5: Patentansprüche 1 bis 26 gemäß Hilfsantrag 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2014 Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift. Das Patent in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung umfasst insgesamt 34 Patentansprüche. Der unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: - 5 - Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet: „ „ - 6 - Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 lautet: „ „ - 7 - Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 lautet: „ „ - 8 - Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 lautet: „ „ - 9 - Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 lautet: Bezüglich der in den Anspruchsfassungen jeweils geltenden abhängigen Patent- ansprüche, nebengeordneten Vorrichtungsansprüche und der jeweils darauf rück- bezogenen abhängigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen. „ „ - 10 - Die Einsprechende und Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Des Weiteren hält sie den Gegenstand der Anspruchsfassungen für nicht patentfähig. Die Pateninhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen. Das Streit- patent offenbare die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Den Gegenstand der Anspruchsfassungen hält sie für patentfä- hig. Er sei durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheits- schädlich vorweggenommen, noch dem Fachmann nahe gelegt. Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat Erfolg. Das angegriffene Pa- tent offenbart die nach Patentanspruch 1 in beschränkt aufrechterhaltener Fas- sung geschützte Lehre sowie die nach Patentanspruch 1 i. d. F. nach den Hilfs- anträgen 1 bis 5 beanspruchte Lehre nicht so deutlich und vollständig, dass sie ein Fachmann ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Übertragung ei- ner Vielzahl parallel anfallender digitaler Daten (vgl. Streitpatent, Abs. [0001]). Wie dem Streitpatent zu entnehmen ist, komme es bei der Übertragung hoher Da- tenmengen häufig zu Problemen aufgrund zu hoher erzeugter EMV-Strahlung, da die übertragenen Daten gewisse Regelmäßigkeiten aufwiesen, die dazu führten, dass in bestimmten Frequenzbereichen hohe Störstrahlungen entstünden. Derarti- ge Störstrahlungen könnten den Betrieb anderer Geräte negativ beeinflussen, be- ziehungsweise den Betrieb dieser Geräte bis zu Ausfällen stören, so dass es not- - 11 - wendig sei, diese EMV-Strahlung möglichst niedrig zu halten (vgl. Streitpatent, Abs. [0002]). Es sei daher Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Verfahren zur Übertragung einer Vielzahl parallel anfallender digitaler Daten und eine entsprechende Daten- übertragungsvorrichtung zu finden, welche auf einem parallelen Synchronisations- weg zur Synchronisierung von Codierung und Decodierung verzichten könnten und andererseits sich derart auf die Eigenschaft der zu übertragenden Daten an- passten, dass auch kurzzeitige EMV-Ausstrahlungen vermieden würden (vgl. Streitpatent, Abs. [0010]). 2. Zur beschränkt aufrechterhaltenen Fassung a) Zur Lösung des technischen Problems weist der Gegenstand des Patentan- spruchs 1 gemäß der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung die folgenden Merk- male auf: 1.1 Verfahren zur Übertragung einer Vielzahl parallel anfallen- der digitaler Daten zwischen relativ zueinander bewegten Einheiten, wobei: 1.1.1 die zu übertragenden digitalen Daten zumindest teilweise zur Vermeidung von zu hoher Störstrahlung moduliert wer- den, 1.1.2 die Daten seriell zwischen den Einheiten (16, 18) übertra- gen werden und 1.1.3 nach der Übertragung die Daten demoduliert werden, dadurch gekennzeichnet, dass - 12 - 1.2 die parallel anfallenden und zu übertragenden Daten in eine Vielzahl von Datensätzen aufgeteilt werden, die integriert in Datenpakete übertragen werden, 1.3 je Datensatz die potentielle Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung untersucht und abhängig vom Grad der Nei- gung zur Erzeugung von EMV-Strahlung je Datenpaket ein Modulationsmuster ausgewählt wird, durch das in Verbin- dung mit dem jeweiligen Datensatz die bei der Datenüber- tragung entstehende EMV-Strahlung weitgehend reduziert wird, und 1.4 jeder Datensatz vor der Übertragung entsprechend dem zu- vor ausgewählten Modulationsmuster moduliert wird. b) Der Patentgegenstand richtet sich seinem technischen Inhalt nach an einen Entwicklungsingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Hochschulabschluss, der mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Datenübertragungstechnik, insbe- sondere der digitalen Datenübertragungstechnik, besitzt. c) Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmel- de- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 4. Oktober 1979 – X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 - Doppelachsaggregat; Urteil vom 11. Mai 2010 – X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. - 13 - c1) Gemäß dem Merkmal 1.1.1 des Patentanspruchs 1 sollen „die zu übertragen- den digitalen Daten zumindest teilweise zur Vermeidung von zu hoher Störstrah- lung moduliert werden“, wogegen gemäß dem Merkmal 1.3 „je Datensatz die po- tentielle Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung untersucht und abhängig vom Grad der Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung je Datenpaket ein Mo- dulationsmuster ausgewählt wird, durch das in Verbindung mit dem jeweiligen Da- tensatz die bei der Datenübertragung entstehende EMV-Strahlung weitgehend re- duziert wird“. Bei dem Begriff der „EMV-Strahlung“ handelt es sich zwar um keinen Fachbegriff, zum Verständnis dieses Begriffs wird der Fachmann jedoch die Beschreibung der Streitpatentschrift hinzuziehen, der er aus Absatz [0002] entnimmt (Unterstrei- chung hinzugefügt): „Bei der Übertragung hoher Datenmengen kommt es häufig zu Problemen zu hoher erzeugter EMV-Strahlung, da die übertrage- nen Daten gewisse Regelmäßigkeiten aufweisen, die dazu führen, dass in bestimmten Frequenzbereichen hohe Störstrahlungen ent- stehen. Derartige Störstrahlungen können den Betrieb anderer Geräte negativ beeinflussen, beziehungsweise den Betrieb dieser Geräte bis zu Ausfällen stören, so dass es notwendig ist, diese EMV-Strahlung möglichst niedrig zu halten.“ Für den Fachmann handelt es sich mithin bei dem Begriff der „EMV-Strahlung“ um ein Synonym zu „Störstrahlung“. Diese Angaben genügen daher zur ausführbaren Offenbarung einer Erfindung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, da sie dem fachmän- nischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. - 14 - c2) Anders verhält es sich aber bei der aufgabenhaften Formulierung des Merk- mals 1.3 im Patentanspruch 1, wonach „je Datensatz die potentielle Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung untersucht und abhängig vom Grad der Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung je Datenpaket ein Modulationsmuster ausge- wählt wird, durch das in Verbindung mit dem jeweiligen Datensatz die bei der Da- tenübertragung entstehende EMV-Strahlung weitgehend reduziert wird“. Für den Fachmann ist weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Patentbe- schreibung irgendwie ersichtlich, wie er hierbei vorgehen muss. Allein der Hinweis in der Streitpatentschrift darauf, dass für eine derartige Untersuchung bezüglich der potentiellen Neigung des Datensatzes zur Störstrahlerzeugung eine dem Fachmann geläufige Fourier-Analyse des Datensatzes durchgeführt oder mittels eines Histogramms des Datensatzes ermittelt werden kann (vgl. Streitpatent, Ab- satz [0016]), ändert nichts daran, dass aus der Streitpatentschrift nicht ersichtlich ist, wie an Hand eines zu sendenden Datensatzes nur auf Grund von Berechnun- gen dessen Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung untersucht und somit er- mittelt werden kann. Die Streitpatentschrift zeigt keinen Weg auf bzw. gibt auch keinerlei Hinweis auf einen derartigen Lösungsweg. Auch sein Fachwissen legt dem Fachmann keinen Lösungsweg nahe. Vielmehr handelt es sich hierbei – wie es auch den Ausführungen der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 24. Oktober 2012 zu entnehmen ist (vgl. Seite 3 bis 4, „zu 2.1“; Blatt 135 bis 136 der Gerichtsakte) – um eine sehr komplexe Aufgabe. Dem Fach- mann ist dabei bewusst, dass bei einer derartigen Untersuchung nicht nur der Da- tensatz selbst, sondern auch weitere Parameter, die das Übertragungssystem als Ganzes betreffen, berücksichtigt werden müssen (vgl. Streitpatentschrift, Ab- satz [0045] (Unterstreichungen hinzugefügt), „Die Verteilung solcher Daten ist da- bei sehr abhängig vom untersuchten Objekt.“ … „Des Weiteren hängt die Art der Daten und deren spektrale Verteilung mit ihren örtlichen Resonanzen und daraus resultierenden Strahlungspeaks auch von der Winkelstellung der Gantry ab, wobei jedoch nicht vorhersehbar ist, wie sich das Strahlungsspektrum im Laufe einer Spiralabtastung eines CTs entwickelt.“). Zu dem Problem, wie dies bei dem Ver- - 15 - fahren nach Patentanspruch 1 zu berücksichtigen ist, sind der Streitpatentschrift keinerlei Ausführungen zu entnehmen. Des Weiteren sind der Streitpatentschrift auch keine Hinweise zu entnehmen, nach welchen Kriterien der Fachmann vorgehen müsste, um vor der Datenübertra- gung abhängig vom Grad der Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung je Da- tenpaket ein Modulationsmuster auszuwählen, durch das in Verbindung mit dem jeweiligen Datensatz die bei der Datenübertragung entstehende EMV-Strahlung weitgehend reduziert wird. Auch auf Grund seines Fachwissens kann sich der Fachmann die Lösung dieser Aufgabe nicht erschließen. Soweit die Patentinhaberin auf den Stand der Technik nach der Druckschrift E4: WO 2004/032364 A1 verweist, wonach dem Fachmann eine derartige Vorgehensweise zur Untersu- chung einer Neigung zur EMV-Strahlung und Auswahl von Modulationsmustern bereits bekannt sei, so kann sie damit diesen Nachweis nicht erfolgreich führen. Gemäß den Ausführungen der Pateninhaberin unterscheide sich dessen Lehre le- diglich dadurch, dass der Zeitpunkt, zu dem die Störstrahlung ermittelt werde, auf die Senderseite verschoben sei, und dem Fachmann deshalb die Art und Weise, wie man einen Datensatz modulieren müsse, grundsätzlich bekannt sei. Zwar ist dem Patentinhaber und Beschwerdeführer zuzustimmen, dass gemäß der Druck- schrift E4 ein zu sendender Datenstrom kodiert werden soll, um die Leistung des Signals wahlweise zu erhöhen oder zu erniedrigen, um so durch eine Anpassung der spektralen Eigenschaften des Signals die Übertragungsqualität an den Fre- quenzgang der übrigen Übertragungsstrecke sowie an vorhandene Störer bzw. störempfindliche Komponenten anzupassen (vgl. E4, S. 6, erster Absatz). Jedoch wird beim Verfahren nach der Druckschrift E4 eine Messgröße entsprechend ei- nem Störpegel der Übertragungseinrichtung ermittelt und zur Anpassung bestimm- - 16 - ter spektraler Anteile herangezogen (vgl. E4, S. 8, Absatz 2) und nicht der zu sen- dende Datensatz untersucht. Hinweise, wie an Hand eines zu sendenden Daten- satzes dessen Neigung zur Erzeugung von EMV-Strahlung untersucht werden soll, liefert diese Druckschrift somit keine. Auch bezüglich der Kodierungsvorschrift des zu sendenden Datensatzes (vgl. E4, S. 5, letzter Absatz, „Kodiereinrichtung“) in Abhängigkeit von der Messgröße, sind dieser Druckschrift keinerlei Informatio- nen zu entnehmen. Modulationsmuster werden überhaupt nicht erwähnt. Somit müsste der Fachmann zur Überzeugung des Senats - auch unter Kenntnis der Offenbarung der Druckschrift E4 – erfinderisch tätig werden, um das Verfahren des Patentanspruchs 1 ausführen zu können. Die Erfindung in der beschränkt auf- rechterhaltenen Fassung des Anspruchs 1 ist mithin in der Patentschrift nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. 3. Zu den Hilfsanträgen 1 bis 5 Auch die mit weiteren Merkmalen im Patentanspruch 1 der Fassungen der Hilfsan- träge ergänzte technische Lehre ist nicht patentierbar, weil sie im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Denn auch die Merkmalskombination des Patentanspruchs 1 in sämtlichen Fas- sungen der Hilfsanträge 1 bis 5 umfasst das Merkmal 1.3, zu dessen erfolgreicher Realisierung die Streitpatentschrift, wie unter Punkt 2 ausgeführt, keinerlei nachar- beitbare Information liefert. 4. Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des selbständigen Patentanspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 war das Patent folglich insgesamt zu widerrufen (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 - Informationsübermittlungsverfahren II). Im Übrigen war ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der abhängigen Patent- ansprüche für den Senat nicht ersichtlich und ist auch von der Patentinhaberin nicht vorgetragen worden (für das Nichtigkeitsverfahren vgl. BGH, Urteil vom - 17 - 29. September 2011 – X ZR 109/08, GRUR 2012, 149, Leitsatz a – Sensoranord- nung). Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes). Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be- fangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still- schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist (§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgeset- zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG). Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes- gerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe. - 18 - Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgeset- zes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge- richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV). Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe- schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Pa- tentgesetzes). Die Begründung muss enthalten: 1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird; 2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm; 3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Be- zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben (§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes). Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu- gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgeset- zes). Dr. Mayer Kopacek Albertshofer Dr. Wollny Pü