21 W (pat) 8/10

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 8/10 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 23. Oktober 2014 … B E S C H L U S S In der Einspruchsbeschwerdesache … - 2 - … betreffend das Patent 10 2005 016 245 hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2014 durch den Vorsitzen- den Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler, die Richterin Hartlieb sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. M. Müller und die Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer beschlossen: 1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I wird als unzulässig verworfen. 2. Der Beitritt der Beschwerdeführerin I auf Seiten der Beschwer- deführerin II wird zugelassen. 3 . Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II wird zurückgewie- sen. - 3 - G r ü n d e I Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2005 016 245.2 wurde am 8. April 2005 unter der Bezeichnung „Verfahren, Computer, Computerprogramm und computerlesbares Medium betreffend die Prüfung von Datensätzen für Zahn- ersatzteile“ beim Deutschen Patent- und Markenamt von der W… GmbH in G… angemeldet und mit Beschluss vom 28. September 2007 er- teilt. Die Patenterteilung wurde am 21. Februar 2008 veröffentlicht. Eingetragene Inhaberin war zum Zeitpunkt der Erteilung die Firma A… GmbH in G… auf die die Anmeldung am 18. Juni 2007 umgeschrieben worden war. Gegen das Patent hat die I… Company in P… (Ein- sprechende I) und die E… AG in S… (Einsprechende II), mit Schrift- satz vom 13. Mai 2008 Einspruch erhoben. Die Einsprechenden haben die Schutzhindernisse der fehlenden Lehre zum planmäßigen Handeln (§ 1 Abs. 1 PatG), des Patentierungsverbots aufgrund eines Programms für Datenverarbei- tungsanlagen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG), der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht. Weiter bemängelten sie die fehlende Klarheit des Be- griffs „Innenseite“ (Schriftsatz vom 2. Juli 2009). Zum Stand der Technik verwiesen die Einsprechenden auf die Druckschriften D1 WO 02/39056 A1 D2 WO 01/41670 A1 (bereits in Prüfungsverfahren genannt) D3 US 2004/0220691 A1 D4 WO 2004/038326 A2 (bereits in Prüfungsverfahren genannt) D5 US 2002/0137002 A1 - 4 - D6 Schöne Ch. et. al.: „Erarbeitung einer Reverse Engineering - CAM - Prozesskette für den Bereich der Konstruktion und Fertigung zahnärztlich-prothetischen Restaurationen“, Vor- trag zur Projektvorstellung anlässlich der RAPROMED 2001 am 24. Oktober 2001 in L… D7 WO 02/069836 A1 D8 WO 03/007834 A1 D9 EP 0 913 130 A2 D10 EP 1 062 916 A2 D11 Tony Traber: „Fünf Jahre Erfahrung mit DCS-Preciscan®“, ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor, Ausgabe 04, 2003, S. 46 – 50. In der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2014 führten sie weiter die Druckschrift D12 Gerhard Geiger: „Geschiebetechnik“, Verlag Neuer Merkur GmbH, 1. Auflage, 1982, S. 232-236 in das Verfahren ein. Während des Einspruchsverfahrens haben die Vertreter der damals eingetrage- nen Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 einen Antrag auf Umschrei- bung auf die I1… AG in B… gestellt. Darin ist ausgeführt, dass die Anmelderin fälschlicherweise als „A… GmbH“ registriert sei, der Firmen- name aber immer richtig A1… GmbH gelautet habe. Die An- melderin, A1… GmbH, sei verschmolzen worden auf die übernehmende Firma „e1… Centrum für dentale C… AG“; diese habe anschließend Namen und Rechtsform geändert in „S1… GmbH“. Die S1… GmbH habe schließlich die Patentanmeldung übertragen auf die Firma „I1… AG“ in B…. - 5 - Nachweise zur Verschmelzung und zur Namens- und Rechtsformänderung waren dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt worden. Die Umschreibung auf die I1… AG in B… durch das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgte am 7. August 2009. Mit Schriftsatz vom 28. Juli 2009 ist die vormalige Patentinhaberin dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und beantragte in der Anhörung vom 21. Juli 2009, das Patent aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit den Hilfsanträgen 1 – 4, jeweils überreicht in der Anhö- rung. Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts hat aufgrund der Anhörung vom 21. Juli 2009 das Patent widerrufen, da die Gegenstände der An- sprüche 35 nach dem Haupt- und dem Hilfsantrag I und dem enger gefassten An- spruch 33 nach Hilfsantrag II (Prüfung auf Aufsetzbarkeit) ausgehend von Druck- schrift D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, ebenso beruhe An- spruch 34 nach Hilfsantrag III gegenüber D4 nicht auf einer erfinderischen Tätig- keit und auch zu Anspruch 32 nach Hilfsantrag IV gelange der Fachmann in nahe liegender Weise ausgehend von der D4. Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin und der vormaligen Patentinhaberin vom 20. November 2009, jeweils eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag. Die Beschwerdeführe- rin II führt aus, sie sei kraft der Gesamtrechtsnachfolge, die sich aus dem Um- schreibungsantrag vom 27. Mai 2009 ergebe, Verfahrensbeteiligte des Ein- spruchsverfahrens. Die Beschwerdeführerin I erklärt vorsorglich den Beitritt zum Verfahren als Streit- helferin. - 6 - Die Beteiligten waren mit Hinweis des juristischen Mitglieds darauf hingewiesen worden, das Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der neuen Patent- inhaberin und Beschwerdeführerin I bestehen sowie darauf, dass keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Be- schwerdeführerin II sowie den Beitritt als Streithelferin durch die Beschwerdefüh- rerin I bestehen. Die Beschwerdeführerinnen beantragen, den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juli 2009 aufzuheben und das Patent 10 2005 016 245 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhal- ten: Patentansprüche 1 bis 35 und 40 gemäß Hilfsantrag I vom 21. Juli 2009 Patentansprüche 1 bis 33 und 38 gemäß Hilfsantrag II vom 21. Juli 2009 Patentansprüche 1 bis 34 und der letzte Anspruch gemäß Hilfsan- trag III vom 8. September 2011 Patentansprüche 1 bis 32 und 37 gemäß Hilfsantrag IV vom 21. Juli 2009 Patentansprüche 1 bis 32 gemäß Hilfsantrag V vom 23. Oktober 2014 Übrige Unterlagen jeweils wie erteilt. - 7 - Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) beantragen, die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin I als unzulässig zu verwerfen, die Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Beschwerde- führerin II als unzulässig zu verwerfen, den Beitritt der Patentinhaberin auf Seiten der Beschwerdeführe- rin II nicht zuzulassen, die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin I zu- rückzuweisen, die Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Beschwerde- führerin II zurückzuweisen. Die Einsprechenden sind der Auffassung, dass lediglich die Patentinhaberin „A… GmbH“ beschwerdeberechtigt gewesen sei, da nur sie als Patentinhabe- rin am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt gewesen sei. Nachweise für die im Umschreibungsverfahren behauptete Verschmelzung, Umwandlung und Übertra- gung seien nicht erbracht worden. Die Beschwerdeführerin II sei zudem nie im Re- gister eingetragen gewesen. Die Zustimmung zu einem Parteiwechsel werde ver- weigert. Darüber hinaus machen die Einsprechenden geltend, dass eine Übertra- gung des Patents auf die Beschwerdeführerin I nicht erfolgt sein könne, da die Be- schwerdeführerin II nicht Patentinhaberin im Wege der Gesamtrechtsnachfolge werden konnte, da das Patent vorher im Wege einer Abspaltung eines Teilbetriebs bereits auf eine andere Firma übergegangen gewesen sei. Zum Streitbeitritt füh- ren die Einsprechenden aus, dass keine zulässige Beschwerde eingelegt worden sei und somit auch kein Streitbeitritt erfolgen könne. - 8 - Die mit Gliederungspunkten versehenen, erteilten, nebengeordneten Patentan- sprüche (Hauptantrag) lauten Patentanspruch 1: 1 Verfahren, 1.1 bei dem ein Datensatz, 1.1.1 der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, 1.2 darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist. Patentanspruch 35: 35. Verfahren bei dem anhand 35.1.1 - eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon reprä- sentiert, und 35.1.2 - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) 35.2. geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Rest- zahnbereich (11) aufsetzbar ist. Patentanspruch 36: 36. Verfahren, bei dem 36.1 ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsen- tiert, 36.2 auf Unterschneidungen geprüft wird. Patentanspruch 37: 37. Computer mit 37.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatz- teil (1) oder einen Teil davon repräsentiert und 37.2 - Mitteln mit denen der Datensatz darauf geprüft wird, ob das Zahnersatz- teil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstel- lungsverfahren herstellbar ist. - 9 - Patentanspruch 38: 38. Computer mit 38.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatz- teil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und eines Datensatzes des da- zugehörigen Restzahnbereichs (11) und mit 38.2 - Mitteln mit denen geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil da- von auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist. Patentanspruch 39: 39. Computer mit 39.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatz- teil (1) oder einen Teil davon repräsentiert und 39.2 - Mitteln mit denen der Datensatz auf Unterschneidungen (3) geprüft wird. Patentanspruch 40: 40. Computerlesbares Medium 40.1 mit durch den Computer ausführbaren Anweisungen zum Ausführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 36, wenn die Anweisungen auf einem Computer ausgeführt werden. Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 34 wird auf die Streitpatentschrift ver- wiesen. - 10 - Der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrag I lautet (Unterschiede zum Hauptantrag durch Unterstreichung/Durchstreichen gekenn- zeichnet): 1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil da- von repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist. wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her- stellungsverfahrens erfolgt. Die nebengeordneten Ansprüche 35 und 40 gemäß Hilfsantrag I entsprechen den jeweiligen Ansprüchen nach Hauptantrag. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag I durch Unterstreichung gekennzeichnet): 1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil da- von repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsen- tiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob ein Zahnersatzteil (1) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken be- rücksichtigt werden, wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her- stellungsverfahrens erfolgt. - 11 - Der nebengeordnete Anspruch 33 gemäß Hilfsantrag II lautet (Unterschiede zum Anspruch 35 nach Hilfsantrag I durch Unterstreichung gekennzeichnet): 33. Verfahren bei dem anhand - eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon reprä- sentiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradlini- ges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Weg- schwenken berücksichtigt werden. Der nebengeordnete Anspruch 38 gemäß Hilfsantrag II entspricht dem An- spruch 40 nach Hilfsantrag I. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III lautet (Unterschiede zum Hauptan- trag/Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet): 1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfah- ren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem an- hand - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsen- tiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) auf den Restzahnbereich (11) aufsetz- bar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein gradliniges Aufset- zen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden, - 12 - wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil unter- schneidungsfrei orientiert ist, und wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her- stellungsverfahrens erfolgt. Der nebengeordnete Anspruch 34 gemäß Hilfsantrag III lautet (Unterschiede zum Anspruch 33 nach Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekenn- zeichnet): 34. Verfahren bei dem anhand - eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon reprä- sentiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradlini- ges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Weg- schwenken berücksichtigt werden und wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil un- terschneidungsfrei orientiert ist. Der nebengeordnete, letzte Anspruch gemäß Hilfsantrag III entspricht dem An- spruch 38 nach Hilfsantrag II. - 13 - Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet): 1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfah- ren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem an- hand - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsen- tiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) auf den Restzahnbereich (11) aufsetz- bar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit die Eigenbeweglichkeit von Zähnen (12, 13) berücksichtigt wird, wobei die Zahnbereiche durch Dateneinga- be oder automatische Erkennung identifiziert werden und diesen identifizierten Zahnbereichen Eigenbeweglichkeiten aufgrund von voreingegebenen Daten be- züglich Zahnbeweglichkeiten zugeordnet werden, sowohl ein gradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwen- ken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden, wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her- stellungsverfahrens erfolgt. - 14 - Der nebengeordnete Anspruch 32 gemäß Hilfsantrag IV lautet (Unterschiede zum Anspruch 33 nach Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekenn- zeichnet): 32. Verfahren bei dem anhand - eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon reprä- sentiert, und - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit die Eigenbeweglich- keit von Zähnen (12, 13) berücksichtigt wird, wobei Zahnbereiche durch Da- teneingabe oder automatische Erkennung identifiziert werden und diesen identifizierten Zahnbereichen Eigenbeweglichkeiten aufgrund von voreingege- benen Daten bezüglich Zahnbeweglichkeiten zugeordnet werden, sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden. Der nebengeordnete Anspruch 37 gemäß Hilfsantrag IV entspricht dem An- spruch 38 nach Hilfsantrag II. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag V lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet): - Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfah- ren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem an- hand - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsen- tiert, und - 15 - - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob ein Zahnersatzteil (1) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken be- rücksichtigt werden, wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her- stellungsverfahrens erfolgt, wobei die bestimmten Herstellungsverfahren sind: - Fräsen mit einer 3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5- Achs Fräsmaschine und/oder - Lasersintering. Der nebengeordnete Anspruch 32 gemäß Hilfsantrag V entspricht dem An- spruch 38 nach Hilfsantrag II. Bezüglich der jeweiligen Unteransprüche und auf das übrige Vorbringen der Betei- ligten wird auf die Akte verwiesen. II 1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II – S1… GmbH – ist zulässig. Gemäß § 74 Abs. 1 PatG steht ihr als am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligte das Beschwerderecht zu. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden ist die Beschwerdeführerin II als Patentinhaberin am Einspruchsverfahren vor dem Patentamt beteiligt gewesen. Dem steht auch nicht entgegen, dass sie nicht als Schutzrechtsinhaberin im Re- gister eingetragen war. - 16 - Zwar leitet sich aus § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG ab, dass der Registereintrag den Schutzrechtsinhaber prozessual als an dem Schutzrecht Berechtigten legitimiert, so dass grundsätzlich der eingetragene Schutzrechtsinhaber zur prozessualen Geltendmachung von Rechten berechtigt ist. Dieser bleibt bis zum Vermerk einer Änderung im Register nach Maßgabe des PatG berechtigt oder verpflichtet (vgl. Busse, Patentgesetz 7. Aufl., § 30 Rdn. 33, 34). So wie eine Umschreibung – wie jeder andere Registereintrag – für den materiellen Rechtserwerb bedeutungslos ist, ist umgekehrt die materielle Rechtsinhaberschaft für die Legitimation zur Wahr- nehmung der Rechte aus dem Schutzrecht bedeutungslos (vgl. a. a. O. § 30 Rdn. 90). Von dem Grundsatz, dass zur (gerichtlichen) Geltendmachung des Rechts aus dem Patent gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG immer nur der eingetragene Anmel- der oder Patentinhaber legitimiert ist, ist jedoch eine Ausnahme zu machen im Fal- le der Gesamtrechtsnachfolge. Da § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG ersichtlich voraussetzt, dass der „frühere“ materiell Berechtigte als Rechtssubjekt noch vorhanden ist, ist die Vorschrift auf den Inhaberwechsel durch gesellschaftsrechtliche Gesamt- rechtsnachfolge nicht anwendbar. Der Gesamtrechtsnachfolger kann also ohne vorherige Eintragung Anträge stellen oder Beschwerde gegen einen gegen den Rechtsvorgänger ergangenen Beschluss einlegen (vgl. a. a. O. § 30 Rdn. 95, 96). Die Beschwerdeführerin II ist Gesamtrechtsnachfolgerin der vormaligen Patentin- haberin – A1… GmbH -, die aufgrund Verschmelzung mit der aufnehmenden Firma erloschen war, und war damit zum Zeitpunkt der Ver- kündung des Beschlusses des Patentamts Patentinhaberin. Als Gesamtrechts- nachfolgerin ist sie – auch ohne im Register eingetragen gewesen zu sein – ver- fahrensbeteiligt gewesen und damit grundsätzlich beschwerdeberechtigt. - 17 - Die vom Beschwerdegegnervertreter mit Schreiben vom 6. Februar 2013 geäußer- ten Vermutungen, die Beschwerdeführerin II – S1… GmbH – sei nicht Gesamtrechtsnachfolgerin, da vorab ein Teilbetrieb zusammen mit dem Streitpatent an eine andere Firma übertragen worden sei, sind nicht belegt. Viel- mehr wurde nach Ansicht des Senats durch die mit Schreiben des Beschwerde- führervertreters vom 10. April 2013 vorgelegte Übertragungserklärung vom 11. Mai 2009 zum Einen nachgewiesen, dass das Streitpatent von der Beschwer- deführerin II auf die Beschwerdeführerin I übertragen wurde. Zum Anderen sind im Zusammenhang mit der am 7. August 2009 erfolgten Um- schreibung auf die I1… AG in B… durch das Deutsche Patent- und Markenamt - nach der Übertragung der Patentanmeldung durch die S1… GmbH auf diese – die dem Deutschen Patent- und Marken- amt vorgelegten Nachweise zur Verschmelzung und zur Namens- und Rechts- formänderung geprüft und der Umschreibung zugrunde gelegt worden. 2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I war als unzulässig zu verwerfen, da die Beschwerdeführerin I am Einspruchsverfahren nicht beteiligt war. Das Beschwerderecht steht gemäß § 74 Abs. 1 PatG nur den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. § 74 PatG wird ergänzt insbesondere durch die Vorschriften der ZPO zur Nebenintervention und Veräußerung der Streitsache. Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung der Anmeldung oder des Patents ändert sich erst mit dem Vollzug der Änderung der Eintragung die Legitimation des Eingetra- genen. Allerdings ergeben sich die Wirkungen der vollzogenen Umschreibung auf laufende Verfahren dabei aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO. Da- nach können Einspruchs(beschwerde)verfahren und Erteilungsbeschwerdeverfah- ren unverändert mit den bisherigen Beteiligten fortgesetzt werden oder es kann mit Zustimmung der Gegenseite zum Beteiligtenwechsel kommen (vgl. Schulte, PatG 9. Aufl., § 74 Rdn. 3 ff.). - 18 - Im vorliegenden Fall erfolgte die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin I als Einzelrechtsnachfolgerin erst nach Verkündung des Beschlusses in der Anhörung also während des nicht rechtskräftig abgeschlossenen Einspruchsverfahrens. Die Beschwerdeführerin I ist nicht mit ihrer Eintragung in die Rolle an Stelle der bisherigen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II Verfahrensbeteiligte gewor- den. Nach der Rechtsprechung des BGH zählt zu den gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendenden Vorschriften auch im Einspruchsbeschwerdever- fahren § 265 Abs. 2 ZPO, wonach die Veräußerung der streitbefangenen Sache auf den Prozess keinen Einfluss hat. Da demnach der Rechtsnachfolger nicht be- rechtigt ist, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen, lassen Übertragung und Umschreibung des Patents die Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Ein- spruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich unberührt. Die Besonderheiten des Einspruchs(beschwerde)verfahrens rechtfertigen es nicht, die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO nicht anzuwenden (vgl. BGH GRUR 2008, 87-90 Rdn. 18, 25 – Pa- tentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Nach Ansicht des Senats findet diese Vorschrift auch im vorliegenden Fall Anwen- dung. Aus der obengenannten Entscheidung ist nicht zu entnehmen, dass der BGH die Anwendbarkeit nur auf das gerichtliche Verfahren beschränken wollte, er bezieht sich vielmehr ausdrücklich auf das Einspruchs(beschwerde)verfahren. Die erforderliche Zustimmung der Einsprechenden zum Beteiligtenwechsel wurde versagt, so dass das Verfahren mit den bisherigen Beteiligten zu führen war. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I war daher als unzulässig zu verwerfen. - 19 - 3. Der Beitritt der Beschwerdeführerin I als Streithelferin gemäß § 66 ZPO zum Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin II war zuzulassen. Der Beitritt des Einzelrechtsnachfolgers auf Seiten des im Verfahren verbleiben- den bisherigen Patentinhabers ist ab dem Zeitpunkt der materiellen Berechtigung zuzulassen (vgl. BGH GRUR 2008, 87-90, Rdn. 30, 32 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Die Voraussetzungen für eine zulässige Nebenintervention gem. § 66 ZPO, näm- lich die Beitrittserklärung zu einem anhängigen Rechtsstreit zwischen anderen Personen sowie ein rechtliches Interesse am Obsiegen der unterstützten Partei sind gegeben. Soweit der Beschwerdegegnervertreter im Schriftsatz vom 6. Februar 2013 die Gesamtrechtsnachfolge in Frage stellt und behauptet, es läge Abspaltung eines Teilbetriebes vor und das Patent sei auf diesen übergegangen, so ist der Be- schwerdeführervertreter diesen Behauptungen im Schriftsatz vom 10. April 2013 entgegengetreten und hat die der Umschreibung zugrunde liegende Übertra- gungserklärung vorgelegt. Aus der Übertragungserklärung ergibt sich, dass die S1… GmbH das Streitpatent auf die neue Patentinhaberin I1… AG übertragen hat. Der Beitritt der Beschwerdeführerin I – S2… AG - als Streithelferin auf Sei- ten der früheren Patentinhaberin und Beschwerdeführe- rin II – S1… GmbH - ist zulässig. 1. Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Ein- spruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässig ist. Denn der auf mangelnde Patentfähigkeit gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Ein- spruchsfrist gemäß § 59 Abs. 1 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zuläs- - 20 - sigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin und den Beschwer- deführerinnen nicht bestritten worden. 2. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überprüfung eines Datensatzes eines Zahnersatzteiles  auf mögliche Herstellung dieses Zahnersatzteil mit einem bestimmten Her- stellverfahren (Anspruch 1),  auf Aufsetzbarkeit des Zahnersatzteils auf einen Restzahnbereich (An- spruch 35) und  auf Unterschneidungen im Datensatz (Anspruch 36). Weiter betrifft die Erfindung einen Computer zur Überprüfung  auf mögliche Herstellung dieses Zahnersatzteil mit einem bestimmten Her- stellverfahren (Anspruch 37),  auf Aufsetzbarkeit des Zahnersatzteils auf einen Restzahnbereich (An- spruch 38) und  auf Unterschneidungen im Datensatz (Anspruch 39). sowie ein computerlesbares Medium mit Anweisungen zur Durchführung der obi- gen Verfahren (Anspruch 40) (siehe Patentschrift Abs. [0001]). Gemäß der Beschreibungseinleitung werden Zahnersatzteile wie Brücken, Inlays, Overlays, Kronen oder Ähnliches hergestellt, indem von dem Restzahnbereich ein Abdruck genommen wird und mit dem ein Gipsmodell des Restzahnbereichs er- stellt wird. Durch Abscannen oder Abtasten eines solchen Modells oder eines Restzahnbereichs kann die Form des Restzahnbereichs in Form eines Datensat- zes erfasst werden. Ausgehend von einem solchen Datensatz oder auch unab- hängig davon sei es bekannt, Datensätze zu erstellen, die ein Zahnersatzteil oder - 21 - einen Teil davon repräsentieren. Mit derartigen Datensätzen können maschinelle Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen, wie etwa Fräsverfahren oder Ähn- liches, eingesetzt werden (siehe Patentschrift Abs. [0002] bis [0005]). In der Beschreibung des Streitpatents ist angegeben, dass beim Beschleifen der Zähne, der Implantatspfosten oder Ähnlichem in manueller Handarbeit in der Re- gel versucht wird, diese etwa konisch zu beschleifen, um so ein Aufsetzen des Zahnersatzteils in möglichst einfacher Weise zu ermöglichen. Gelegentlich könne es jedoch vorkommen oder unvermeidlich sein, dass der Restzahnbereich Unter- schneidungen aufweist, da eine Beurteilung mit dem bloßen Auge in der engen Mundhöhle recht schwierig sein kann. Dies könne bei der maschinellen Herstel- lung von Zahnersatzteilen zu Problemen führen (siehe Patentschrift Abs. [0006]). Als Stand der Technik sind in der Beschreibungseinleitung die WO 01/41670 A1 und die WO 2004/038326 A2 genannt, die Verfahren und Einrichtungen zur Her- stellung von keramischem Zahnersatzteilen mittels CAD-Daten offenbaren (siehe Patentschrift Abs. [0007] und [0008]). Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren, einen Com- puter, ein Computerprogramm und ein computerlesbares Medium zur Verfügung zu stellen, mit dem möglichst viele Arten von Zahnersatzteilen möglichst günstig hergestellt werden können (siehe Patentschrift Abs. [0009]). Diese Aufgabe wird nach der Streitpatentschrift für das Verfahren mit den Merk- malen nach den Ansprüchen 1, 35 oder 36, für den Computer mit den Merkmalen nach den Ansprüchen 37, 38 oder 39, oder für das computerlesbare Medium mit den Merkmalen nach Anspruch 40 gelöst. - 22 - Die Fig. 1 des Streitpatents zeigt eine schematische Ansicht eines Zahnersatzteils und eines Fräswerkzeugs: 3. Die erteilten Patentansprüche 1 bis 40 finden eine ausreichende Stütze in der ur- sprünglichen Offenbarung. Dies wurde von den Einsprechenden auch nicht bestrit- ten. Die Offenbarung der Ansprüche – auch nach den Hilfsanträgen – kann jedoch da- hin stehen, da sie nicht gewährbar sind wie die nachfolgenden Ausführungen zei- gen. 4. Es ist nach dem maßgeblichen Verständnis des zuständigen Fachmanns zu beur- teilen, was als Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch das Streitpatent und in der nach den Hilfsanträgen verteidigten Fassung unter Schutz gestellt ist. Als zu- ständiger Fachmann sieht der Senat dabei einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Medizintechnik an, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zahnmedizintechnik, insbesondere der Entwicklung von computerunterstütz- ten Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen, verfügt. Dieser Fachmann be- sitzt medizinische Grundkenntnisse und Fachkenntnis in der Verwendung von CAD/CAM-Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen bzw. wird mit einem - 23 - CAD/CAM-Spezialisten zusammenarbeiten. Er wird weiter bezüglich medizini- scher Fragestellungen einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden für die Lösung der Aufgabe hinzuziehen. Der Senat legt demnach den Begriffen „Prüfung auf Herstellbarkeit“, „Prüfung auf Aufsetzbarkeit“ und „Prüfung auf Unterschneidungen“ folgendes Verständnis zu Grunde: 4.1 Prüfung auf Herstellbarkeit: Bei einer Prüfung auf Herstellbarkeit wird lediglich die Aussage getroffen, ob das Zahnersatzteil unabhängig vom Herstellverfahren überhaupt herstellbar ist. Dabei sind unter einem Herstellverfahren nicht nur Verfahren auf unterschiedlichen Ferti- gungsmaschinen (3/3+1/4/5-Achs-Fräsmaschine, Lasersinterung, vgl. Streitpatent Anspruch 3, Anspruch 1 nach Hilfsantrag V) zu verstehen, sondern auch die Ver- wendung von verschiedenen Werkzeugen (vgl. Streitpatent Abs. [0055], [0056]: „In Fig. 2 ist der Fall dargestellt, bei dem als Fräswerkzeug ein Formwerkzeug 5 ver- wendet wird. Dieses hat an seinem oberen Ende eine Verdickung 6. Mit einem sol- chen Fräswerkzeug ist es auch mit einer 3-Achs-Fräsmaschine möglich, leichte Unterschneidungen herzustellen.“). Weiter umfasst eine automatische Ermittlung von Fertigungsdaten die Prüfung auf Herstellbarkeit (Ja/Nein), da ausgewertet wird, ob Fertigungsdaten berechnet wer- den können, d. h. sind Fertigungsdaten erzeugbar, so wird damit implizit ausge- sagt, dass das Zahnersatzteil herstellbar ist, sind keine Fertigungsdaten erzeug- bar, so ist das Zahnersatzteil nicht herstellbar. 4.2 Prüfung auf Aufsetzbarkeit: Ein Verfahren zur optimalen Aufsteckrichtung/Einschubeinrichtung beinhaltet im- mer eine Prüfung auf Aufsetzbarkeit (Aufsteckeinrichtung ermittelbar → aufsetz- bar, keine Aufsteckrichtung ermittelbar → nicht aufsetzbar). In den Merkma- len 35.1.1 und 35.1.2 wird hierfür von den zwei Datensätzen ausgegangen, einem Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert (Merk- - 24 - mal 35.1.1) und einem Datensatz des dazugehörigen Restzahnbereichs (Merk- mal 35.1.2). Damit wird zumindest gefordert, dass beide Datensätze vorhanden sein müssen. Das Merkmal 35.2. , wonach geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, ist erfüllt, wenn bereits durch einen dieser Datensätze eine Aussage zur Aufsetz- barkeit getroffen werden kann. Wird eine Aufsteckeinrichtung eines Zahnersatzteils auf einen zugehörigen Rest- zahnbereich ermittelt, sind beide Datensätze beteiligt und eindeutig Merkmal 35.2 gegeben. 4.3 Prüfung auf Unterschneidungen: Die Unterschneidungen beziehen sich auf den Datensatz des Zahnersatzteils. Da- her fallen nur Unterschneidungen am Zahnersatzteil (nicht am Restzahnbereich) unter dieses Merkmal. 5. Die Fassung des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge ist unzulässig, weil sich die darin enthaltenen Angaben in einer nähe- ren Beschreibung des technischen Problems erschöpfen, das dem Anmeldungs- gegenstand zugrunde liegt. Da eine Aufgabe keine Erfindung ist, diese vielmehr in der Lösung der Aufgabe liegt (BGH GRUR 1984, 194, 195 - Kreiselegge), dürfen sich die im Patentanspruch enthaltenen Angaben nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschöpfen, sondern müssen die Lö- sung der Aufgabe umschreiben (BGH-Acrylfasern). - 25 - Die Erfindung liegt auf dem technischen Gebiet der Zahntechnik und beinhaltet ei- nen Zwischenschritt bei der Herstellung eines Zahnersatzteils. Die in der Beschrei- bung angegebene Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren, einen Computer, ein Computerprogramm und ein computerlesbares Medium zur Verfü- gung zu stellen, mit dem möglichst viele Arten von Zahnersatzteilen möglichst günstig hergestellt werden können (siehe Patentschrift Abs. [0009]). Die Aufgabe ist damit als nicht-technisch anzusehen, da sie auf wirtschaftlichen Interessen be- ruht. Die Aufgabe oder das von der Erfindung zu lösende technische Problem ist durch Auslegung des Patentanspruchs aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tat- sächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patent- anspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, Urteil vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 Rn. 18 – Fettsäurezusammenset- zung; Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Ge- lenkanordnung). Auf dieser Grundlage betrifft das Streitpatent das technische Problem, die Über- prüfung des modellierten Zahnersatzteils auf Brauchbarkeit bzw. Verwendbarkeit für die Fertigung und die Anwendung am Patienten, insbesondere Herstellbarkeit (Prüfung auf Herstellbarkeit, einschließlich Prüfung auf Unterschneidungen) und Aufsetzbarkeit (Prüfung auf Aufsetzbarkeit, einschließlich Prüfung auf Unter- schneidungen), wodurch die Kosten und der Zeitbedarf bei der Herstellung verrin- gert werden sollen. Jedoch fehlt in den Patentansprüchen 1 nach dem Haupt- und den Hilfsanträgen die technische Lösung, da die beanspruchte Lösung lediglich eine umformulierte technische Aufgabe darstellt und keine technische Lösung beinhaltet. - 26 - 5.1 Hauptantrag: So ist bezüglich der Prüfung der Herstellbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags lediglich angegeben, dass „ein Datensatz, der ein Zahnersatz- teil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahner- satzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungs- verfahren herstellbar ist“. Betrifft die Erfindung die Gestaltung von Sachen, ist der Anmelder gehalten, die Sache (oder die Sachen) durch körperliche Merkmale zu umschreiben (BGHZ 73, 183, 188 – Farbbildröhre, BGH-Acrylfasern). Bezüglich eines Verfahrens kann ei- ne Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte durch die Angabe von konkreten Verfahrensschritten angegeben werden. Schritte zur Lösung dieser Aufgabe und zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs fehlen in dem Anspruch 1 nach Haupantrag. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin wird auch keine Anleitung für die konkrete Wahl eines Herstellungsverfahrens gegeben. Allenfalls könnte in der Analyse der Daten eine Maßnahme der Datenverarbeitung gesehen werden und jedoch nicht die Lö- sung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln. Denn das Verfahren lehrt keine Abfolge technischer Einzelmaßnahmen, sondern gibt ledig- lich das Ziel, die Überprüfung der Herstellbarkeit, an. 5.2 Hilfsanträge I und II: Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag I enthält als zusätzliches Merkmal die automati- sche Auswahl eines Herstellungsverfahrens. Die Auswahl eines Herstellungsver- fahrens stellt ebenso lediglich ein Ziel dar, ohne hierfür konkrete Maßnahmen an- zugeben, die zusätzliche Angabe der Automatisierung geht nicht über die allge- meine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung des Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung zu bedienen. Damit fehlt auch dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I eine konkrete techni- sche Lehre. - 27 - Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält neben dem Verfahren zur Her- stellbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I auch die Prüfung der Aufsetzbarkeit bei der „ein gradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden“. Analog zur Prüfung auf Herstellbarkeit gibt die Prüfung der Aufsetzbarkeit lediglich ein zu erreichendes Ziel an, jedoch keinen konkreten Verfahrensschritt. Dabei be- inhaltet die Aufgabe der Prüfung der Aufsetzbarkeit alle Arten der Aufsetzbarkeit, also eine gradlinige Aufsetzbarkeit in einer vorgegebenen Richtung, aber auch ein Aufsetzen eines Zahnersatzteils durch Anpassen der Aufsetzrichtung und damit mittels Aufschwenken, Rotieren und Wegschwenken (siehe auch D12 S. 235 re. Sp.: „Oft gelingt es aber durch Kippung oder Drehung beim Einsetzen, die wirk- lich vorhandene Pfeilerdivergenz zu überspielen und eine Teilung zu umgehen“). Damit geht die Angabe der Prüfung auf Aufsetzbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags nicht über das allgemeine Verständnis des Fachmanns zur Aufgabe der Aufsetzbarkeit hinaus und eine konkrete Handlungsanweisung zur Lösung der Aufgabe bezüglich der Aufsetzbarkeit ist hierin nicht zu sehen. Analog zum Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I ist damit auch An- spruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II nicht gewährbar. 5.3 Hilfsantrag III: Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III wird beansprucht, dass die kleinste Hö- he (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil unterschneidungsfrei orientiert ist. Es fehlen jedoch konkrete Angaben hierüber, mit welchen Mitteln dies erfolgen soll. Damit ist auch die Bestimmung der kleinsten Höhe als Aufgabe anzusehen, deren konkrete Problemlösung jedoch in Anspruch 1 fehlt. - 28 - 5.4 Hilfsantrag IV: In Hilfsantrag IV wurde in Anspruch 1 gegenüber Hilfsantrag II die Prüfung der Aufsetzbarkeit mit Berücksichtigung der Eigenbeweglichkeit von Zähnen und de- ren Zuordnung zu identifizierten Zahnbereichen beansprucht. Die Argumentation bezüglich des Hilfsantrags II gilt analog auch für den An- spruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag IV. Der Fachmann wird bei der Aufgabe der Überprüfung der Aufsetzbarkeit einbeziehen, dass die medizinischen und phy- siologischen Bedingungen beim Patienten berücksichtigt werden. Eine solche phy- siologische Vorgabe stellt die bekannte Eigenbeweglichkeit der Zähne des Patien- ten dar. Die weiter im Anspruch 1 enthaltene automatische Zuordnung der Zahnbeweglich- keit ist als Ziel für die automatische Verarbeitung in einer Datenverarbeitung anzu- sehen. Damit fehlt auch in Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV die konkrete technische Pro- blemlösung. 5.5 Hilfsantrag V: Der Fachmann kennt die gängigen Herstellverfahren für ein Zahnersatzteil, näm- lich mittels Fräsmaschine (3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5-Achs Fräsmaschine) oder Lasersinterung. Soll die Herstellbarkeit überprüft wer- den, so liest der Fachmann dabei mit, dass die Herstellbarkeit für die bekannten Herstellverfahren überprüft werden soll. Damit sind die gegenüber dem An- spruch 1 nach Hilfsantrag II zusätzlichen Merkmale, die Herstellverfahren betref- fen, lediglich als erweiterte Aufgabe anzusehen. Analog zu Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II ist somit auch der An- spruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V nicht gewährbar. - 29 - 6. Patentfähigkeit: Die Frage der konkreten technischen Lehre in den Patentansprüchen kann jedoch dahin stehen, da die Gegenstände der Patentansprüche in der Fassung nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen nicht patentfähig sind. Der Gegenstand des Verfahrens nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptan- trags und des Hilfsantrags I ist nicht neu, die Gegenstände der Ansprüche 1 ge- mäß den Hilfsanträgen II bis V beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns. 6.1 Hauptantrag: Das Verfahren nach Anspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht neu. Die Überprüfung, ob ein Zahnersatzteil mittels eines bestimmten Fertigungsverfah- rens herstellbar ist, trifft der Zahntechniker bzw. der beauftragte CAD/CAM-Tech- niker vor jeder Herstellung, da der Techniker vor der Fertigung überlegen muss, welche Maschine er für die Herstellung einsetzen kann und welche Werkzeuge z. B. Fräswerkzeuge zu verwenden sind. Da der Fachmann immer bestrebt ist, alltägliche Arbeiten zur Beschleunigung und Quantitäts- und Qualitätssteigerung automatisch durchführen zu lassen, wird der Fachmann auch den Vorgang der Überprüfung der Herstellbarkeit und die Aus- wahl des Fertigungsverfahrens automatisch durchführen. Unabhängig davon, ob der Fachmann damit nicht bereits lediglich mit seinem Fachkönnen zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt, ist ein Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags auch aus der Druckschrift D9 be- kannt. - 30 - Aus der Druckschrift D9 ist ein Verfahren dargestellt, bei denen die Fertigungsda- ten eines Zahnersatzteils automatisch ermittelt werden. So werden nach der Druckschrift D9 Fertigungsdaten FD ermittelt (vgl. D9 Abs. [0061]: „Aus den Digitaldaten DD, den Basisdaten BD und den Verwenderda- ten VD ermittelt die EDV-Einrichtung 118 mit Hilfe der Software 119 Fertigungsda- ten FD, mit welchen der gesamte Vorgang der eigentlichen Fertigung des Zahner- satzteiles 143 in der Fertigungsmaschine bzw. Fertigungsmaschine 114 gesteuert wird.“, Anspruch 20). - 31 - Eine Ermittlung der Fertigungsdaten, die das Zahnersatzteil repräsentieren [= Merkmale 1, 1.1, 1.1.1.], auf Grundlage der Maschinendaten (vgl. D9 Abs. [0062]: „... Daten betreffend durch die Fertigungsmaschine durchführbare Fertigungsvorgänge, die dabei verwendbaren Werkzeuge und die Art und Weise von deren Einsatz, wozu Daten über Zustellwinkel, Rotations- und Vorschubge- schwindigkeiten und tolerierbare Abnützung gehören.“) beinhaltet jedoch implizit die Aussage, ob das Zahnersatzteil überhaupt mit den vorhandenen Werkzeugen herstellbar ist [= Merkmal 1.2]. Damit ist – entgegen der Auffassung der Patentin- haberin - auch ein Prüfschritt im Verfahren nach der D9 vorhanden. Somit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bereits in der Druck- schrift D9 offenbart. 6.2 Hilfsantrag I: Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I weist zusätzlich folgendes Merkmal auf: 1.3 wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt. Unter den Begriff des „Herstellverfahrens“ fallen auch unterschiedliche Herstellver- fahren in einer Maschine und nicht nur die Auswahl des Fertigungsgeräts. Diese Auswahl des Fertigungsgeräts ist bereits in der Druckschrift D9 dargestellt (vgl. D9 Abs. [0062]: „... Daten betreffend durch die Fertigungsmaschine durchführbare Fertigungsvorgänge, die dabei verwendbaren Werkzeuge und die Art und Weise von deren Einsatz,…“). Damit ist auch Merkmal 1.3 in der Druckschrift D9 offen- bart. Somit ist das Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I eben- falls nicht neu gegenüber der D9. - 32 - 6.3 Hilfsantrag II: Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II wurde der Schritt des Prüfens der Aufsetzbar- keit hinzugefügt. 1.4 und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem an- hand 1.4.1 - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und 1.4.2 - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbe- reichs (11) (1.4) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) auf den Restzahn- bereich (11) aufsetzbar ist, 1.4.3 wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein gerad- liniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Auf- schwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt wer- den, Ein Verfahren zur Prüfung der Aufsetzbarkeit – als Ermittlung der Einschubrich- tung - ist in der Druckschrift D10 offenbart. So wird nach der Druckschrift D10 aus den Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (einmal erfasste Daten) und den das Zahnersatzteil repräsentierenden Datensatz (Fertigungsdaten) eine Einschubeinrichtung ermittelt (vgl. D10 Abs. 0022]: „... Aus den einmal erfassten Daten lassen sich weitere Daten ermitteln, die für die vollautomatisierte Herstel- lung sowie für die Ermittlung der Einschubrichtung der weiteren Bestandteile des individuellen Zahnersatzes benötigt werden; insbesondere ist es möglich, die Be- standteile von mehrere Implantate erfassendem Zahnersatz so herzustellen, dass die Eingliederung in einer einzigen Einschubrichtung, die auch als parallele Ein- schubrichtung bezeichnet wird, erfolgen kann.“) [= Merkmale 1.4 bis 1.4.2]. - 33 - Setzt ein Fachmann die Prüfung, ob ein reales Zahnersatzteil aufsetzbar ist, in ein Prüfverfahren vor der Fertigung um, so liegt es für den Fachmann auf der Hand, die manuellen Testschritte des Zahntechnikers/Zahnarztes mit dem virtuellen Zahnteilmodell durchzuführen. Diese Verfahrensschritte sind das Aufsetzen des Zahnersatzteils in unterschiedlichen Arten, wobei hierbei lineares Aufsetzen, Auf- schwenken und Aufrotieren berücksichtigt werden (siehe auch D12 S. 235 re. Sp: „Oft gelingt es aber durch Kippung oder Drehung beim Einsetzen, die wirklich vor- handene Pfeilerdivergenz zu überspielen…“). Wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausführte entspricht ein geradliniges Aufsetzen der lehr- buchkonformen Denkweise. Jedoch wird der Fachmann davon nicht abgehal- ten - wie u. a. die D12 zeigt -, auch andere Aufsteckrichtungen in Betracht zu zie- hen. Werden diese Kriterien auch bei der Simulation angewandt – was lediglich dem fachmännischen Handeln zuzuordnen ist – so ist der Fachmann bereits bei den zusätzlichen Merkmalen zur Prüfung der Aufsetzbarkeit nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II angelangt. Da die zusätzlichen Verfahrensschritte lediglich eine Aggregation ohne besonde- ren Kombinationseffekt mit den Verfahrensschritten zur Herstellbarkeit darstellen, beruht auch das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag II nicht auf ei- ner erfinderischen Tätigkeit. 6.4 Hilfsantrag III: Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III beinhaltet bei der Prüfung des Herstellver- fahrens die Bestimmung der Höhe H: 1.5 wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahner- satzteil unterschneidungsfrei orientiert ist, und - 34 - Es gehört zum fachmännischen Handeln, den geeigneten Rohling zur Fertigung des Zahnersatzteils auszuwählen. Der Zahntechniker wird dabei berücksichtigen, dass zur Material- und Kostenersparnis die Rohlingshöhe möglichst gering sein soll und das Zahnersatzteil in einem günstigen Verfahren (z. B. 3-Achs-Fräsma- schine statt aufwändigeren Fräsmaschinen oder Lasersintern) hergestellt werden soll. Wählt der Zahntechniker das günstigste Verfahren der Fertigung mit einer 3- Achs-Fräsmaschine aus, so darf das Zahnersatzteil keine Unterschneidungen auf- weisen, es muss also in geeigneter Weise in der 3-Achs-Fräsmaschine orientiert sein. Anschließend wird der Zahntechniker routinemäßig den geeigneten Rohling mit der minimalen Höhe auswählen, wobei er die Orientierung des Zahnersatzteils berücksichtigt. Hierfür muss der Zahntechniker selbstverständlich die notwendige Höhe der gewählten Orientierung ermitteln. Diese fachmännischen Verfahrens- schritte entsprechen den Verfahrensschritten nach Merkmal 1.5. Die Umsetzung in ein automatisiertes Verfahren liegt für den Fachmann auf der Hand, da er dem Zahntechniker Routineaufgaben abnehmen will. Bei der einfa- chen Umsetzung in ein automatisiertes Verfahren ist der Fachmann jedoch bereits beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III angelangt, ohne erfinde- risch tätig zu werden. 6.5 Hilfsantrag IV: Die Berücksichtigung der Beweglichkeit wird er aufgrund eigenen medizinischen Wissens oder durch die Zusammenarbeit mit den Zahnärzten/-orthopäden in Be- tracht ziehen. Unbestritten ist die Zahnbeweglichkeit eine Kenngröße, die dem Fachmann bekannt ist. Diese Eigenbeweglichkeit ebenfalls automatisiert identifi- zierten Zahnbereichen zuzuordnen, stellt eine fachmännische Maßnahme dar, die bei einem automatisierten Verfahren für den Fachmann auf der Hand liegt. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Zahnbeweglichkeit bei einem Gipsmodell nicht berücksichtigt werden kann. Diese Beschränkung trifft bei einer Simulation mittels Computermodell nicht mehr zu. Da der Fachmann immer bestrebt ist, eine Simula- tion und damit auch die Prüfung auf Aufsetzbarkeit möglichst realitätsnah durchzu- - 35 - führen, wird er die physiologischen Voraussetzungen (u. a. Zahnbeweglichkeit) auch bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit umsetzen, insbesondere da dadurch vor- teilhafterweise eine größere Anzahl an unterschiedliche Formgebungen für den Zahnersatz möglich ist. Damit gelangt der Fachmann zu dem zusätzlichen Merkmal nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags IV. 6.6 Hilfsantrag V: Gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II wurde im Hilfsan- trag V die Merkmale wobei die bestimmten Herstellungsverfahren sind: - Fräsen mit einer 3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5-Achs Fräsmaschine und/oder - Lasersintering. hinzugefügt. Diese Herstellungsverfahren gehören zum Standardrepertoire des zuständigen Fachmanns (vgl. u. a. D4 Abs. [0024], D3 Abs. [0056]) und er wird diese Verfahren für die Herstellung eines Zahnersatzteils berücksichtigen. Bei der Auswahl auf ei- ne bestimmtes Fertigungsverfahren wird der Hersteller des Zahnersatzteils vor der Fertigung überprüfen, ob ein Fertigungsverfahren überhaupt geeignet ist. Dieser Überprüfung steht auch nicht entgegen, dass die Verfahren nach den im Verfah- ren befindlichen Druckschriften davon ausgehen, dass das Zahnersatzteil nach dem modellierten Datensatz möglich ist. Die Vorüberlegungen und die Vorprüfung des Datensatzes gehört zum fachmännischen Handeln. Überträgt er diese Überle- gung auf ein automatisiertes Verfahren, so gelangt er in nahe liegender Weise zum Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V. - 36 - 7. Mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 in den beantragten Fassungen fal- len aufgrund der Antragsbindung auch die Unteransprüche und die nebengeord- nete Patentansprüche in den verschiedenen Anspruchsfassungen (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Im Übrigen hat eine Überprüfung des Senats ergeben, dass auch ihre Gegenstände nicht patentfähig sind. III Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss ist für jede am Beschwerdeverfahren beteiligte Person das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Rich- teramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangen- heit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 37 - Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse- nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge- reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab- lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden. Dr. Häußler Hartlieb Dr. Müller Zimmerer Pü