24 W (pat) 541/14

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 24 W (pat) 541/14 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2013 014 341.8 hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen beschlossen: Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Die Bezeichnung FogBreaker ist am 30. Januar 2013 als Wortmarke für die folgenden Waren der Klasse 11 an- gemeldet worden: (Klasse 11): Beleuchtungsgeräte, insbesondere elektrische Lampen und Leuchten, Be- leuchtungsgeräte und daraus bestehende Systeme, insbesondere auf Ba- sis von Leuchtdioden (LED), auch organische, LED-Lampen und LED- Leuchten und deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten); Beleuchtungs- lampen und -geräte und daraus bestehende Anlagen und Systeme, sowie deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten) auf Basis von Leuchtdioden (LED); Leuchtdioden-Module, nämlich Leuchtdioden, auch organischen, aufgebaute Module mit Lichtfunktionen für Beleuchtungsaufgaben. Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 302013014341.8 geführte Anmeldung nach Beanstandung mit Beschluss vom 24. Januar 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dem Zeichen fehle jegliche Un- terscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. „FogBreaker" i. S. v. „NebelBre- cher“ vermittle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 11 lediglich eine beschreibende Sachinformation sowohl über Eigenschaften der so - 3 - bezeichneten Waren, als auch über deren Bestimmung und Verwendung. Mit der genannten Bedeutung werde das Markenwort in Verbindung mit den beanspruch- ten Waren nicht als Hinweis auf deren Hersteller verstanden. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, das Anmeldezeichen stelle eine phantasievolle Wortneu- schöpfung dar und verfüge über das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr werde dieses Zeichen als logische Fortentwicklung ihrer weiteren Marke Reg.-Nr. 30730322 „NIGHT BREAKER“ sehen. Die beanspruchten Waren richteten sich nicht in relevantem Umfang an bestimmte Fachkreise, denn Ersatzleuchtmittel für Kfz oder beispielsweise Zusatznebel- scheinwerfer würden im Inland von durchschnittlichen Endverbrauchern im Auto- zubehörhandel oder im Baumarkt erworben und eingesetzt. Weder allgemeine Verkehrskreise, noch Fachkreise für Leuchtmittel seien jedoch in der Lage, dem Wort „FogBreaker“ einen konkreten Bedeutungsgehalt zuzumessen. Auch sprach- lich vergleichbar zusammengesetzte Begriffe wie „circuit breaker“, „lawbreaker“, „strikebreaker“ oder „wave breaker“ seien weder den hier angesprochenen allge- meinen Verkehrskreisen, noch einem bestimmten inländischen Fachpublikum wie beispielsweise Beleuchtungsfachkreisen bekannt. Englischsprachigen Begriffen mit dem Bestandteil „breaker“ sei zudem gemein, dass ihr jeweils zweiter Wortbestandteil etwas bezeichne, das tatsächlich gebro- chen werden könne. Dies treffe auf „fog“ i. S. v.. „Nebel“ jedoch nicht zu. Leucht- mittel wie Halogenglühlampen, Gasentladungslampen und LED-Dioden verfügten, wie den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei, nicht über die Eigenschaft, Licht bündeln zu können. - 4 - Die Anmelderin beantragt, der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Pa- tent- und Markenamts vom 24. Januar 2014 aufzuheben. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Mit Verfügung vom 7. Juli 2014 hat der Senat unter Vorlage von Belegen auf Zweifel an den Erfolgs- aussichten der Beschwerde hingewiesen. Daraufhin hat die Anmelderin, die an ihrer Rechtsauffassung festhält, mit Schriftsatz vom 30. Juli 2014 zwei Erklärun- gen zur hilfsweisen Beschränkung ihres Warenverzeichnisses mit folgendem In- halt zur Akte gereicht: „1. Hilfsantrag Warenverzeichnis 30 2013 014 341 (Klasse 11): Beleuchtungsgeräte, nämlich elektrische Lampen (Leucht- mittel), insbesondere auf der Basis von Leuchtdioden (LED), auch organi- schen 2. Hilfsantrag Warenverzeichnis 30 2013 014 341 (Klasse 11): Beleuchtungsgeräte, nämlich elektrische Lampen (Leucht- mittel), nämlich Halogen-Glühlampen“. Mit Schriftsatz vom 19. August 2014 hat die Anmelderin schließlich ihren auf die Durchführung der mündlichen Verhandlung gerichteten Antrag zurückgenommen und um eine Entscheidung nach Aktenlage gebeten. II. Die gem. §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. - 5 - 1. Für die von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren „(Klas- se 11): Beleuchtungsgeräte, insbesondere elektrische Lampen und Leuchten, Be- leuchtungsgeräte und daraus bestehende Systeme, insbesondere auf Basis von Leuchtdioden (LED), auch organische, LED-Lampen und LED-Leuchten und de- ren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten); Beleuchtungslampen und -geräte und daraus bestehende Anlagen und Systeme, sowie deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten) auf Basis von Leuchtdioden (LED); Leuchtdioden-Module, nämlich Leuchtdioden, auch organischen, aufgebaute Module mit Lichtfunktionen für Be- leuchtungsaufgaben“ fehlt dem Markenwort „FogBreaker“ das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar- kenG. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt- funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Wa- ren zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschrei- benden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Un- terscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände bezie- hen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittel- bar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffen- den Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzu- stellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung fin- - 6 - den oder Auswirkungen zeitigen kann. Dabei kommt es insbesondere auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren an (Strö- bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Für das Verständnis die- ser Marke kann aber auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für die hier beanspruchten Waren der Klassen 11 für sich gesehen allein von aus- schlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 100; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Rn. 24) - Matratzen Concord/Hukla). Ausgehend von diesen Grundsätzen werden zumindest die hier maßgeblichen Fachverkehrskreise, die mit den beanspruchten Beleuchtungsgeräten, -systemen, -anlagen und deren Teilen Handel treiben, die angemeldete Bezeichnung, wenn sie ihnen i. V. m. diesen Waren begegnet, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. „FogBreaker“ setzt sich, für die vorgenannten Verkehrskreise ohne wei- teres erkennbar, aus dem ins Deutsche eingegangenen, aus dem Englischen stammenden Substantiv „Fog“ (i. S. v. „dichter Nebel“, vgl. Anlage 1 z. Verfügung des Senats vom 7. Juli 2014: Auszug aus DUDEN online, www.duden.de/rechtschreibung/Fog, Stw. „Fog, der“) und dem englischen Sub- stantiv „breaker“ i. S. v. „Brecher, Unterbrecher“, vgl. Anlage 2 z. Verfügung des Senats vom 7. Juli 2014: www.dict.cc/englisch-deutsch/breaker.html; Anlage 3 z. Verfügung des Senats vom 7. Juli 2014: PONS Großwörterbuch Englisch- Deutsch/Deutsch-Englisch 2008, S. 104) zusammen. I. V. m. den beschwerdegegenständlichen Waren wird zumindest der vorgenannte Fachverkehr dem Gesamtbegriff „FogBreaker“ ausschließlich den rein sachbezo- genen Hinweis darauf entnehmen, dass es sich bei ihnen um Beleuchtungsgeräte wie z. B. Nebelscheinwerfer und deren Zubehörteile sowie diese umfassende An- lagen und Systeme handelt, die dazu geeignet und bestimmt sein können, mit ih- rem Lichtstrahl den Nebel zu durchbrechen. - 7 - Ein solches Verständnis erschließt sich den genannten Fachverkehrskreisen auch ohne eine mehrere Gedankenschritte umfassende, analysierende Betrachtungs- weise. Denn der hier angesprochene inländische Fachverkehr für Beleuchtungs- geräte, -systeme, -anlagen und deren Teile verfügt über zureichende Kenntnisse der Welthandelssprache Englisch, um den Sinngehalt englischer Begriffe des ei- genen Fachbereichs ohne Mühe zu erfassen. Hierzu gehören die englischen Be- griffe „circuit breaker“ i. S. v. „Stromkreisunterbrecher/Trennschalter/Relais“, „breaker box“ i. S. v. „Verteilerkasten, Sicherungskasten“, „breaker contact“ i. S. v. „Unterbrecherkontakt“, „main breaker“ i. S. v. „Hauptschalter“, „earth leakage cir- cuit breaker“ i. S. v. „Fehlerstromschutzschalter, FI-Schalter“ (vgl. Anlage 2 z. Verfügung des Senats vom 7. Juli 2014: www.dict.cc/englisch- deutsch/breaker.html), in denen der Begriff „Breaker“ als Sachhinweis auf eine Durchbrechung oder Unterbrechung verwendet wird. Mit Begriffen wie „heart-brea- ker“ i. S. v. „Herzensbrecher“, „ice-breaker“ i. S. v. Eisbrecher“, „law-breaker“ i. S. v. „Rechtsbrecher, Gesetzesbrecher“, „safe-breaker“ i. S. v. „Tresorknacker“, „strikebreaker“ i. S. v. „Streikbrecher“ und „water breaker, wave-breaker“ i. S. v. „Wellenbrecher“ (vgl. Anlage 2 z. Verfügung des Senats vom 7. Juli 2014: www.dict.cc/englisch-deutsch/breaker.html) hält die englische Sprache weitere Wortzusammensetzungen unter Verwendung des Substantivs „breaker“ bereit, denen ein hier jeweils zum englischen Grundwortschatz gehörendes Bestim- mungswort vorangestellt ist. Durch die Nähe des Substantivs „breaker“ zu dem ebenfalls zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verb „to break“ i. S. v. „brechen, unterbrechen“ erschließt sich auch die Bedeutung dieser Begriffe dem hier angesprochenen Fachverkehr ohne weiteres. Die hier beanspruchte Kombi- nation „FogBreaker“ weist also eine Begriffsbildung aus, die dem hier angespro- chenen Fachverkehr zumindest durch das genannte Fachvokabular vertraut ist und sich darüber hinaus mit dem sprachüblich vorangestellten Begriff „Fog“ in eine im Englischen sprachübliche Begriffsbildung unter Verwendung des Substantivs „breaker“ nahtlos einreiht. Vor diesem Hintergrund wird zumindest der Fachver- kehr den Sinngehalt von „FogBreaker“ ohne weiteres als „Nebel(durch)brecher“ erfassen. - 8 - Ein objektiv schutzbegründender Überschuss, durch welchen die Verbindung der Wortbestandteile „Fog“- und „-Breaker“ einen eigenständigen Gesamteindruck bewirken könnte, der sich nicht in der bloßen Summenwirkung ihrer Elemente er- schöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, Rn. 98-100 - Postkantoor; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 31 - BioID; EuGH GRUR-RR 2008, 47, Tz. 43 - 47 - Map & Guide; EuGH GRUR 2010, 534, Tz. 43, 44 - PRANAHAUS; BGH GRUR 1998, 394, 396 - Active Line; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 415), kommt der Wort- kombination „FogBreaker“ mit ihrer Bedeutung „Nebel(durch)brecher“ in Verbin- dung mit den von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren nicht zu. Entgegen der von der Anmelderin geäußerten Auffassung bedarf es für einen Betrachter, der den beanspruchten, mit „FogBreaker“ gekennzeichneten Waren der Klasse 11 im Verkehr begegnet und diese Wortkombination als „Ne- bel(durch)brecher“ auffasst, keiner besonderen Kombinationsgabe oder analyti- schen Betrachtung, um „FogBreaker“ als Beschreibung für einen den Nebel durchbrechenden Scheinwerfer zu verstehen. Der diesbezüglich vorgebrachte Einwand der Anmelderin, im Unterschied zu den weiteren Wortbestandteilen der genannten englischsprachigen Begriffe mit dem Bestandteil „breaker“ handele es sich bei „Nebel“ nicht um etwas, das tatsächlich gebrochen werden könne, führt nicht zur Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens „FogBreaker“ für die hier bean- spruchten Waren der Klasse 11. Denn die Beschreibung, dass Licht- bzw. Son- nenstrahlenstrahlen den Nebel durchbrechen, gehört zu den im Deutschen gängi- gen und allgemein bekannten Ausdrucksweisen. So heißt es bei Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, Bd. 2, Leipzig 1774: „Sie ist da- hin! - Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, (…)“. Für die Bejahung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es im Übrigen aus, wenn ein Zeichen in einer seiner Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreiben kann, unabhängig davon, ob es noch andere, ggf. nicht- - 9 - beschreibende Bedeutungen haben kann (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 680, Tz. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2010, 825, Tz. 16 – Marlene-Dietrich-Bildnis II). Der Tatsache, dass die Wortkombination „FogBreaker“ in ihrer Gesamtheit bislang nicht lexikalisch nachweisbar ist, wird der angesprochene Verkehr ebenfalls keine betriebskennzeichnende Eigentümlichkeit bzw. Wirkung zuordnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise Kennzeichen erfah- rungsgemäß so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentreten und sie keiner näheren analysierenden Betrachtung unterziehen. Deshalb werden selbst neue und sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer unmittelbar verständlichen Sach- aussage nur als solche aufgefasst und nicht (zumindest auch) als betriebskenn- zeichnender Hinweis. Die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gese- hen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 139). Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Dementspre- chend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Auch die hier verwendete Binnengroßschreibweise, die dazu beiträgt, dass beide Wortbestandteile trotz ihrer Zusammenschreibung erkennbar bleiben, vermag die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens nicht begründen (vgl. BPatG 27 W (pat) 28/05, B. v. 23. August 2005 (Rn. 12) – EasyCard). Soweit sich der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Voreintragungen wie die Wortmarke Reg.-Nr. 30730322 „NIGHT BREAKER“ beruft, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berück- sichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online - 10 - u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18)c - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - SUPERgirl). Die Entscheidung über die Schutzfähig- keit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Ent- scheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot recht- mäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwen- dung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Insbesondere ist es dem Senat verwehrt, außerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren die Rechtmäßigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prüfen. Da einer Eintragung des Anmeldezeichens aus diesem Gründen für alle von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren bereits das Eintragungs- hindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, kann dahinstehen, ob es sich bei „FogBreaker“ zusätzlich um ein gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Inte- resse der Wettbewerber der Anmelderin freihaltebedürftiges Zeichen handelt. 2. Auch für die vom 1. Hilfsantrag der Anmelderin betreffend das Warenverzeichnis der Markenanmeldung 30 2013 014 341.8 umfassten Waren „(Klasse 11): Beleuchtungsgeräte, nämlich elektrische Lampen (Leuchtmittel), insbe- sondere auf der Basis von Leuchtdioden (LED), auch organischen“ - 11 - sowie für die vom 2. Hilfsantrag der Anmelderin betreffend das Warenverzeichnis der Markenanmeldung 30 2013 014 341.8 umfassten Waren „(Klasse 11): Beleuchtungsgeräte, nämlich elektrische Lampen (Leuchtmittel), nämlich Halogen-Glühlampen“ fehlt dem Markenwort „FogBreaker“ ebenfalls das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Beide Hilfsanträge stellen in dieser Reihenfolge eine Einschränkung des jeweils zuvor beanspruchten Warenverzeichnisses dar. Ihre Zulässigkeit als Hilfsanträge einmal vorausgesetzt (vgl. hierzu Kirschneck, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 7 zu § 39 m. w. N. aus der Rspr. des BPatG), führen sie jedoch zu keiner anderen rechtlichen Bewertung der Schutzfähigkeit des Markenwortes „FogBreaker“ durch den Senat. Denn für das Verkehrsverständnis des Fachverkehrs, der das Mar- kenwort „FogBreaker“, wie ausgeführt, in Verbindung mit Leuchtmitteln aus- schließlich als Sachhinweis i. S. v. „Nebel(durch)brecher“, nicht aber als Her- kunftshinweis auf den Hersteller so gekennzeichneter Leuchtmittel versteht, ist es unerheblich, ob es sich bei diesen Leuchtmitteln um solche auf der Basis von „Leuchtdioden (LED), auch organischen“, oder um „Halogen-Glühlampen“ handelt. Wie die am Markt erhältlichen Produkte der Anmelderin zeigen (vgl. „LEDriving- Fog“; „OSRAM Halogen H3“), eignen sich beide Arten von Leuchtmitteln zur Her- stellung von Nebelscheinwerfern. Und diese vermögen – unabhängig von der von der Anmelderin angesprochenen Fähigkeit, Licht zu bündeln, - mit ihren Licht- strahlen den Nebel zu durchbrechen. Da dem Zeichen daher auch insoweit das zu einer Eintragung notwendige Min- destmaß an Unterscheidungskraft fehlt, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, war die Be- schwerde der Anmelderin insgesamt zurückzuweisen. - 12 - Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richter- amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so- fern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zuge- stimmt hat, der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Metternich Dr. Schnurr Heimen Bb