21 W (pat) 16/12

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 16/12 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 10. Juni 2014 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2008 019 312.7-35 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf- grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vor- sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Kopacek, des Rich- ters Dipl.-Phys. Dr. Müller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü- fungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Marken- amts vom 26. Oktober 2011 aufgehoben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. G r ü n d e I Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 019 312.7 wurde am 16. April 2008 unter der Bezeichnung „Medizinisches Handgerät“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Offenlegung erfolgte am 22. Oktober 2009. Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung in der Anhörung am 26. Oktober 2011 zurückgewiesen, weil der Anmeldegegenstand in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 nicht auf erfinderischer Tätigkeit be- ruhe. Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften genannt: D1 EP 1 530 954 A2 D2 US 5 573 529 A D3 US 2007/0003903 A1 D4 WO 2007/005313 A1. - 3 - In der internationalen Recherche des PCT-Verfahrens wurden die weiteren Druck- schriften D5 EP 1 393 685 A1 D6 US 3 747 603 A D7 US 5 690 658 A D8 EP 0 054 653 A2 D9 US 2003/109858 A1 berücksichtigt, die die Anmelderin mit dem Schriftsatz vom 12. März 2014 ins Ver- fahren eingeführt hat. Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle vom 26. Oktober 2011 richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Anmeldung mit geänderten Ansprüchen 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014, weiterver- folgt. Der geltende Patentanspruch 1 lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung: M1 Ophthalmologisches Handgerät mit einem Griff (1) zum Hal- ten des Geräts und einem vom Griff (1) getragenen Werk- zeug (2), M2 wobei der Griff (1) die Griffigkeit begünstigende Halteberei- che (3) aufweist, M3 wobei die Haltebereiche (3) aus einem rutschhemmenden Material hergestellt sind und M4 wobei sich an den Griff (1) ein das Werkzeug (2) tragender, auswechselbarer Kopf (4) anschließt, dadurch gekennzeichnet, M5 dass die Haltebereiche (3) eine das Werkzeug (2) identifizie- rende Kodierung umfassen, - 4 - M6 dass die Haltebereiche (3) symmetrisch entlang dem Umfang ausgebildet sind und M7 dass die Kodierung durch die Farbe der Haltebereiche (3) definiert ist, M8 wobei der Kopf (4) entsprechend dem Griff (1) mit der glei- chen Anzahl an Haltebereichen (3) ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff (1) und Kopf (4) mit den Hal- tebereichen (3) des Griffs (1) axial fluchten. Daran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 14 an. Die Anmelderin beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2011 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen: Patentansprüche: Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014 Patentansprüche 2 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhand- lung vom 10. Juni 2014 Beschreibung Beschreibungsseiten 1 bis 7 überreicht in der mündlichen Ver- handlung vom 10. Juni 2014 Zeichnungen Figuren 1 und 2 gemäß Offenlegungsschrift. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des ange- fochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur weiteren Prüfung auf Basis der in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014 eingereichten Patentan- sprüche an das Deutsche Patent- und Markenamt führt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG). 1. Die Erfindung betrifft nach der geltenden Beschreibungseinleitung ein ophthal- mologisches Handgerät mit einem Griff zum Halten des Geräts und einem vom Griff getragenen Werkzeug, wobei der Griff die Griffigkeit begünstigende Haltebe- reiche aus einem rutschhemmenden Material aufweist und wobei sich an den Griff ein das Werkzeug tragender, auswechselbarer Kopf anschließt (siehe Beschrei- bung S. 2 erster Absatz sowie geltender Patentanspruch 1). Medizinische Handgeräte sind in den unterschiedlichsten Ausprägungen aus der Praxis bekannt. Solche Handgeräte sind - je nach Bedarf - mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgestattet, wobei häufig das Werkzeug austauschbar ist (siehe Be- schreibung S. 2 Abs. 2). In der Beschreibung ist angegeben, dass bei den bekannten Handgeräten der gat- tungsbildenden Art häufig die Griffoberfläche angeraut oder mit einer Riffelung versehen sei, um nämlich die Griffigkeit des Handgeräts zu verbessern. Da nicht selten die gesamte Griffoberfläche mit der Riffelung versehen oder angeraut sei, ist die Reinigung eines solchen Handgeräts erschwert. Außerdem biete ein sol- ches Handgerät der das Gerät handhabenden Person keinerlei Orientierungshilfe zum Ergreifen des Geräts. Auch fehle diesen Geräten ein das Gerät individualisie- rendes bzw. identifizierendes Merkmal (siehe Beschreibung S. 2 Abs. 3). - 6 - Der vorliegenden Erfindung liegt daher die in der Patentanmeldung genannte Auf- gabe zugrunde, das gattungsbildende medizinische Handgerät derart auszuge- stalten und weiterzubilden, dass bei hinreichend guter Griffigkeit die Reinigung des Geräts gut möglich und gleichzeitig eine Identifizierung betreffend das Hand- gerät selbst oder das vom Handgerät getragene Werkzeug möglich ist. Weiter soll eine korrekte Positionierung des das Werkzeug tragenden Kopfes überprüfbar sein (siehe Beschreibung S. 2 Abs. 4). 2. Die voranstehende Aufgabe wird durch das gattungsbildende ophthalmologi- sche Handgerät dadurch gelöst, dass die Haltebereiche eine das Werkzeug identi- fizierende Kodierung umfassen, dass die Haltebereiche symmetrisch entlang dem Umfang ausgebildet sind, dass die Kodierung durch die Farbe der Haltebereiche definiert ist, wobei der Kopf entsprechend dem Griff mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff und Kopf mit den Haltebereichen des Griffs axial fluchten (siehe geltender Anspruch 1). - 7 - Die Figur 1 gemäß Offenlegungsschrift zeigt in einer schematischen Ansicht ein Ausführungsbeispiel eines chirurgischen Handgeräts zur Anwendung in der Oph- thalmologie, wobei das Handgerät einen Griff 1 zum Halten des Geräts und ein vom Griff 1 getragenes Werkzeug 2 umfasst. Am Griff 1 sind Haltebereiche 3 ein- gerichtet. 3. Als Fachmann ist ein berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrich- tung Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik anzusehen, der sich mit der Entwicklung und Fertigung von Werkzeuggriffen befasst und über mehrjährige Be- rufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von medizinischen Instrumen- ten verfügt, sozusagen ein „Werkzeugfachmann“. Dieser hat zudem jedenfalls ein- fache medizinische Grundkenntnisse erworben und steht bezüglich der spezifi- schen medizinischen Anwendungsprobleme mit dem zuständigen (Augen-)Arzt oder Chirurgen in engem Kontakt und zieht diesen bei der Entwicklung hinsichtlich der klinisch-medizinischen Fragestellungen zu Rate. 4. Die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 ist auf einen in den Anmeldeun- terlagen als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbarten Gegenstand ge- richtet und daher zulässig. Die Merkmale M1 bis M7 des Patentanspruchs 1 ergeben sich aus den ursprüngli- chen Patentansprüchen 1, 2, 4, 13 und 15. Auch das im Patentanspruch 1 weiter eingefügte Merkmal M8, wonach „der Kopf (4) entsprechend dem Griff (1) mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen (3) ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff (1) und Kopf (4) mit den Haltebereichen (3) des Griffs (1) axial fluchten“, ist in der Anmeldung als zur erfin- dungsgemäßen Lehre gehörend offenbart. - 8 - Der zuständige Fachmann entnimmt der Beschreibung, dass sich an den Griff ein das Werkzeug tragender, auswechselbarer Kopf anschließt, der mit entsprechen- den Haltebereichen ausgestattet ist (vgl. ursprüngliche Beschreibung S. 3 Ab- satz 2). Die Haltebereiche auf dem Griff und dem das Werkzeug tragenden Kopf sind im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 gezeigt. Dort ist dargestellt, dass sich auf dem Griff und dem Werkzeug-Kopf jeweils die gleiche Anzahl an Halteberei- chen (3) befinden, wobei der Fachmann aus der perspektivischen Zeichnung ohne Weiteres mitliest, dass auch auf der nicht dargestellten Rückseite der Ausfüh- rungsform nach Figur 1 die Haltebereiche analog zur Vorderseite angeordnet sind. Die gezeigten Haltebereiche des Griffs und des Werkzeug-Kopfs fluchten axial. Damit ist auch Merkmal M8 als zur Erfindung gehörend offenbart. Eine solche Ausgestaltung hat aus fachmännischer Sicht im Allgemeinen wie auch im Zusam- menhang der Erfindung in erster Linie die Funktion, durch Ausrichten der Kenn- zeichnung den das Werkzeug tragenden Kopf bezüglich des Griffs korrekt zu orientieren. Dass die Beschreibung diesen Effekt nicht ausdrücklich erwähnt, ist unschädlich. Es reicht aus, dass das Merkmal M8 nach der Gesamtoffenbarung der Anmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist (vgl. BGH, Urteil vom 18. Februar 2010 – Xa ZR 52/08 - - „Formteil“). 5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Ver- fahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderi- schen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns. Ausgangslage für die Bemühungen des Fachmanns waren die bekannten ophthal- mologisches Handgeräte mit einem Griff und einem auswechselbaren Werkzeug- Kopf, wie sie auch in der Druckschrift D4 dargestellt sind. - 9 - So entnimmt der Fachmann der Druckschrift D4 ein universell einsetzbares Hand- stück bzw. einen Handgriff, welcher neben anderen Anwendungsmöglichkeiten auch für ophthalmologische Eingriffe (vgl. D4 S. 3, Z. 31: „photocoagulation in ophthalmology related applications, optical sensing applications“) Anwendung fin- den kann (vgl. D4 S. 3, Z. 22 bis 33). Der Handgriff wird nach der Druckschrift D4 derart eingesetzt, dass Licht zur therapeutischen oder chirurgischen Anwendung von einer entfernt liegenden Lichtquelle über einen Lichtleiter durch den Handgriff an eine abnehmbare Spitze oder Nadel geleitet wird, welche sich an einem Gewe- beort eines Patienten befindet (vgl. D4 S. 2, Z. 3 bis 11, Fig. 1 ff.). Somit offenbart die Druckschrift D4 ein ophthalmologisches Handgerät mit einem Griff zum Halten des Geräts und einem vom Griff getragenen Werkzeug (vgl. D4 Fig. 1, Nadel 80, Griff 28) [= Merkmal M1], wobei der das Werkzeug tragende Kopf auswechselbar ist (vgl. D4 S. 6 Z. 15-17: „According to yet another aspect of the present inven- tion, the design of the hand piece can allow it to be used with reusable tips or with tips that are single use (disposable).“, Fig. 6) und sich an den Griff anschließt (vgl. D4 Figuren) [= Merkmal M4]. Ferner weist der Griff gemäß der Druckschrift D4 Haltebereiche auf (vgl. D4 Fig. 4, „gripping surfaces 70“, S. 14, Z. 20 bis S. 15, Z. 6). Die Haltebereiche sind derart eingerichtet, dass sie eine sichere Griffigkeit des Handgriffs erlauben (vgl. D4 S. 14, Z. 25 bis 27: „the hand piece can also be designed with sections that have surface finish or surface features that aid in providing a secure grip.“) [= Merk- mal M2]. Beispielsweise können die Haltebereiche aus Silikonkautschuk (silicon rubber) gefertigt sein, um einen sicheren Griff zu ermöglichen (vgl. D4 S. 14, Z. 29 bis 33). Der Fachmann weiß, dass Silikonkautschuk den Vorteil hat, rutschhem- mend zu wirken [= Merkmal M3]. - 10 - Weiterhin offenbart die Druckschrift D4, dass der Handgriff unterscheidbare bzw. unverwechselbare Muster mit kontrastierenden Farben/Farbtönen aufweisen kann, welche eine Erkennung des Werkzeugs („brand“) und der Behandlung („treat- ment“) unterstützen (vgl. D4 S. 15, Z. 7 bis 14: „The design of the hand piece can, if desired, include a visual style that can be an important part of creating recogni- tion for both the brand and the treatment by both the patient and the care provi- der.“). Damit weist das Handgerät eine das Werkzeug identifizierende Kodierung auf [= Merkmal M5], wobei die Kodierung auch mittels spezieller Farbgebung des Handgriffs erfolgen kann (vgl. D4 S. 15 Z. 9-14: „...and/or distinctive patterns of contrasting paint or other material, distinctive patterns of surface relief and even sections that light up when in use in a distinctive fashion“) [= Merkmal M7, ohne Präzisierung auf Haltebereiche]. Die Farbgebung speziell der Haltebereiche, liegt für den Fachmann auf der Hand, da das rutschhemmende Material i. d. R. eine andere Farbe als der übrige Griff besitzt und der Fachmann mit der Wahl der Farbe des rutschhemmenden Mate- rials die beiden Anforderungen (Kennzeichnung und Griffigkeit) in einem Arbeits- schritt erledigen kann [= Merkmal M7]. - 11 - Die Druckschrift D4 offenbart in Fig. 4 zwei gegenüberliegende Haltebereiche („gripping sections“ 70). Bereits aus der D4 wird der Fachmann – insbesondere angeregt durch eine ergonomische Griffgestaltung (vgl. D4 S. 14, Z. 22 ff.) – er- kennen, dass es zweckmäßig ist, die Haltebereiche symmetrisch entlang dem Um- fang zu gestalten [Merkmal M6]. Es ist in der Druckschrift D4 jedoch nicht gezeigt, den Kopf entsprechend dem Griff mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen auszustatten, wobei diese im ver- bundenen Zustand von Griff und Kopf mit den Haltebereichen des Griffs axial fluchten. Aus der Druckschrift D4 erhält der Fachmann auch keine Anregung, derartige Hal- tebereiche im Kopf auszubilden, da für das Handgerät nach der Druckschrift D4 eine exakte Positionierung des Werkzeugkopfs nicht notwendig ist und darüber hi- naus aufgrund des Verschlußmechanismus nach Fig. 6 auch nur eine Position möglich ist. Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften oder das allgemeine Fachwissen geben keine Anregung für die Ausbildung der Haltebereiche nach Merkmal M8. Somit lässt sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zu- rückweisung der Anmeldung nicht begründen. 5. Das Verfahren ist noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung zur wei- teren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. - 12 - § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Diese Voraussetzun- gen liegen vor, wenn die Mängel, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt wurden, danach aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Die Anmeldung kann an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfä- higkeit des nunmehr Beanspruchten noch nicht Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Aufl. § 79 Rdn. 25 bis 27 – jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend der Fall, da das neu hinzugefügte Merkmal einen neuen Aspekt der Erfindung betrifft, der bisher ersichtlich nicht Gegenstand der beanspruchten Vorrichtung war und die Prüfungsstelle diesen daher auch nicht recherchiert und dazu Stellung genommen hat. Vorliegend ist nicht auszuschließen, dass bei einer Nachrecherche bezüglich der Haltebereiche auf dem Kopf und der Ausrichtung dieser Haltebereiche zur korrek- ten Verbindung des Kopfs und des Griffteils (Merkmal M8) des geltenden Patent- anspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegen- steht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Re- cherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deut- sche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. - 13 - III Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus- übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens aus- drücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergan- gen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Ver- fahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse- nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be- schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge- reicht werden. Dr. Häußler Kopacek Dr. Müller Zimmerer Pü