29 W (pat) 50/13

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 50/13 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2012 015 838.2 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. Dezember 2013 durch die Richterin Kortge als Vorsitzender, die Richterin Uhlmann und die Richterin kraft Auftrags Akintche - 2 - beschlossen: Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Mai 2013 wird aufgehoben. G r ü n d e I. Die Wortfolge Whyte River ist am 20. Februar 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register und nach einer Einschränkung des Wa- ren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren unter anderem für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der Klasse 3: Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants; Duftwasser, Rasierwas- ser; Seifen; Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Blöcke, Papier- und Schreibwaren; Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungszwecke, Fla- schenverpackungen aus Pappe oder Papier; Anzeigekarten, Karton, Kartonagen; Werbematerial; Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Kata- logdienstleistungen über weltweite Datennetze; alle vorstehend ge- - 3 - nannten Dienstleistungen in Bezug auf Parfümerieöle, Parfümerie- waren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheits- pflege, Deodorants, Duftwasser, Rasierwasser, Seifen sowie Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Buchbinder- artikel, Blöcke, Papier- und Schreibwaren, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Verpackungsmaterial aus Kunst- stoff, Folien aus Kunststoff für Verpackunqszwecke, Folien aus rege- nerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Luftkissenfolien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungs- zwecke, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier, Anzeigekar- ten, Karton, Kartonagen, Werbematerial und Werbung, Aktualisie- rung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Heraus- gabe und Verfassen von Werbetexten, Layoutgestaltung für Werbe- zwecke sowie Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben) zu Werbezwecken; Veranstaltung von Messen zu ge- werblichen oder zu Werbezwecken; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten angemeldet worden. Mit Beschluss vom 6. Mai 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungs- kraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge der Name eines Flusses im Nordwesten von Tasmanien sei und eine geografische Angabe für das genannte Territorium darstelle. Daher werde das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen dahingehend verstanden, dass die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu dieser Ge- gend hätten. Alle Waren und Dienstleistungen könnten von dort stammen. Drucke- reierzeugnisse könnten die Gegend thematisieren. Schönheitspflegemittel könnten dort hergestellt sein, ohne dass dies einen großen Fabrikaufwand erfordere. Wer- - 4 - bung, Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen könnten für die Region und ihre Produkte bestimmt sein. Wo der Fluss liege, müsse den Verbrauchern nicht bekannt sein, weil sie schon aus dem Wortelement „River“ auf eine geografi- sche Herkunftsangabe schlössen. Selbst wenn noch keine entsprechende Her- stellung existiere, sei dies jedenfalls für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Mai 2013 aufzuheben. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens sei maßgeblich darauf abzustellen, ob die angesprochenen Verkehrskreise ein geografisches Gebiet vor Augen hätten, welches sie als Herkunftsstandort der entsprechenden Produkte empfänden. Dies sei bei Whyte River nicht der Fall. Ein Fluss sei als Produktions- standort für Parfüme gänzlich ungeeignet. Der Name Whyte River bezeichne auch nicht die umliegende Region. Der Fluss sei im Inland völlig unbekannt und werde auch in Schulatlanten nicht erwähnt. Es sei vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass mit der Wortfolge nach Auffassung der angesprochenen Kreise eine geogra- fische Herkunft der Warengruppe bezeichnet werden könne. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsver- zeichnisses begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Whyte River“ als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht für die beschwerdegegenständ- lichen Waren und Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere - 5 - auch nicht das des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegen. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht schutzfähig, die aus- schließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen kön- nen. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbe- halten werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 – BIOMILD; GRUR 2008, 503 Rdnr. 22, 23 – ADIDAS II). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, viel- mehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a.a.O. Rdnr. 38 - BIOMILD). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines nor- mal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts- verbrauchers der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Für die Frage der Schutzfähigkeit geographischer Herkunftsangaben ist daher maß- geblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirt- schaftlichen Bedeutung des Ortes und seiner Infrastruktur, die Möglichkeit der Er- öffnung von Betrieben zur Produktion der beanspruchten Waren oder zur Erbrin- gung der angemeldeten Dienstleistungen vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 ff. – Chiemsee). - 6 - Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben, sofern ausgeschlossen werden kann, dass nach dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen mit dem betreffenden Ort oder mit der bezeichneten Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 – Chiemsee; GRUR 2010, 534, 536 – PRANAHAUS; BGH GRUR 1994, 905, 907 – Schwarzwald-Sprudel). Ausgehend von diesen Vorgaben handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge „Whyte River“ nicht um eine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe. Denn aufgrund der konkreten Verhältnisse an dem so bezeichneten Fluss ist aus- zuschließen, dass die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen dort hergestellt oder erbracht werden. Die der englischen Sprache entstammende Wortfolge „Whyte River“ ist nicht über- setzbar. Das englische Wort „river“ bedeutet „Fluss“ und wird in dieser Bedeutung auch im Inland unmittelbar verstanden. „Whyte“ hat keine nachweisbare Bedeu- tung. Es existiert in der englischen Sprache nur als Familienname. Daher liegt für die angesprochenen inländischen Verbraucher zunächst das Verständnis nahe, dass es sich bei dem Begriff „Whyte River“ um einen den Namen eines tatsächlich existierenden oder fiktiven Flusses handelt. Tatsächlich existiert im Nordwesten von Tasmanien ein Fluss mit dem Namen „Whyte River“. Der 60,1 km lange Fluss entspringt im Gebirge Magnet Range in der Nähe der ca. 250 Einwohner zäh- lenden Ortschaft Waratah (www.bonzle.com) und mündet in der Nähe der kleinen Siedlung Corinna in den wesentlich größeren und bekannteren Pieman River (wikipedia). Unmittelbar an dem Fluss liegt lediglich die ehemalige Siedlung Luina, wo im letzten Jahrhundert eine Mine betrieben wurde. Der Fluss führt durch ausgedehnte Wald- und Wildnisgebiete der sogenannten „Western Wilderness“ (www.discovertasmania.com). In Teilen seines Verlaufs grenzt er an ein Natur- schutzgebiet. Er mündet in den Pieman River, der im weiteren ebenfalls durch ein Naturschutzgebiet verläuft (www.parks.tas.au). Die Gegend, durch die der Whyte - 7 - River verläuft, ist nicht nach dem Fluss bezeichnet, sondern wird „Tarkine“ ge- nannt (http.en.wikipedia.org). Sie zeichnet sich einerseits durch ein hohes Vor- kommen an Bodenschätzen, andererseits durch weite Flächen von schützens- wertem Urwald aus. Über die Frage der Bewirtschaftung der Region durch Holz- gewinnung und Bergbau herrscht in Tasmanien ein heftiger politischer Streit zwi- schen Industrie und Umweltschutzverbänden. Während zunehmend gesellschaftli- che Übereinstimmung besteht, den Holzabbau in den Urwäldern Tasmaniens weitgehend einzuschränken, ist der Ausgang über den Streit um den weiteren Mi- neralabbau im Tarkine, der dort derzeit nur noch in zwei Minen betrieben wird, offen (http.tarkine.org). Der tasmanische Fluss Whyte River ist im Inland nahezu unbekannt. Zwar ist er in einem kurzen Teilstück durch einen Wanderpfad erschlossen, er hat touristisch aber keine nennenswerte Bedeutung und wird entsprechend auch in deutschen Reiseführern über Tasmanien nicht erwähnt. Abgesehen von Bergbau und Holz- abbau existiert in der menschenarmen schlecht erschlossenen Wildnisregion auch keine nennenswerte Wirtschaftsansiedlung. Wegen seiner fehlenden Bekanntheit im Inland und seiner kaum vorhandenen wirtschaftlichen Erschließung kommt der Name Whyte River nicht als geografische Herkunftsangabe im Inland in Betracht. a) Es erscheint dem Senat in absehbarer Zukunft ausgeschlossen, dass der Name von den inländischen Verbrauchern als geografische Herkunftsangabe für die Waren der Klasse 3 „Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants, Duftwasser, Rasier- wasser und Seifen“ verstanden werden wird. Als Herstellungsort für derartige Wa- ren ist das unmittelbare Flussgebiet schon deshalb nicht geeignet, weil im unmit- telbaren Flussbereich keine bewohnten Ortschaften existieren, in denen die Her- stellung von Parfümwaren betrieben werden könnte. Die in der Nähe des Flusses - 8 - befindlichen Orte Waratah und Corinna liegen unmittelbar an anderen Flüssen und werden daher geografisch nicht mit „Whyte River“ bezeichnet. Auch als geografische Herkunftsangabe für die in den Produkten verwendeten Naturstoffe ist das Zeichen nicht geeignet. Eine geografische Herkunftsangabe setzt nicht zwingend eine Betriebsstätte voraus, sondern kann auch darin gesehen werden, dass die Grundstoffe aus einem bestimmten Gebiet stammen, mit dem die angesprochenen Verbraucher eine besondere Qualität verbinden (BPatG GRUR 2000, 149, 150 - Wallis). Tasmanien ist zwar berühmt für seine hervorra- gende Luftreinheit und ursprüngliche Natur. Auf der Insel werden ätherische Öle, Gewürze und Duftstoffe wie Eukalyptus, Boronia, Pfeffer und Honig gewonnen, die mit der Herkunft aus Tasmanien beworben werden, wie sich aus den Recherche- belegen des Senats ergibt. Bei der Herstellung der in Klasse 3 beanspruchten Wa- ren spielt die Herkunft und Qualität der Grundstoffe eine maßgebliche Rolle. So wird Lavendel mit seiner Herkunft aus der Provence, Rosenöl mit dem Anbau in Bulgarien oder Olivenöl mit der Herkunft aus Italien beworben. ist. An Flussnamen als geografische Herkunftsangaben zur Bezeichnung von an deren Ufern ge- sammelten oder angebauten Aromastoffen ist der Verkehr jedoch nicht gewöhnt. Da der „Whyte River“ nicht zur Bezeichnung der gesamten Region dient, ist auch in absehbarer Zukunft ausgeschlossen, dass der Fluss im Verständnis des in- ländischen Verbrauchers die Bedeutung einer geografischen Herkunftsangabe für Aromastoffe gewinnen wird. Ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis be- steht daher an dem Zeichen nicht. b) Für die nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16 „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Blöcke, Papier- und Schreibwaren, Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungs- zwecke, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier, Anzeigekarten, Karton, Kartonagen und Werbematerial“ kann das Zeichen im Sinne eines Fantasiena- mens ebenfalls als betrieblicher Herkunftshinweis dienen. Ein Freihaltebedürfnis - 9 - besteht nicht. Insbesondere ist das Zeichen als geografischer Herkunftshinweis der genannten Waren nicht geeignet. Am Whyte River existiert nach den Erkennt- nissen des Senats keine Papier- und keine Viskoseproduktion. Aufgrund der ab- seitigen Lage des Flusses und der insgesamt unzureichenden Infrastruktur seiner Umgebung erscheint es derzeit ausgeschlossen, dass dort in absehbarer Zeit eine Papiermühle oder sonstige Produktionsstätten für derartige Waren errichtet wer- den. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Produktion von Papier und Viskose mit großem Energiebedarf und erheblichen Umweltbelastungen, insbesondere Was- serverunreinigungen, verbunden ist. Es ist nicht ersichtlich, wie der Energiebedarf für eine Papierproduktion in dem abgelegenen menschenleeren Gebiet gedeckt werden sollte. Die mit der Produktion verbundenen Wasserverunreinigungen könnten zudem die im Flussverlauf angrenzenden Naturschutzgebiete Savage River National Park bzw. Savage River National Reserve und Arthur-Pieman Con- servation Area beeinträchtigen. Da selbst die Errichtung einer Papiermühle an einem Industriestandort der Insel seit Jahren mit großer Heftigkeit von Umwelt- schutzverbänden bekämpft wird (Robin Wood Magazin 4/09 und 107/4.10), ist mit einer entsprechenden Ansiedlung einer Papiermühle in unmittelbarer Nähe von Naturschutzgebieten nicht zu rechnen. c) Für die Dienstleistungen Marketing, Geschäftsführung, Unternehmensbera- tung und Büroarbeiten steht der Eintragung ebenfalls kein Schutzhindernis entge- gen. Als geografische Herkunftsangabe scheidet das Zeichen aus, da in absehba- rer Zeit ausgeschlossen ist, dass diese Dienstleistungen von dem Gebiet des Whyte River aus für das Inland angeboten werden. Denn in unmittelbarer Nähe des Flusses existieren keine Siedlungen, von denen aus die Dienstleistungen er- bracht werden könnten. Die dafür allenfalls in Frage kommenden Ansiedlungen Waratah und Corinna sind näher an anderen Flüssen gelegen, sodass „Whyte River“ als geografische Herkunftsangabe für Dienstleistungen aus diesen Orten nicht geeignet ist. Zudem erfordern diese Dienstleistungen auch persönliche Prä- senz im Inland, die von einer abgelegenen Region Tasmaniens aus nur mit unver- hältnismäßigem Aufwand realisiert werden könnte. Daher werden selbst diejeni- - 10 - gen angesprochenen Verkehrskreise, die den Fluss Whyte River kennen sollten, nicht annehmen, dass derartige Dienstleistungen von kleinen Siedlungen in der tasmanischen Wildnis aus für das Inland angeboten werden. Wesentlich näher liegt die Annahme, dass es sich bei dem Zeichen um einen Fantasiebegriff ohne Bezug zu einer konkreten Örtlichkeit handelt, der deshalb als betrieblicher Her- kunftshinweis geeignet ist. d) Für „Werbematerial“ und die Dienstleistung „Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder Werbezwecken“ steht der Eintragung ebenfalls kein Schutzhin- dernis entgegen. Eine Wahrnehmung des Zeichens als geografische Herkunftsan- gabe scheidet aus den oben dargelegten Gründen aus. Als Themenangabe für eine Messe kommt der tasmanische Fluss nicht in Betracht, da in seiner nahen Umgebung nach den Erkenntnissen des Senats keine Waren produziert oder Dienstleistungen angeboten werden, die Gegenstand einer Messe sein könnten. e) Auch für die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandels- dienstleistungen und Katalogdienstleistungen ist das Zeichen nach der Ein- schränkung der Warenangaben, auf die sich diese Leistungen beziehen, ein- tragungsfähig. Da es für die von den Handelsdienstungen umfassten Waren nicht als geografische Herkunftsangabe geeignet ist, fehlt es auch an einem Freihal- tebedürfnis für die entsprechenden Handelsdienstleistungen. Die Annahme, „Whyte River“ könne auf den Erbringungsort der Handelsdienstleistungen hinwei- sen, liegt angesichts der geschilderten Verhältnisse fern. - 11 - Der Senat weist darauf hin, dass vor der Eintragung der Marke noch die im Bean- standungsbescheid vom 8. Juni 2012 zurückgestellte Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, insbesondere im Bereich der Klasse 35, zu erfol- gen hat. Kortge Uhlmann Akintche Hu