5 W (pat) Ep 58/11

BPatG 253 08.05 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 5 Ni 58/11 (EP) (Aktenzeichen) URTEIL Verkündet am 12. März 2013 … In der Patentnichtigkeitssache … - 2 - g e g e n … betreffend das europäische Patent 0 260 748 (DE 37 50 206) hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt, Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer für Recht erkannt: I. Das europäische Patent 0 260 748 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er- klärt. II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Hö- he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig voll- streckbar. - 3 - T a t b e s t a n d Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 10. September 1987 angemelde- ten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 260 748 (Streitpatent), das die Bezeichnung „Verfahren und Schaltungs- anordnung zur Bitratenreduktion“ trägt und das zwischenzeitlich durch Ablauf der maximalen Schutzdauer erloschen ist. Das beim Deutschen Patent- und Marken- amt unter der Nummer 37 50 206 geführte Streitpatent nimmt die Prioritäten der drei deutschen Patentanmeldungen DE 36 31 252 vom 13. September 1986, DE 36 38 127 vom 8. November 1986 und DE 37 17 399 vom 23. Mai 1987 in An- spruch. Es umfasst 17 Patentansprüche, die alle mit den Nichtigkeitsklagen ange- griffen sind. Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 haben in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut: „1. Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Sig- nals mit einer Folge von Signalwerten, das einen am häufigs- ten, in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimm- ten Signalwert (A) enthält und aus denen eine Folge von Huff- man-Codeworten gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Huffman-Codewort - entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimm- ten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, - oder aus einem anderen Signalwert und aus einer voran- gehenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, gebildet wird und - 4 - daß bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehen- den oder nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signal- wertes (A) mit dem anderen Signalwert verwendet werden.“ „10. Schaltungsanordnung zur Bitratenreduktion bei der Codie- rung eines Signals mit einer Folge von Signalwerten, das ei- nen am häufigsten in ununterbrochenen Teilfolgen vorkom- menden, bestimmten Signalwert enthält und aus denen eine Folge von Huffman-Codeworten gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel (K, Z, PROM, FF) vorgesehen sind, die wenigstens ein Huffman-Codewort, - entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimm- ten Signalwertes, wenn diese vorhanden ist, - oder aus einem anderen Signalwert und aus einer voran- gehenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes, wenn diese vorhanden ist, bilden und daß bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehen- den oder nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signal- wertes mit dem anderen Signalwert verwendet werden.“ Wegen der abhängigen Patentansprüche 2 bis 9 sowie 11 bis 17 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 260 748 B1 Bezug genommen. Die Klägerinnen machen als Nichtigkeitsgründe geltend, der Gegenstand des Streitpatents in seiner erteilten Fassung gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei darüber hinaus nicht pa- tentfähig. - 5 - Zum Rechtsschutzinteresse an der Vernichtung des durch Zeitablauf erloschenen Streitpatents verweisen die Klägerinnen auf den weltweiten Streit zwischen den Parteien um die Verletzung von Patenten betreffend den sog. „JPEG-Standard“, zu dem auch das Streitpatent gehöre. In einer Vereinbarung vom 20./30. Mai 2011 hätten die Parteien den Streit mit Ausnahme des auf Deutschland bezogenen Teils vergleichsweise beigelegt. Für Deutschland seien Schadensersatzzahlungen durch die Klägerinnen für den Fall vereinbart worden, dass das Streitpatent wie er- teilt aufrechterhalten bliebe. Bei einer teilweisen Nichtigerklärung könne die Be- klagte gerichtliche Hilfe durch ein deutsches Verletzungsgericht in Anspruch neh- men, um zu klären, ob eine Verletzung des „Restpatents“ durch Produkte der Klä- gerinnen vorliege. Die Klägerinnen stützen ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen: K1 Registerauszug des DPMA K2 BPatG, Urteil vom 5. Juni 2007 betreffend das Streitpatent, Aktenzeichen 4 Ni 60/06 (EU) verbunden mit 4 Ni 65/06 (EU) K3 EP 0 260 748 B1, Streitpatentschrift K4 EP 0 260 748 A2, Anmeldeunterlagen K5 DE 36 31 252 A1, Priorität 1 K6 DE 36 38 127 A1, Priorität 2 K7 DE 37 17 399 A1, Priorität 3 K8 WEN-HSIUNG CHEN und WILLIAM K. PRATT, "Scene Adaptive Coder", IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-32, No. 3, März 1984, Seiten 225 bis 232 („Chen“) K9 US 4,316,222 K10 Erläuterung des Verfahrens nach Chen (K8) durch die Kläge- rin an Hand eines Beispiels K11 Merkmalsgliederung erteilter Patentanspruch 1 K12 Merkmalsgliederung erteilter Patentanspruch 10 K13.1–8 Anlagenkonvolut zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung durch das System „WIDCOM VTC-56“ - 6 - K14 US 4,420,771 K15 US 3,984,833 K16 US 4,092,676 K17 US 4,136,363 K18 US 4,494,151 K19.1–3 Anlagenkonvolut zum ESPRIT 563 – PICA-Projekt K20 Henry H. J. Liao, "Upper Bound, Lower Bound and Run- Length Substitution Coding", NTC '77 Conference Record, Vol. 3, Seiten 49:3-1 bis 49:3-6 (1977) („Liao Artikel”) K21 Kopie des „SETTLEMENT AGREEMENT“ vom 20./30. Mai 2011 teilweise geschwärzt K22 Handelsregisterauszug betr. Klägerin zu 2 K23 Kopie des „AGREEMENT: ASSUMING JOINT LIABILITY“ zwischen den Klägerinnen v. 22. Dezember 2011 K24 Anlagenkonvolut betr. die im EPA-Prüfungsverfahren ergan- genen Bescheide zum Streitpatent. Die Klägerinnen beantragen, das europäische Patent 0 260 748 mit Wirkung für das Hoheitsge- biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Klagen abzuweisen. - 7 - Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der Fassung der als Anlage zum Schriftsatz vom 4. Februar 2013 eingereichten Hilfsanträge I bis VIII sowie mit dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag IIa vom 12. März 2013, jeweils mit hierzu angepasster Beschreibung. Mit Hilfsantrag IIa werde das Streitpatent in der Reihenfolge nach Hilfsantrag II und vor Hilfsantrag III als Reaktion auf den Schriftsatz der Klägerinnen vom 25. Februar 2013 verteidigt, mit dem diese erstmals eine unzulässige Erweiterung auch des Patentan- spruchs 10 geltend gemacht hätten. Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Die Klage der Klägerin zu 2) sei unzulässig, weil diese kein eigenes Rechtsschutz- interesse an der Nichtigerklärung des Streitpatents geltend gemacht habe. Das Streitpatent sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen bei Zugrun- delegung eines fachmännischen Verständnisses der erfindungsgemäßen Lehre nicht unzulässig erweitert und erweise sich auch gegenüber dem geltend gemach- ten Stand der Technik als rechtsbeständig, da dieser den Patentgegenstand we- der neuheitsschädlich vorwegnehme noch ihn dem Fachmann nahelege. Zur Stützung ihres Vorbringens legt die Beklagte folgende Unterlagen vor: B1 BPatG, Urteil vom 5. Juni 2007 betreffend das Streitpatent, Aktenzeichen 4 Ni 60/06 (EU) verbunden mit 4 Ni 65/06 (EU), vgl. auch K2 B2 Ehlers, Haft, Königer, „Der Durchschnittsfachmann im Zusam- menhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht (Q213)“, GRUR Int. 2010, 815. - 8 - Die Klägerinnen halten das Patent auch in der erstmals in der mündlichen Ver- handlung überreichten Fassung gemäß Hilfsantrag IIa, insbesondere wegen unzu- lässiger Änderung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung (vgl. K4), für nicht rechtsbeständig. Eine Anpassung der Beschreibung bezogen auf die jeweilige Fassung, mit der das Streitpatent hilfsweise verteidigt werde, sei unzulässig. Dem tritt die Beklagte entgegen. Zur Stützung ihres Vorbringens überreicht die Beklagte in der mündlichen Ver- handlung zudem zwei Wikipedia-Auszüge mit den Titeln „Entropiekodierung“ und „Shannon-Fano-Kodierung“ sowie die Druckschriften DE 35 10 901 C2, DE 35 10 902 C2 und DE 36 32 682 A1. Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestands auf die gewechselten Schriftsät- ze samt allen Anlagen sowie auf den Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG vom 20. Dezember 2012 Bezug genommen. E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e Beide Klagen sind aufgrund der vorgelegten Vereinbarung vom 20./30. Mai 2011 auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents zulässig, unbeschadet des Einwands der Beklagten, ein eigenes Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu 2) an der Nichtigerklärung des erloschenen Streitpatents sei zweifelhaft. Davon, dass diese eine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent nicht zu befürchten habe, weil nicht in die Vereinbarung der Beklagten mit der Klägerin zu 1) einbezogen, ist nicht auszugehen, nachdem die Beklagte die Anregung des Senats, zur Klärung dieser Zweifel eine entsprechende Erklärung abzugeben, nicht aufgegriffen hat. Deshalb kann der Klägerin zu 2) ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der Ver- nichtung des Streitpatents nicht abgesprochen werden. - 9 - Die Nichtigkeitsklagen sind auch begründet, denn das Streitpatent erweist sich in allen verteidigten Fassungen gegenüber der Anmeldung in ihrer ursprünglich ein- gereichten Form als unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ). Ob darüber hinaus der weitere Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a i. V. m. Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) gegeben ist, kann vorliegend daher da- hingestellt bleiben. I. 1. Das in der Verfahrenssprache Deutsch abgefasste Streitpatent betrifft ein Ver- fahren und eine Schaltungsanordnung zur Bitratenreduktion bei der Codierung ei- nes Signals (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 1 bis 3). Das zu codierende Signal besteht aus einer Folge von Signalwerten, wobei das Signal einen am häufigsten, in unun- terbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimmten Signalwert (A) enthält (vgl. Streitpatent, Patentanspruch 1). Im Streitpatent wird weiter ausgeführt, dass aus dem Stand der Technik Verfahren und Vorrichtungen bekannt seien, welche aus derartigen Signalen Huffman-Code- worte bilden. Diese hätten aber den Nachteil, dass entweder nur Schwarzweißbil- der codiert werden könnten, wobei zudem zwei unterschiedliche Teilfolgen codiert werden müssten (vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 9 bis 14), oder dass sie zur Codierung des bei der Verarbeitung entstehenden Zwischensignals mehr als einer Tabelle bedürften (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 10 bis Sp. 2, Z. 8). Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift als zu lösendes tech- nisches Problem, ein Verfahren und eine Schaltungsanordnung bereit zu stellen, das bzw. die zu einer größeren als den bisher bekannten Bitratenreduktionen führt (vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 45 bis 50). - 10 - Zur Lösung schlägt das Streitpatent ein Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Signals nach dem erteilten Patentanspruch 1 vor, welches sich in folgende Merkmale gliedern lässt (in Anlehnung an die Merkmalsanalyse der Klä- gerinnen, vgl. Anlage K11): 1.1 Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Sig- nals; 1.2 das Signal (a) umfasst eine Folge von Signalwerten; und (b) enthält einen am häufigsten, in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimmten Signal- wert (A); 1.3 aus den Signalwerten wird eine Folge von Huffman-Code- worten gebildet; 1.4 wenigstens ein Huffman-Codewort wird gebildet (a) entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vor- handen ist; oder (b) aus einem anderen Signalwert und aus einer voran- gehenden, ununterbrochenen Teilfolge des be- stimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist; und - 11 - 1.5 bei der Bildung der Folge der Codeworte werden (a) nur die vorangehenden Teilfolgen oder (b) nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert ver- wendet. Der erteilte Patentanspruch 10 lautet (mit eingefügter Merkmalsgliederung in An- lehnung an die Merkmalsgliederung der Klägerinnen, siehe Anlage K12): 10.1 Schaltungsanordnung zur Bitratenreduktion bei der Codie- rung eines Signals; 10.2 das Signal (a) umfasst eine Folge von Signalwerten; und (b) enthält einen am häufigsten, in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimmten Signalwert; 10.3 aus den Signalwerten wird eine Folge von Huffman-Code- worten gebildet; 10.4 Mittel (K, Z, PROM, FF) sind vorgesehen, die wenigstens ein Huffman-Codewort bilden (a) entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes, wenn diese vorhan- den ist; oder - 12 - (b) aus einem anderen Signalwert und aus einer voran- gehenden, ununterbrochenen Teilfolge des be- stimmten Signalwertes, wenn diese vorhanden ist; und 10.5 bei der Bildung der Folge der Codeworte werden (a) nur die vorangehenden Teilfolgen oder (b) nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signalwertes mit dem anderen Signalwert ver- wendet. 2. Als Fachmann, auf dessen Kenntnisse vorliegend abzustellen ist, sieht der Se- nat einen Mathematiker oder Informatiker mit Universitätsabschluss und mehrjähri- ger Erfahrung auf dem Gebiet der Codierung von Videosignalen, dem insbesonde- re Kenntnisse der dort verwendeten Codier- und Decodier-Verfahren zur Datenre- duktion zuzurechnen sind. Von einem solchen Fachmann kann erwartet werden, dass er die Huffman-Codierung und deren Eigenschaften kennt. Soweit – wie von der Beklagten vertreten wird – ein Dipl.-Ing. der Nachrichtentech- nik als zuständiger Fachmann gesehen würde, so wären auch bei diesem diesel- ben grundlegenden Kenntnisse auf dem Gebiet der Codierung von Videosignalen, insbesondere auch der Huffman-Codierung und deren Eigenschaften vorauszuset- zen. Bei Betrachtung des vorliegenden Patents käme daher auch ein Dipl.-Ing. der Nachrichtentechnik zur Überzeugung des Senats zu demselben fachmännischen Verständnis. - 13 - 3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen des Fachmanns geht der Se- nat von folgenden, den einzelnen Begriffen zugrunde zu legenden Bedeutungsin- halten aus: Das eine Folge von Signalwerten umfassende zu codierende Signal enthält einen bestimmten Signalwert (A), der am häufigsten und in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommt. Der bestimmte Signalwert (A) tritt in dem Signal somit häufiger als alle anderen Signalwerte auf. Eine ununterbrochene Teilfolge enthält eine Anzahl von Signalwerten mit demselben Betrag, die nicht durch einen Signalwert mit einem anderen Betrag (oder ein anderes Datum) unterbrochen wird. Da der bestimmte Signalwert (A) in der ununterbrochenen Teilfolge vorkommt (vgl. Merkmal 1.2), enthält die ununterbrochene Teilfolge des bestimmten Signalwerts (A) zwangsläu- fig wenigstens einen bestimmten Signalwert (A) und die Länge dieser ununterbro- chenen Teilfolge ist mithin größer als Null. Angesichts der Angaben in den Merkmalen 1.4a bis 1.5b erschließt es sich unmit- telbar, dass aus den Signalwerten und nicht aus den ununterbrochenen Teilfolgen eine Folge von Huffman-Codeworten gebildet wird (Merkmal 1.3). II. Zur erteilten Fassung Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung geht in unzulässiger Weise über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 138 (1), c) EPÜ). Zur Beurteilung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen und zu prüfen, ob die erteilten Patentansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns als zur Erfindung gehörend erkennen ließ (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 – X ZR 27/06, GRUR 2010, 509, Rdn. 25 – Hubgliedertor I; BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 – Einkaufswagen II). Der hier- - 14 - für maßgebliche Inhalt der ursprünglichen Offenbarung ist dabei nicht auf den Ge- genstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, viel- mehr ist anhand der Gesamtheit aller ursprünglich eingereichten Unterlagen zu er- mitteln, was als zur angemeldeten Erfindung gehörend anzusehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rdn. 46 - Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.). Zum Offenbarungsgehalt ei- ner Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Er- weiterung vorliegt, gehört aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unter- lagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weiterge- hende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwis- sens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH - Fäl- schungssicheres Dokument, m. w. N.). a) Das Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist zur Über- zeugung des Senats den ursprünglichen Unterlagen (vgl. Anlage K4) nicht „unmit- telbar und eindeutig“ zu entnehmen. Die Bildung der Huffman-Codeworte ist gemäß dem Wortlaut des erteilten Patent- anspruchs 1 im Merkmal 1.4 dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Huff- man-Codewort entweder - aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, (Merkmal 1.4a) oder - aus einem anderen Signalwert und aus einer vorangehenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, (Merkmal 1.4b) gebildet wird. - 15 - Dieses Merkmal 1.4 lässt in Folge der gewählten Formulierung „wenn diese vor- handen ist“, die sich ersichtlich nur auf die ununterbrochenen Teilfolgen beziehen kann, für den Fachmann offen, wie Ereignisse kodiert werden, bei denen einem anderen Signalwert eine Nullfolge des bestimmten Signalwertes vorausgeht und/oder nachfolgt, also keine ununterbrochene Teilfolge des bestimmten Signal- wertes auftritt. Auch die weiteren Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 defi- nieren keine diesbezügliche Regelung. In den ursprünglich eingereichten Unterla- gen ist dieser Fall jedoch nicht offengelassen, sondern definiert geregelt (vgl. Pa- tentanspruch 1 der K4). In der Beschreibung der Ausführungsbeispiele in den ur- sprünglichen Anmeldungsunterlagen wird die Codierung von Ereignissen mit Auf- treten von Teilfolgen der Länge Null sogar als wichtig hervorgehoben (vgl. K4, Sp. 2 Z. 51 bis Sp. 3 Z. 4): „Wie der erfindungsgemäßen Lehre zu entnehmen ist, wird das Auftreten einer ununterbrochenen Teilfolge von Nullen und des sich dieser Teilfolge anschließenden Koeffizienten als ein zu co- dierendes Ereignis angesehen. Wichtig ist, dass auch das Auftre- ten keiner Null vor einem von 0 verschiedenen Koeffizienten - also das Auftreten einer Teilfolge der Länge 0 - als zu codierendes Er- eignis behandelt wird.“ Auch die Figuren der Offenlegungsschrift beschreiben ausschließlich Codierun- gen, die Ereignisse mit Auftreten von Teilfolgen der Länge Null umfassen (vgl. da- zu in K4 die Fig. 1 u. 2 mit der Länge L=0 und in der Tabelle gemäß Fig. 3 bspw. die Nr. 2, 5 und 11 mit der jeweils zugeordneten Länge Null einer beispielhaft als Nullfolge ausgeführten Teilfolge). - 16 - Gegenüber diesem ursprünglich offenbarten Verfahren mit der offensichtlich als erfindungswesentlich offenbarten Bildung von Huffman-Codeworten aus Ereignis- sen mit Auftreten von Teilfolgen der Länge Null wird nunmehr ein Verfahren bean- sprucht, bei dem die Codierung der in Rede stehenden Ereignisse offengelassen wird. Die Codierung dieser Ereignisse wird vielmehr ins Belieben gestellt. Soweit die Beklagte vorträgt, es sei der Beschreibung des Streitpatents zu entneh- men, dass auch Ereignisse mit Auftreten von Teilfolgen der Länge Null (gemein- sam mit einem anderen Signalwert) als zu kodierende Ereignisse behandelt wer- den (vgl. Sp. 3, Z. 41 bis 45), ist dem zuzustimmen, jedoch hat diese Vorschrift, anders als im angemeldeten Patentanspruch 1, keinen Eingang mehr in den erteil- ten Patentanspruch 1 gefunden. Hierbei ist zu beachten, dass, falls auch unter He- ranziehung von Beschreibung und Zeichnungen, Formulierungen in den Patentan- sprüchen mehrdeutig erscheinen, gleichwohl zu ermitteln ist, welche Vorstellungen der Fachmann mit ihnen verbindet. Dabei darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte (BGH, Urteil vom 24. September 2003 – X ZR 7/00, BGHZ 156, 179 - blasenfreie Gummibahn I). Im vorliegenden Zusammenhang erscheint es aber aus fachmänni- scher Sicht nicht abwegig, dass nicht alle Huffmann-Codeworte nach der Bil- dungsregel der Merkmale 1.4a bzw. 1.4b gebildet werden (vgl. Merkmal 1.4, „…wenigstens ein Huffman-Codewort wird gebildet…“), sondern eine Teilmenge der Codeworte unter Anwendung einer hiervon abweichenden Bildungsregel ge- neriert wird. b) Auch das Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist zur Überzeugung des Senats den ursprünglichen Unterlagen (vgl. Anlage K4) nicht „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen. - 17 - Während die Bildungsregel für das beanspruchte Codierverfahren im Merkmal 1.4 offen lässt, ob die Codierung gemäß Merkmal 1.4a oder 1.4b erfolgen soll, be- stimmt Merkmal 1.5, dass bei der Bildung der Folge der Huffman-Codeworte eine Festlegung auf eine der beiden Varianten (Verwendung der nachfolgenden oder vorausgehenden Teilfolgen) erfolgen muss, an der dann für die Dauer der Anwen- dung des Verfahrens auf das komplette zu codierende Signal festgehalten werden muss. Die ursprüngliche Offenbarung (vgl. nur den dortigen Patentanspruch 1) lässt bei- de Varianten nebeneinander zu (vgl. K4, Patentanspruch 1, Hervorhebung hinzu- gefügt): „…daß jeder ununterbrochenen Teilfolge von Signalwerten A mit der Länge 0, 1, 2 usw. zusammen mit dem sich der Teilfolge an- schließenden Signalwert oder zusammen mit dem der Teilfolge vorangehenden Signalwert ein Huffman-Codewort zugeordnet wird.“ Die mit dem Merkmal 1.5 des erteilten Patentanspruchs 1 festgeschriebene Exklu- sivität der Verwendung stets nur der vorangehenden oder stets nur der nachfol- genden Teilfolgen findet in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder eine wortgetreue noch eine sinngemäße Stütze. Daran ändert auch der Verweis der Beklagten auf die ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele nichts, welche tatsächlich nur eine solche exklusive Verwendung zeigen. Wenn die Beklagte vor- trägt, die Figur 1 der Offenlegungsschrift wie des Streitpatents würde den Fach- mann unmittelbar annehmen lassen, dass ein Wechsel zwischen der Verwendung von vorangehenden oder nachfolgenden Teilfolgen nicht möglich sei, so ist dem entgegenzuhalten, dass dem Fachmann bewusst ist, dass er die Mannigfaltigkeit der zu kodierenden Ereignisse natürlich auf die Menge der vorangehenden und der nachfolgenden Teilfolgen zusammen mit jeweils einem anderen Signalwert er- weitern und die statistischen Signifikanzen dieser größeren Mannigfaltigkeit für die Bildung der Huffman-Codeworte heranziehen kann. Insoweit beschränken die ur- - 18 - sprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele das Verständnis des Fachmanns vor- liegend in keiner Weise. c) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des erteil- ten Patentanspruchs 1 auch wegen weiterer von der Klägerin genannter Gründe über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgeht. d) Mit dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung kann das Patent somit kei- nen Bestand haben. e) Der auf eine Schaltungsanordnung gerichtete nebengeordnete erteilte Patent- anspruch 10 weist die vorstehend dargelegten, ursprünglich nicht offenbarten Merkmale ebenfalls auf (vgl. Merkmale 10.4 und 10.5). Die vorstehende Argumen- tation zum erteilten Patentanspruch 1 gilt daher sinngemäß auch für diesen ne- bengeordneten Anspruch. III. Zu den Hilfsanträgen Mit den Hilfsanträgen I bis VIII gemäß Schriftsatz vom 4. Februar 2013 und dem Hilfsantrag IIa, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 12. März 2013, kann die Beklagte das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigen. a) Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß allen Hilfsanträgen enthalten ebenso wie der erteilte Patentanspruch 1 die Merkma- le 1.4 und 1.5, wobei bei den Hilfsanträgen V bis VIII im Merkmal 1.4 und in den Hilfsanträgen IV bis VIII im Merkmal 1.5 seitens der Klägerin zwar Klarstellungen vorgenommen wurden (siehe Hervorhebungen), die jedoch keine Auswirkung auf den Sinngehalt dieser (ursprünglich nicht offenbarten) Merkmale haben: - 19 - 1.4 wenigstens ein die Huffman-Codeworte wird werden gebildet (a) entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden, ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vor- handen ist; oder (b) aus einem anderen Signalwert und aus einer voran- gehenden, ununterbrochenen Teilfolge des be- stimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist; 1.5 bei der Bildung der Folge der Codeworte werden jeweils ent- weder (a) nur die vorangehenden Teilfolgen oder (b) nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert ver- wendet. b) Auch die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge I, II, IIa und III bis VIII beanspruchen somit Lehren, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart sind. Es wird hierzu auf die Ausführungen zum erteilten Patentanspruch 1 verwie- sen. c) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die zusätzlichen bzw. weiter geänderten Merkmale der jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen I, II, IIa und III bis VIII aus den ursprünglichen Unterlagen her- vorgehen. - 20 - d) Mit dem Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen I, II, IIa und III bis VIII verteidigten Fassungen kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 9 in der Fassung des Hilfsantrags I, des nebengeordneten Patentanspruchs 4 in den Fassungen der Hilfsanträge II, III, IV, V, des nebengeordneten Patentanspruchs 3 in der Fassung der Hilfsantrags VI sowie des nebengeordneten Patentanspruchs 2 in der Fassung des Hilfsantrags VII sind aus den zum erteilten Patentanspruch 1 ausgeführten Gründen ebenfalls nicht bestandsfähig. IV. Das Streitpatent konnte daher in keiner der verteidigten Fassungen Bestand ha- ben, wobei es auf die Frage der Patentfähigkeit nicht entscheidungserheblich an- kam. Es kann in diesem Zusammenhang daher dahingestellt bleiben, inwieweit es zulässig wäre, im Falle einer beschränkten Aufrechterhaltung des (erloschenen) Streitpatents eine entsprechende Anpassung der Beschreibung des Streitpatents vorzunehmen. Der Senat hatte keine Veranlassung, entsprechend der Anregung der Beklagten im Schriftsatz vom 4. Februar 2013, zu Fragen des fachmännischen Verständnis- ses im Zusammenhang mit der Huffmann-Codierung einen Sachverständigen zu beauftragen, da die Mitglieder des Senats über die erforderliche Sachkunde verfü- gen. - 21 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO. Gutermuth Martens Kleinschmidt Musiol Albertshofer Pü