21 W (pat) 31/10

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 31/10 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 196 55 226 … - 2 - … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler, der Richterinnen Hartlieb und Dipl.-Phys. Zimmerer sowie des Richters Dipl.-Ing. Veit beschlossen: Die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2010 wird als unzulässig verworfen. G r ü n d e I Auf die mit dem Anmeldetag der Stammanmeldung mit dem Aktenzeichen 196 05 260.2 vom 13. Februar 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein- gereichte Patentanmeldung ist das Patent 196 55 226.5 mit der Bezeich- nung "Verfahren zum Vorfüllen des exkorporalen Kreislaufs eines modularen Heimdialysesystems" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 15. Januar 2009 erfolgt. - 3 - Gegen das Patent ist am 15. April 2009 Einspruch erhoben worden. Mit Beschluss vom 10. Februar 2010 hat die Patentabteilung 41 den Einspruch als zulässig er- achtet und das Patent widerrufen mit der Begründung, das erteilte Patent sei ein Therapieverfahren im Sinne des § 2 a (1) Nr. 2 PatG. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der (ursprünglichen) Patentinhaberin, die das ange- griffene Patent in der erteilten Fassung verteidigt, eine Beschwerdebegründung ist nicht eingegangen. Die (ursprüngliche) Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, ein Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde mit Schreiben des Ge- richts vom 29. Juli 2010 sowie vom 3. November 2010 aufgefordert, die erforderli- che Vollmacht nach § 25 PatG einzureichen. Mit Schreiben vom 24. März 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin darauf hingewie- sen, dass sie nach der gegebenen Aktenlage einen Inlandsvertreter benötige und als Nachweis für dessen Bestellung die Vorlage einer entsprechenden schriftli- chen Vollmachtsurkunde zwingend erforderlich sei. Falls die erforderliche Voll- macht nicht eingereicht werde, müsse die Beschwerde als unzulässig verworfen werden. Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2011 eine entsprechende Vollmacht vom 19. August 2010 eingereicht, die vom Präsidenten der Firma H… LLC c/o P… & H… LLC, F… Street in B… M…, unterzeichnet ist. Gleichzeitig wurde die Kopie eines Antrags vom 2. Mai 2011 auf Umschreibung des Streitpa- tents von der Beschwerdeführerin auf die genannte Firma H… LLC vorgelegt. - 4 - Mit Schreiben vom 5. Mai 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beteilig- ten darauf hingewiesen, dass - unabhängig vom Vorliegen der Umschreibungsvo- raussetzungen und deren Nachweis gegenüber dem Deutschen Patent- und Mar- kenamt – für eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens mit der neuen Inhaberin nach der geltenden Rechtsprechung die Zustimmung der Be- schwerdegegnerin erforderlich sei und um entsprechende Mitteilung der Einspre- chenden gebeten. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 26. Mai 2011 erklärt, dass sie einem Parteiwechsel gemäß § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO nicht zustimme. Das juristische Mitglied des Senats hat der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 1. Juni 2011 daraufhin mitgeteilt, dass mangels Zustimmung der Einsprechenden das Beschwerdeverfahren mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwer- deführerin fortzusetzen sei und zur Vorlage einer von ihr ausgestellten Vollmacht nach § 25 Abs. 1 PatG aufgefordert. Andernfalls sei die Beschwerde als unzuläs- sig zu verwerfen. Hierauf haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit Schrift- satz vom 30. Juni 2011 mitgeteilt, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Be- schwerdeführerin, A… Ltd., inzwischen aufgelöst sei. Damit sei im vorliegenden Fall die Zustimmung der Einsprechenden zum Wechsel der Patentinhaberin nicht erforderlich, da die Anwendung des § 265 ZPO voraussetze, dass der Zedent - hier die ursprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin - fortexistiere. Mit Schreiben vom 10. August 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Be- schwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die Firma H… LLC das Verfahren als Beschwerdeführerin nur dann betreiben könne, wenn sie nachweise, dass sie ers- tens entweder Rechtsnachfolgerin der noch immer im Register eingetragenen Fir- ma A… Ltd. geworden sei oder dass sie zweitens von der Firma A… Ltd. das Streitpatent erworben habe und drittens dass und zu welchem Zeitpunkt die Fir- ma A… Ltd. aufgelöst worden sei. Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2011 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin unter Vorlage eines Re- gisterauszugs mitgeteilt, dass die Firma H… LLC inzwischen als Rechtsnachfol- gerin der Firma A… Ltd. im Patentregister eingetragen sei. Mit Schreiben vom - 5 - 20. Oktober 2011 hat das juristische Mitglied des Senats die Beschwerdeführerin erneut darauf hingewiesen, dass die Zulässigkeit des Beteiligtenwechsels noch nicht geklärt sei, insbesondere sei kein Nachweis dafür erbracht, dass und zu wel- chem Zeitpunkt die ursprüngliche Patentinhaberin, die Firma A… Ltd., aufgelöst worden sei. Mit Schriftsatz vom 2. Januar 2012 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Be- schwerdeführerin Kopien von Vertragsunterlagen vorgelegt, aus denen sich die Übertragung des Streitpatents von der ursprünglichen Anmelderin, der Fir- ma A… Ltd., auf die Firma D… M… F… Ltd. und weiter auf die jetzige Inhaberin, die Firma H… LLC Ltd. ergebe. Mit Schreiben vom 3. April 2012 hat das juristische Mitglied des Senats mitgeteilt, dass durch die vor- gelegten Unterlagen lediglich die Übertragung des Streitpatents auf die jetzige In- haberin nachgewiesen wurde. Ein Nachweis dafür, dass die ursprüngliche Patent- inhaberin und Beschwerdeführerin zwischenzeitlich aufgelöst sei, sei dagegen nicht erbracht worden. Damit sei weiterhin das Verfahren mit der früheren Patent- inhaberin fortzuführen, für die eine Vollmacht nach § 25 PatG erforderlich sei. Da diese bislang nicht vorgelegt wurde, werde die Beschwerde voraussichtlich als un- zulässig verworfen werden. Hierauf hat die Beschwerdeführerin sich nicht mehr geäußert, die erforderliche Vollmacht ist nicht zu den Akten gelangt. Die (ursprüngliche) Patentinhaberin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. - 6 - Hilfsweise beantragt sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II Die Beschwerde ist unzulässig, da die in den Vereinigten Staaten von Amerika an- sässige (ursprüngliche) Patentinhaberin als Beschwerdeführerin trotz mehrfacher Aufforderung die Bestellung eines Inlandsvertreters nicht nachgewiesen hat. 1. Die Obliegenheit zur Bestellung eines Inlandsvertreters ergibt sich aus § 25 Abs. 1 PatG. Demnach muss ein Auswärtiger, der im Inland weder einen Sitz noch eine Niederlassung hat, einen im Umfang dieser Vorschrift bevollmächtigten Rechts- oder Patentanwalt als Inlandsvertreter bestellen, um am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht teilneh- men zu können. Diese Voraussetzungen für die notwendige Bestellung eines Inlandsvertreters lie- gen vor. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika; dafür, dass sie im Inland eine Niederlassung hat, wo sie auf längere Dauer ein selbständiges Gewerbe ausübt, ist weder vorgetragen noch ergeben sich hierfür Anhaltspunkte aus den Akten. Demzufolge hätte die Beschwerdeführe- rin im Inland einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter mit einer Vollmacht be- stellen müssen, die den Anforderungen des § 25 Abs. 1 PatG entspricht. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen. Die Bevollmächtigung gemäß § 25 Abs. 1 PatG der bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Vertreter der ur- sprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin auftretenden Patentanwälte R…, K… & P… ist zu keiner Zeit nachgewiesen worden. Bis zur Entscheidung über die Beschwerde wurde trotz mehrfacher Hinweise des Senats die hierfür erforderliche schriftliche Vollmachtsurkunde nicht eingereicht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 34 ff.). - 7 - Von der Vorlage konnte auch nicht deshalb abgesehen werden, weil als Bevoll- mächtigte Patentanwälte aufgetreten sind und deshalb gemäß § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG der Mangel der Vollmacht nicht von Amts wegen zu berücksichtigen wäre. Nach § 97 Abs. 1 Satz 2 PatG bleibt § 25 PatG unberührt, wodurch klargestellt wird, dass die Bestellung eines Inlandsvertreters im Verfahren vor dem Bundespa- tentgericht in jedem Fall notwendig ist (vgl. auch Schulte, a. a. O., § 97, Rdnr. 3). Insofern geht § 25 PatG der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG vor. 2. Auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt der Vorrang des § 25 PatG, so dass unabhängig von der als Vertreter auftretenden Person ei- ne von dem Auswärtigen unterzeichnete Vollmacht einzureichen ist. Demzufolge hätte im vorliegenden Fall bereits vom Deutschen Patent- und Markenamt eine dem § 25 PatG entsprechende Vollmacht angefordert werden müssen. Der Umstand, dass der Mangel der Vollmacht bereits im Verfahren vor dem Deut- schen Patent- und Markenamt vorgelegen hat und dort nicht berücksichtigt worden ist, führt jedoch nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde (vgl. BGH, NJW 1990, 3152-3153) - und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein einseitiges oder zweiseitiges Verfahren handelt (a. A. Schulte a. a. O. sowie Bundespatentgericht, Beschluss vom 18. Mai 1979 (GRUR 1979, 699) unter Bezugnahme auf OLG Saarbrücken, NJW 1970, 1464). Insoweit hat der BGH in seiner Entschei- dung klargestellt, dass die von der Rechtsprechung zur gesetzlichen Vertretung entwickelten Grundsätze, nach denen bei vorinstanzlichem Streit über die Vertre- tungsbefugnis die betroffene Partei durch den "Vertreter" auch dann, wenn ein Mangel in der gesetzlichen Vertretung vorliegt, Rechtsmittel einlegen kann, entge- gen der obengenannten OLG-Entscheidung für die gewillkürte Vertretung nicht zur Anwendung kommen können. Bei der gewillkürten Vertretung hat die Partei es nämlich in der Hand, durch (anderweitige oder gegebenenfalls nochmalige) Ertei- lung einer ordnungsgemäßen Prozessvollmacht den Streit darüber, ob eine wirk- sam erteilte Vollmacht vorgelegen hat, für die Rechtsmittelinstanz von vornherein - 8 - auszuräumen, ohne insoweit ein Risiko über die Zulässigkeit des Rechtsmittels einzugehen. Eben weil dieser Weg für die betroffene Partei möglich und zumutbar ist, fehlt es bei der gewillkürten Vertretung der Partei im Prozess an der Notwen- digkeit, die für den Streit über die wirksame gesetzliche Vertretung entwickelten Rechtsgrundsätze, die dort zur Erzielung eines sachgerechten Ergebnisses erfor- derlich sind, auch hier zur Anwendung kommen zu lassen (vgl. BGH, NJW 1990, 3152-3153). 3. Die Patentinhaberin kann sich nicht darauf berufen, dass durch die zwischen- zeitliche Übertragung des Patents auf die neue Inhaberin ein Parteiwechsel statt- gefunden habe und für die neue Inhaberin die Firma H… LLC Ltd. eine entspre- chende Vollmacht nach § 25 PatG vorgelegt worden sei. Auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO entsprechend anzuwenden. Nach dieser Vorschrift hat die Veräußerung der streit- befangenen Sache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs auf den Prozess keinen Einfluss. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustim- mung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen. Übertragung und Umschreibung des Patents lassen daher die Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Einspruchsbeschwerde- verfahren grundsätzlich unberührt, da auch hier der allgemeine Gedanke gilt, dass niemand aus einem öffentlich-rechtlichen Prozessrechtsverhältnis ohne Weiteres ausscheiden dürfe (vgl. BGH, GRUR 2008, 87 – 90). Die Einsprechende hat indessen ihre Zustimmung entsprechend § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO zur Übernahme des Rechtsstreits durch die neue Patentinhaberin als Rechtsnachfolgerin nicht erteilt. Die fehlende Zustimmung kann auch nicht da- durch ersetzt werden, dass das Gericht die Übernahme als sachdienlich erachtet (vgl. BGH NJW 1988, 3209-3210; NJW 1996, 2799). - 9 - 4. Soweit die Vertreter der Beschwerdeführerin geltend machen, dass die ur- sprüngliche Patentinhaberin und Beschwerdeführerin inzwischen aufgelöst sei und § 265 Abs. 2 ZPO nur dann Anwendung finden könne, wenn die bisherige Partei fortexistiere, hat sie den entsprechenden Nachweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht erbracht. Zwar ist eine klare Abgrenzung des Geltungsbereichs des § 265 ZPO schwierig und es ist häufig zweifelhaft, ob bei bestimmten Rechtsänderungen ein Partei- wechsel anzunehmen ist oder ob die den Parteiwechsel vermeidende Regelung des § 265 Abs. 2 ZPO eingreift. Dabei kommt § 265 Abs. 2 ZPO nur in Betracht, wenn die bisherige Partei fortexistiert und wenn das Urteil zwischen den bisheri- gen Parteien auch den neuen Rechtsträger bindet (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 265 Rdnr. 3). Im vorliegenden Fall fehlt es aber schon am erforderlichen Nachweis durch die Vertreter der Beschwerdeführerin, dass die ursprüngliche Patentinhaberin und Be- schwerdeführerin nicht mehr fortexistiert, so dass es bei der Regelung des § 265 ZPO verbleibt, wonach die Zustimmung der Einsprechenden unabdingbar ist, um einen Parteiwechsel herbeizuführen. Da diese Zustimmung nicht erteilt wurde, ist der Rechtsstreit mit der ursprünglichen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin fortzuführen, die die Beschwerde im eigenen Namen, kraft eigenen Prozeßfüh- rungsrechts (vgl. Stein/Jonas a. a. O. § 265 Rdnr. 17 ff.) führt und für die die erfor- derlichen Prozeßhandlungsvoraussetzungen gegeben sein müssen. Die unterlassene Bestellung eines Inlandsvertreters durch die Patentinhaberin führt damit zur Unzulässigkeit der Beschwerde, so dass diese gemäß § 79 Abs. 2 Satz 1 PatG zu verwerfen war (vgl. auch BPatG 32 W (pat) 144/04 - GRÜNE HARMONIE). - 10 - Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 79 Abs. 2 S. 2 PatG). Dr. Häußler Hartlieb Zimmerer Veit Pü