20 W (pat) 30/10

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 30/10 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 11. Juni 2012 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 10 2004 059 391 … - 2 - hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Univ. Dr.rer.nat. Wollny beschlossen: Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 1.31 des Deutschen Patent und Markenamts vom 4. März 2010 aufgehoben und das Patent widerrufen. Die Beschwerde der Patentinhaber wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 1.31 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 10 2004 059 391 mit Beschluss vom 4. März 2010 be- schränkt aufrechterhalten. Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende mit Fax vom 10. Mai 2010, einge- gangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tage, Beschwerde eingelegt. Sie beantragt sinngemäß, den Beschluss der Patentabteilung 1.31, zuständig für die Klas- se H 04 L, vom 4. März 2010 aufzuheben und das Patent in vol- lem Umfang zu widerrufen. - 3 - Auf die Beschwerde der Einsprechenden hin haben die Patentinhaber mit Schrei- ben vom 27. August 2010, eingegangen beim Bundespatentgericht am 31. August 2010, Beschwerde gemäß § 73 PatG, § 567 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG erhoben. Sie beantragen sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen den Beschluss der Patentabteilung 1.31, zuständig für Klas- se H 04 L, vom 4. März 2010 aufzuheben und Hauptantrag: das Patent in der ursprünglich durch die Prüfungsstelle erteilten Fassung vom 22. August 2007 aufrecht zu erhalten, Hilfsantrag 1: das Patent in der durch Beschluss in der Einspruchsverhandlung vom 4. März 2010 beschränkten Form aufrecht zu erhalten, Hilfsantrag 2: das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrecht zu er- halten: Patentansprüche 1 bis 6, übergeben in der mündlichen Verhand- lung am 11. Juni 2012, Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift. - 4 - Der Patentanspruch 1 in der ursprünglich erteilten Fassung lautet (Hauptantrag): "Krypto-Wireless-Tag (1) mit einem darin enthaltenen, Datensatz, der mindestens einen Kryptodatenblock (KB1, KB2) umfasst, da- durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Kryptodaten- block (KB1, KB2) einen kryptographischen Schlüssel umfasst und mindestens ein anderer Datenblock (B1, B2, Bi, Bi+1) des Krypto- Wireless-Tags (1) auf der Basis des mindestens einen Kryptoda- tenblocks (KB1, KB2) verschlüsselt ist." Hieran schließen sich die Patentansprüche 2 bis 14 an, zu deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird. Der Patentanspruch 1 in der durch den Beschluss der Patentabteilung vom 4. März 2010 beschränkt aufrecht erhaltenen Form, lautet (Hilfsantrag 1): "Krypto-Wireless-Tag (1) mit einem darin enthaltenen, Datensatz, der mindestens einen Kryptodatenblock (KB1, KB2) umfasst, da- durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Kryptodaten- block (KB1, KB2) einen kryptographischen Schlüssel umfasst und mindestens ein anderer Datenblock (B1, B2, Bi, Bi+1) des Krypto- Wireless-Tags (1) auf der Basis des mindestens einen Kryptoda- tenblocks (KB1, KB2) verschlüsselt ist, wobei der mindestens eine Kryptodatenblock (KB1, KB2) einen öffentlichen Schlüssel eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens umfasst." Hieran schließen sich die Patentansprüche 2 bis 12 an, zu deren Wortlaut auf die Unterlagen des Einspruchsverfahrens am Deutschen Patent und Markenamt ver- wiesen wird. - 5 - Der Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung lautet (Hilfsan- trag 2): "Verfahren zum Betreiben mindestens eines Wireless-Tags (1), welches mindestens die folgenden Schritte umfasst: a) Schreiben eines öffentlichen kryptographischen Schlüssels ei- nes asymmetrischen kryptographischen Verschlüsselungsver- fahrens in mindestens einen Kryptodatenblock (KB1, KB2) des Wireless-Tags (1) b) Auslesen des öffentlichen kryptographischen Schlüssels aus dem mindestens einen Kryptodatenblock (KB1, KB2) des Wire- less-Tags (1); c) Verschlüsseln von Daten unter Verwendung des öffentlichen kryptographischen Schlüssels außerhalb des Wireless-Tags (1); d) Schreiben der verschlüsselten Daten in mindestens einen an- deren Datenblock (B1, B2, Bi, Bi+1) des Wireless-Tags (1); e) Auslesen des öffentlichen kryptographischen Schlüssels aus dem mindestens einen Kryptodatenblock (KB1, KB2) des Wire- less-Tags (1) durch mindestens ein Lesegerät (2); f) Auslesen des mindestens eines anderen Datenblocks (B1, B2, Bi, Bi+1) vom Wireless-Tag (1); g) Durchführen eines kryptographischen Verfahrens unter Ver- wendung des privaten kryptographischen Schlüssels, der dem öffentlichen kryptographischen Schlüssel zugeordnet ist und aus mindestens einem weiteren, externen Kryptodaten- block (KB3) bezogen wird, wobei durch das Durchführen des kryptographischen Verfahrens der mindestens eine andere Da- tenblock (B1, B2, Bi, Bi+1) des Wireless-Tags (1), der auf der Basis des öffentlichen kryptographischen Schlüssels verschlüs- selt ist, unverschlüsselt lesbar gemacht wird." - 6 - Hieran schließen sich die Patentansprüche 2 bis 6 an, zu deren Wortlaut auf die in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen verwiesen wird. Die Patentinhaber halten die Gegenstände ihrer Anspruchsfassungen jeweils für patentfähig, da sie durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen, noch dem Fachmann nahe gelegt seien. Im Übrigen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auch ur- sprünglich so offenbart und erweitere nicht den Schutzbereich des ursprünglich er- teilten Patents in unzulässiger Weise. Die Einsprechende hält den Gegenstand der Anspruchsfassung des Hauptantrags und der beiden Hilfsanträge für nicht patentfähig. Im Übrigen ändere der Gegen- stand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 den Schutzbereich des ursprüng- lich erteilten Patents in unzulässiger Weise. Die Einsprechende stützt ihre Argumentation bezüglich fehlender Neuheit und er- finderischer Tätigkeit auf die Druckschriften: D1 WO 01/ 57807 A1 D2 EP 0 758 777 A2 D3 WO 03 / 050 757 A1 D4 WO 2004 / 034 321 A1 D5 DE 43 42 641 A1 D6 US 6 501 390 B1 D7 JUELS, A.; PAPPU, R.: Squealing Euros: Privacy Protection in RFID-enabIed banknotes. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, New York, Bd. 2742, 1. Januar 2003, ISSN: 0302-9743, 22 Seiten D8 EP 0 600 646 A2 D9 DE 101 13 829 A1 D10 EP 0 393 784 A1 - 7 - D11 US 4 672 182 A D12 US 5 131 038 A D13 WO 2004 / 070 682 A2 D14 RANKL, W.; EFFING, W.: Handbuch der Chipkarten, Carl Hanser Verlag, München, 2002, ISBN 3-446-22036-4, Seiten 191, 203, 225-232, 255, 278, 469-474, 808-813 und 838-45. D15 EP 1 170 694 A2 D16 WO 00 / 62263 A1. Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden hat Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht neu und somit nicht patentfähig ist (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG). Nachdem das Patent im vorliegenden Beschwerdeverfahren bzgl. des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 in veränder- ter Fassung verteidigt wird, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschrän- kung auf die gesetzlichen oder weitere geltend gemachte Widerrufsgründe zu prü- fen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 - X ZB 6/97, GRUR 1998, 901 - Poly- mermasse). Eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags 2 ist nicht möglich, da durch die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 der Schutzbereich des Patents unzulässig erweitert wird (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432 - Spleißkammer). 1. Die Erfindung bezieht sich gemäß Patentschrift auf ein so genanntes "Wireless- Tag", das auch unter der Bezeichnung "RFID-(Radio Frequency Identification)- Tag" oder "Wireless Label" bekannt ist (Absatz [0001]). Dieses sei mit einer so ge- nannten "Kryptoeigenschaft" versehen, woraus sich der von den Patentinhabern gewählte Begriff des so genannten "Krypto-Wireless-Tag" ergebe. Das "Krypto- - 8 - Wireless-Tag" könne Datenblöcke enthalten, die verschlüsselte Daten, Krypto- schlüssel und/oder digitale Signaturen beinhalteten. Ferner sei mit dem Patent auch ein Verfahren zum Betreiben des Krypto-Wireless-Tags und ein Wireless- Kryptosystem zur Verwendung des Krypto-Wireless-Tags umfasst. Aufgabe die- ses Krypto-Wireless-Tags, des Verfahrens zu seinem Betrieb und des hiermit ver- bundenen Systems sei es insbesondere, die Lesbarkeit und eine Verfälschung ei- nes Wireless-Tags für Unbefugte erschweren zu können sowie eine Authentifizie- rung und/oder Identifizierung des Wireless-Tags selbst oder damit verbundener Gegenstände zu erleichtern (Absatz [0007]). 2. Als Fachmann ist nach der Überzeugung des Senats ein Diplomingenieur der Nachrichtentechnik mit Fachhochschulabschluss anzusehen, der mit der Entwick- lung von Systemen zur Verschlüsselung und Authentisierung für die sichere Nut- zung von Markern, Smart Cards, Labeln und RFID-Tags befasst ist. 3. Hauptantrag und Hilfsantrag 1: Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst die Merk- male des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Nachdem der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 1 zeigen - als nicht mehr neu gilt, ist auch der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht rechtsbeständig. - 9 - 3.1. Das Krypto-Wireless-Tag des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 wird durch folgende Merkmale beschrieben (mit eingefügter Merkmalsgliederung, ohne Angabe von Bezugszeichen, Änderungen gegenüber Hauptantrag unterstrichen): 1.1 Krypto-Wireless-Tag mit einem darin enthaltenen Datensatz, der mindestens einen Kryptodatenblock umfasst dadurch gekennzeichnet, dass 1.2 der mindestens eine Kryptodatenblock einen kryptographi- schen Schlüssel umfasst, 1.3 und mindestens ein anderer Datenblock des Krypto-Wireless- Tags auf der Basis des mindestens einen Kryptodatenblocks verschlüsselt ist, 1.4 wobei der mindestens eine Kryptodatenblock einen öffentli- chen Schlüssel eines asymmetrischen Verschlüsselungsver- fahrens umfasst. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen des unter 2. definierten Fach- manns legt der Senat dem vorstehenden Patentanspruch 1 und den darin enthal- tenen Begriffen folgendes Verständnis zu Grunde: Ein Krypto-Wireless-Tag (bzw. RFID-Tag oder Wireless Label) besteht prinzipiell aus einer Antenne, einem Schaltkreis zum Empfangen und Senden von Signalen, einem Schaltkreis oder Microcontroller zum Verarbeiten von Daten und einem Speicher zum Speichern von Daten. Der Datensatz, den der anspruchsgemäße Krypto-Wireless-Tag in seinem Speicher enthält, umfasst mindestens einen Kryp- todatenblock und mindestens einen "anderen" Datenblock, was insbesondere aus der Beschreibung Absatz [0052] hervorgeht. Im Kryptodatenblock ist insbesondere ein "öffentlicher kryptographischer Schlüssel" gespeichert, im "anderen" Daten- block sind Daten vorgesehen, die "teilweise oder ganz selbst verschlüsselt" sind "oder als ganzes auch nicht verschlüsselt sein" können. Im Kryptodatenblock und im "anderen" Datenblock sind somit lediglich binäre Daten gespeichert, ohne dass - 10 - an Hand des Speicherinhalts erkennbar ist, welcher Block von Daten für welchen Zweck gespeichert ist (z. B. als öffentlicher oder privater Schlüssel) bzw., ob der "andere" Datenblock überhaupt verschlüsselt ist und wenn ja, mit welchem krypto- grafischen Schlüssel dies erfolgt ist. An die Speicherung des Kryptodatenblocks und des "anderen" Datenblocks auf dem Krypto-Wireless-Tag werden anspruchs- gemäß keine speziellen Hardware-Voraussetzungen gestellt, d. h. es werden ins- besondere keine hardwaremäßig getrennten Speichereinheiten oder eine spezielle Hardware-Speichertechnik gefordert (z. B. einmal oder mehrfach beschreibbarer Speicher, permanenter Speicher oder Batteriepufferung zur Vermeidung von Da- tenverlusten). Je nach Speichertechnik ist dem anspruchgemäß notwendigen Speicher nicht "anzusehen", ob Daten gespeichert sind, wie groß die einzelnen Datenblöcke sind oder welchem Zweck die einzelnen binären Speicherstellen die- nen. 3.2. Eine Vorrichtung, also auch das anspruchsgemäße Krypto-Wireless-Tag, wird im Allgemeinen unabhängig von dem Zweck, zu dem sie bzw. er nach den Anga- ben im Patentanspruch verwendet werden soll, durch räumlich-körperlich um- schriebene Merkmale als Schutzgegenstand definiert (vgl. BGH, Beschluss vom 31. August 2010 - X ZB 9/09, GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheter- navigation). In solchen Fällen benennen Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsanga- ben keine Merkmale des unter Schutz gestellten Gegenstands. Somit beschreiben nicht alle sprachlichen Elemente eines formulierten Patentanspruchs Merkmale des Gegenstands, der mit dem Patentanspruch unter Schutz gestellt werden soll. Dies auf die verteidigte Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 angewendet, defi- nieren lediglich die Angaben "Wireless-Tag mit einem darin enthaltenen Daten- satz" (1.1teilw) und "und mindestens ein anderer Datenblock" (1.3teilw) den An- spruchsgegenstand als räumlich-körperliche Merkmale einer Vorrichtung, nämlich ein Wireless-Tag mit einem Speicher, in dem zwei Datensätze speicherbar sind. Bei den weiteren Angaben in den Merkmalen 1.1 bis 1.4 handelt es sich um Zweck-, Wirkungs- bzw. Funktionsangaben, die keine weiteren räumlich-körperli- - 11 - chen Merkmale des unter Schutz zu stellenden Gegenstands benennen, die somit bei der Prüfung auf Patentfähigkeit unberücksichtigt bleiben müssen. 3.3. Das damit verbleibende anspruchsgemäße Wireless-Tag mit einem Speicher, in dem zwei Datensätze speicherbar sind, ist jedoch aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt und kann daher keine Neuheit begründen. So ist beispielswei- se aus der Druckschrift D7 ("Squealing Euros: Privacy Protection in RFID-enabIed banknotes.", a. a. O.) ein Wireless-Tag mit einem Speicher für zwei Datensätze ("encryption factor ri LQWR PHPRU\ FHOO įi", "ciphertext Ci into memory cell Ȗi") be- kannt (Abstract, Figur 1 i. V. m. Seite 12 letzter Absatz bis Seite 13, Absatz 1). 3.4. Somit gilt sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsan- trag 1 als auch der von diesem umfasste Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag als nicht mehr neu. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag 1 ist daher nicht patentfähig. 3.5. Mit dem Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 fallen auch die ne- bengeordneten Patentansprüche 4 und 12 sowie die hierauf jeweils direkt oder in- direkt rückbezogenen Patentansprüche, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät mit weiteren Nachweisen). - 12 - 4. Hilfsantrag 2: Das Verfahren zum Betreiben mindestens eines Krypto-Wireless-Tags des Patent- anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 wird durch folgende Merkmale beschrieben (mit Merkmalsgliederung und eingefügten Unterstreichungen, ohne Angabe von Be- zugszeichen): 2.1 Verfahren zum Betreiben mindestens eines Wireless-Tags, welches mindestens die folgenden Schritte umfasst: 2.2 Schreiben eines öffentlichen kryptographischen Schlüssels ei- nes asymmetrischen kryptographischen Verschlüsselungsver- fahrens in mindestens einen Kryptodatenblock des Wireless- Tags; 2.3 Auslesen des öffentlichen kryptographischen Schlüssels aus dem mindestens einen Kryptodatenblock des Wireless-Tags; 2.4 Verschlüsseln von Daten unter Verwendung des öffentlichen kryptographischen Schlüssels außerhalb des Wireless-Tags; 2.5 Schreiben der verschlüsselten Daten in mindestens einen an- deren Datenblock des Wireless-Tags; 2.6 Auslesen des öffentlichen kryptographischen Schlüssels aus dem mindestens einen Kryptodatenblock des Wireless- Tags (1) durch mindestens ein Lesegerät; 2.7 Auslesen des mindestens einen anderen Datenblocks vom Wireless-Tag; 2.8 Durchführen eines kryptographischen Verfahrens unter Ver- wendung des privaten kryptographischen Schlüssels, der dem öffentlichen kryptographischen Schlüssel zugeordnet ist und aus mindestens einem weiteren, externen Kryptodatenblock bezogen wird, - 13 - 2.9 wobei durch das Durchführen des kryptographischen Verfah- rens der mindestens eine andere Datenblock des Wireless- Tags, der auf der Basis des öffentlichen kryptographischen Schlüssels verschlüsselt ist, unverschlüsselt lesbar gemacht wird. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 geht über den Schutz- bereich des Patents in der am 22. August 2007 erteilten Fassung hinaus (§ 22 Abs. 1, letzter Teilsatz PatG). Die Beschreibung und die Figuren des Patents sind zwar für die Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen, der Schutzbereich eines Patents wird jedoch pri- mär durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt (§ 14 PatG). Der Schutzbe- reich des geänderten Patents wird durch den Inhalt der geänderten Patentansprü- che bestimmt. Für die Bestimmung des Schutzbereichs der geänderten Patentan- sprüche sind die ursprüngliche Offenbarung und die Patentschrift des erteilten Pa- tents nicht maßgebend, vielmehr ist von der vorgelegten neuen Fassung der Pa- tentansprüche auszugehen. Maßgebend für die Bestimmung der jeweiligen Schutzbereiche ist das Verständnis des Fachmanns. Der geänderte Schutzbereich umfasst nunmehr eine konkrete zeitliche Abfolge von Verfahrensschritten, die insbesondere das Schreiben und das Auslesen von Daten im Rahmen eines einzigen Verfahrensablaufs zum Inhalt haben. Dagegen umfasst der Schutzumfang des erteilten Patents lediglich einen Verfahrensablauf, bei dem Daten entweder nur geschrieben oder nur ausgelesen werden, also zwei verschiedene Verfahrensabläufe, nicht jedoch beides kombiniert in einem einzigen Verfahrensablauf mit fester zeitlicher Abfolge. - 14 - So wird insbesondere mit dem Merkmal 2.2 beansprucht, dass ein öffentlicher kryptographischer Schlüssel in mindestens einen Kryptodatenblock des Wireless- Tags geschrieben werden soll, und mit dem Merkmal 2.5, dass das Schreiben ver- schlüsselter Daten in mindestens einen anderen Datenblock des Wireless-Tags erfolgen soll. Diese Verfahrensmaßnahmen des Schreibens werden im Rahmen des geänderten anspruchsgemäßen Verfahrensablaufs verbunden mit Verfahrens- maßnahmen des Auslesens (vgl. Merkmale 2.3 und 2.6). Dieser geänderte Ver- fahrensablauf ist weder wörtlich noch sinngemäß im Schutzumfang des erteilten Patentes eingeschlossen. Vielmehr ist im Rahmen der erteilten Patentansprüche 4 bis 10 nur das "Auslesen" aus dem Wireless-Tag thematisiert; nach dem erteilten Patentanspruch 11 ist ferner vorgesehen, dass in dem beanspruchten Verfahren der erteilten Patentansprüche 4 bis 10 "ein Lesen des Krypto-Wireless-Tags durch ein entsprechendes Schreiben des Krypto-Wireless-Tags ersetzt wird". Damit ist aber nicht das Verfahren des geänderten Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 mit einer Kombination aus Schreiben und Auslesen vom erteilten Schutzbereich des Patentes umfasst. Zwar können die Patentinhaber ihr Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren be- schränken. Sie dürfen aber weder den Schutzbereich des erteilten Patents erwei- tern (§ 22 PatG), noch an die Stelle der ihnen erteilten patentgeschützten Erfin- dung eine andere setzen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 196, Rdn. 21 – Winkelmesseinrichtung). Gerade das würde jedoch geschehen, wenn das Patent nach dem Hilfsantrag 2 aufrechterhal- ten werden würde. Darauf, ob – wie von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetra- gen - sich die beanspruchte Lehre nach Hilfsantrag 2 aus der Beschreibung ergibt, kommt es unter diesen Umständen nicht an. - 15 - Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sind auch die auf diesen rückbezo- genen Patentansprüche 2 bis 6 nicht gewährbar, da ein Patent nur so erteilt wer- den kann, wie es beantragt ist (BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicher- heizgerät mit weiteren Nachweisen). 5. Unter diesen Umständen bedarf die Frage, ob weitere Widerrufsgründe vorlie- gen, keiner Entscheidung. 6. Das Patent war somit zu widerrufen. Die zulässige Beschwerde der Patentinha- ber war zurückzuweisen. Dr. Mayer Kopacek Gottstein Dr. Wollny Pü